(sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 481-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00197 Referencia: Signos L / L y L LEONISA Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3022, recibido el 22 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2008-00197; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CONFECCIONES LEONISA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Ñ 2.1. 2.2. 2.3. Tercero Interesado: LIFTED RESEARCH GROUP, INC. Hechos Relevantes: El 2 de marzo de 2006, LIFTED RESEARCH GROUP INC. (en adelante LIFTED RESEARCH), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta L para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “artículos de vestir, calzado y sombrerería, especialmente camisetas, camisas tejidas, tops casuales de manga larga y corta, bodies, sudaderas, suéteres, chalecos, blazers, vestidos de hombre, chaquetas, abrigos, anoraks, chaquetas largas con capucha, jeans, pantalones, slacks, vestidos de mujer, faldas, shorts, overoles, medias, correas, guantes, mitones, zapatos atléticos, pantuflas, sandalias, botas, zapatos de mujer para vestido, vestidos de baño, piyamas, boxers, ropa interior, ropa interior femenina, panties, camisetas interiores, ropa para ski, artículos de vestir para tabla de nieve, sarongs, gorras para béisbol, sombreros, beanies y bandas para la cabeza” (Expediente administrativo 06 20973).

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 566 de 31 de julio de 2006, y estando dentro del término legal CONFECCIONES LEONISA S.A. (en adelante LEONISA), presentó oposición sobre la base de sus marcas mixtas L (certificado 106484) y L LEONISA (certificado 114024), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestidos, calzados, sombrereria" El 28 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 36670 resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

LEONISA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 16 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 003539 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación. El 11 de mayo de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 13354 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.

LEONISA interpuso demanda de nulidad contra las anteriores resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 18 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3022 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda propuestos por CONFECCIONES LEONISA S.A.: Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gramatical y fonético. Adujo que la letra L con la que se escribe LEONISA puede ir variando con el transcurrir del tiempo, particularmente por la actividad de mercadeo que se desarrolla alrededor del producto.

Expresó que los signos en conflicto podrían generar riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Sostuvo que entre los signos en conflicto no existe confusión. Indicó que el derecho de exclusividad no recae sobre la letra en sí, sino sobre sobre su diseño particular.

Agregó que la marca L solicitada contiene elementos distintivos suficientes. La marca opositora consiste en una letra L en mayúscula cursiva, mientras que la marca solicitada consiste en una letra L en letra manuscrita, y en la parte inferior de la misma hace una curva. 5.1. 5.2. 5.3. 1.1. Argumentos del Tercero Interesado LIFTED RESEARCH GROUP, INC.: Manifiesta que no existe violación del articulo 135 literal b) de la Decisión 486, pues la norma se refiere a una causal absoluta de irregistrabilidad, lo que no se está debatiendo en el caso particular.

Indicó que las marcas en disputa contienen elementos gráficos que las hacen fácilmente diferenciables, lo que permite que el consumidor no caiga en el error o confusión. Expresó, que las letras del alfabeto deben permanecer disponibles y no deben ser objeto de una apropiación particular. Por tanto, la variación sustancial del aspecto gráfico de éstas, permite su coexistencia en el registro y en el mercado.

NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a). No se interpreta el artículo 135 literal b), puesto que el presente caso no tiene que ver con una causal absoluta de irregistrabilidad.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Registrabilidad de marcas compuestas por letras. La importancia de su aspecto gráfico y su poder de oposición. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto L es confundible con las marcas mixtas L y L LEONISA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la 4 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial plasmado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 y Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 5 1.6. 1.7. 1.8. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, la Corte Consultante deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos L (mixto) / L (mixto) y L LEONISA (mixto), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 6 2.1. 2.2. 2.3. teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y, en consecuencia, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo, que a su vez puede ser simple o compuesto, y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de significado. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 7 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007,; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. 8 2.3.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. E Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26- 1P-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. lo 9 G 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 2.4.6.2.Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, la Corte Consultante deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto L/ L y L LEONISA para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Las letras.

Su registro como marca y su poder de oposición Como la SUPERINTETNENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO sostuvo que el derecho de exclusividad no recae sobre la letra en sí, sino sobre su diseño particular, y como quiera que LIFTED RESEARCH indicó que las letras del alfabeto no deben ser objeto de apropiación, se abordará el tema propuesto, haciendo especial énfasis en el poder de oposición de los signos conformados por letras, siguiendo, para tal efecto, los precedentes jurisprudenciales pertinentes.5 El artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de marcas conformadas por una o más letras, siempre y cuando se cumpla con el requisito de distintividadS, No obstante lo anterior, las oficinas de registro deben ser muy cautelosas a la hora de analizar la distintividad de signos conformados por una o más letras, ya que se pueden presentar diversas situaciones que afectan dicho requisito, a saber: Interpretación Prejudicial de 27 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 64-IP-2015, “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (..) d) las letras y los números; (y 10 3.4. 3.5. 3.6. 3.3.1. Letras de uso común, genéricas, o descriptivas: Las letras, además de ser recursos escasos en virtud de su reducido número, suelen ser utilizadas cómo parámetros indicativos e informativos comúnmente utilizados en el tráfico social y comercial.

Como ejemplos tenemos la letra “A”, que podría significar primera calidad; la letra “H” en el rubro del calzado indica la anchura los zapatos; y la letra "W” que el mundo de la ropa significa el ancho de la cintura. En consecuencia, se deberá evaluar si la letra es un signo de uso común, genérico o descriptivo para los productos o servicios que pretende amparar. 3.3.2.

Combinación de letras de uso común, genéricas o descriptivas. Las uniones de dos o más letras también podrian utilizarse como elementos comúnmente utilizados en ciertos rubros, o ser indicativo o informativos de productos o servicios. Como ejemplo tenemos: XL para designar la talla de la ropa más grande; SOS para servicios de emergencias médicas, de recate o policiales;

ABC para designar agendas o directorios; y AAA para indicar la calidad de las baterias, entre otros. Ahora bien, en principio nada impide que un signo compuesto por letras, acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo grafía especial, sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea de tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor.

Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio, como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo. Finalmente, el titular de una marca compuesta por letras tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta su signo. Por ejemplo, si el signo adquirió distintividad tendría menor poder de oposición que otro distintivo ab initio.

Si las letras tienen una connotación descriptiva, genérica o de uso común, y se permitió su registro por encontrarse acompañadas de otros elementos que le otorgaron distintividad al conjunto, también tendría menor poder de oposición. Por otro lado, las letras que son marcas notorias tendrán un mayor poder de oposición, lo que influiría decisivamente en el análisis de confundibilidad.

De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante deberá establecer el grado de distintintividad del signo opositor, para posteriormente determinar el riesgo de confusión o asociación en el presente caso. 11 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00197, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 ¡del Estatúto del Tribunal. 10 ln Cecilia Luisá Ayllóf Quinteros MAGISTRADA GISTRADA a. Herná ATA rano ISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario (e). ) li/ Herná ero Zambrano Julio Lésar Navarro RESIDENTE SECRETARIO (e) A £ Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12