TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 493-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00206 Referencia: Marca involucrada TRIDIMENSIONAL Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS: El Oficio 3152, recibido el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00206; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno. Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). República de Colombia. 1 R sp Tercero interesado: FERRERO S.p.A. Hechos relevantes. 2.1. El 10 de julio de 2008, Ferrero S.p.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 301 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.

A A A LO Eo 2.2. El 30 de septiembre de 2008, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 596. 2.3. Colombina S.A. presentó oposición con fundamento en los literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486, por considerar que el signo solicitado no es distintivo debido a que no posee la capacidad de identificar productos comprendidos en la Clase 30, ni permite asociarlos a un origen empresarial determinado, y porque el signo consiste en una forma usual de los productos que se pretenden amparar mediante el registro de la marca TRIDIMENSIONAL. 2.4.

El 30 de abril de 2009, mediante Resolución 22324, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada y denegar el registro de la marca solicitada. 2.5. Ferrero S.p.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 22324. 1 2 Pasteleria y confiteria; chocolate y productos de chocolate, helados.

La referida solicitud fue tramitada mediante expediente administrativo 08-071116. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. El 19 de junio de 2009, mediante Resolución 30084, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 22324. El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 60939, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 22324, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada.

El 9 de abril de 2010, Colombina S.A. interpuso acción de nulidad en contra de la Resolución 60939. El 23 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. La Resolución 60939 viola lo establecido en el literal b) del Artículo 135, pues de haberse aplicado, no se habría concedido el registro de una marca que a todas luces constituye la monopolización de una forma corriente de presentación de un tipo de producto. Por lo tanto, con el registro, Ferrero S.p.A. estará facultada para impedir a todos los productores de chocolates el presentar productos con forma redonda dispuestos en sus bases de papel individuales aunque ya lo vengan realizando desde hace tiempo.

En consecuencia, no puede permitirse el registro de marcas como la que se cuestiona en el presente caso, en tanto que nada justifica que su titular, de un momento a otro, quede en capacidad de prohibir a los demás el uso de empaques tradicionales, solamente porque ha adquirido un derecho exclusivo que priva a terceros competidores de la posibilidad de continuar empacando sus productos en la forma que lo venian haciendo.

La Resolución 60939, por la cual se concede el registro de la marca TRIDIMENSIONAL a favor de Ferrero S.p.A. viola lo dispuesto por el Artículo 135 literal c) de la Decisión 486 ya que es evidente que dicha marca consiste en la forma usual de los productos a ser identificados en el mercado con dicho signo distintivo y, consecuentemente, no puede ser registrada a favor de ningún particular.

Si uno se limita objetivamente a lo que se puede apreciar en la forma solicitada, se encuentra claramente que ésta consiste simplemente en el dibujo de varios chocolates redondos encima de las bases de papel o 3 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. canastilla, las cuales usualmente se ponen dentro de las cajas en las que se envían al mercado.

Ciertamente, "los bordes en doble línea de color dorado, de especio medial blanco contenido dentro de una figura que evoca una canastilla" no supone realmente una característica que pueda predicarse de la marca solicitada. Por lo tanto, esta frase no pasa de ser el esfuerzo literario realizado por la SIC para justificar el carácter distintivo del signo solicitado y poder asi terminar concediendo su registro sobre la base de dicho fundamento.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda señalando que: Es necesario destacar que, en el mercado es común encontrar productos tales como dulces o caramelos con formas parecidas, las mismas no son únicas ni indispensables para éstos, pues existen igualmente otras formas que generalmente son usadas para el diseño y publicidad de este tipo de alimentos.

Luego, esta forma no acarrea necesariamente un monopolio de una forma común y, por lo mismo, puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores. En consecuencia, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, la marca TRIDIMENSIONAL no genera confusión o riesgo de asociación, pues de acuerdo con los argumentos expuestos, les otorga la diferencia visual que permite su coexistencia. Por lo tanto, no presentan semejanza que pueda causar riesgo de confusión o de asociación al consumidor para elegirlas en el mercado.

De igual manera, el hecho de que a Ferrero S.p.A. se le confiera la protección del signo figurativo correspondiente a la forma descrita, ello no le otorga derechos para oponerse sobre signos figurativos, tridimensionales, que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerados de manera aislada.

Ferrero S.p.A. presentó contestación a la demanda como tercero interesado en los siguientes términos: La actora no acompañó prueba alguna que sustente su afirmación de que la marca admitida a registro es una forma usual. No es cierto que exista en el mercado otra marca idéntica o similarmente confundible, tal como se demostró en el trámite administrativo. 4.2.3.

En caso de que hayan existido marcas similarmente confundibles con la registrada, Ferrero S.p.A. ya ha iniciado las correspondientes acciones legales. 4.2.4. La marca TRIDIMENSIONAL solicitada es tan peculiar que individualiza el producto de forma tal que puede ser identificado, distinguido y reconocido por el consumidor al hallarse frente a marcas y productos equivalente ofrecidos por terceros en el mismo sector y además logra que el consumidor identifique la procedencia empresarial del producto. 4.2.5.

El altísimo grado de distintividad de la marca registrada fue demostrado con el estudio de mercado realizado por YanHaas, el cual reveló que cuando el consumidor se encuentra frente a la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, identifica y distingue los productos ofrecidos de otros productos comercializados por terceros en el mismo sector, identifica y distingue la marca de otras presentes en el mercado y distingue un origen empresarial particular tras la marca TRIDIMENSIONAL solicitada. 4.2.6.

La distintividad de la marca TRIDIMENSIONAL registrada se demostró también con los registros de marcas concedidos por importantes Oficinas en países muy relevantes de la economía global bajo el Registro internacional 783985 expedido por la OMPI, cuyo certificado original auténtico fue traducido oficialmente al español y legalizado por apostilla.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 3 Artículo 134.- A efectos de esle régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, eliquelas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; 5 Y 1.1. 1.2. 1.3, 1.4.

1.5. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registrabilidad de marcas tridimensionales. La falta de distintividad en relación con las causales de irregistrabilidad absoluta. Irregistrabilidad de formas de uso común. Irregistrabilidad de formas necesarias. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Registrabilidad de marcas tridimensionales.

La falta de distintividad en relación con las causales de irregistrabilidad absoluta. Irregistrabilidad de formas de uso común. Irregistrabilidad de formas necesarias. Registrabilidad de marcas tridimensionales Ferrero S.p.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al cual Colombina S.A. presentó oposición con fundamento en los literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará sobre la registrabilidad de los signos tridimensionales.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos. Este Tribunal define a la marca tridimensional como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas.

Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto.

Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. (.J5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Dentro del proceso internm se deberá verificar que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, puede ser registrada como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.

La falta de distintividad en relación con las causales de irregistrabilidad absoluta 1.10. Colombina S.A. presentó oposición con fundamento en los literales b) y 1.11. c) del Artículo 135 de la Decisión 486, por considerar que el signo solicitado no es distintivo debido a que no posee la capacidad de identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En razón de lo antes expuesto, se analizará la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. X 1.12. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.13.El literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.14.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrinseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

La distintividad a la que hace referencia el literal d) del Artículo 135 es precisamente a la intrínseca, por la cual para que un signo sea registrable como marca, debe necesariamente diferenciarse de otros en el mercado. 1.15.En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo TRIDIMENSIONAL cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) de la referida Decisión. Irregistrabilidad de formas de uso común. Irregistrabilidad de formas necesarias. 1.16.Afirma Colombina S.A. que la solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL, viola lo dispuesto por el Artículo 135 literal c) de la Decisión 486 ya que es evidente que dicha marca consiste en la forma usual de los productos a ser identificados en el mercado con dicho signo distintivo y, consecuentemente, no puede ser registrada a favor de ningún particular. 1.17.

El Artículo 135 literal c) de la Decisión 486, prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 4 Revisar Proceso 24-1P-2013, 1.18.Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada*. 1.19. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.

Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto?. 1.20. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden 1.21. de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa”.

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y caracteristica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual*. 1.22.Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le 5 Revisar Proceso 120-1P-2013. Revisar Proceso 85-1P-2015. 7 Revisar Proceso 91-1P-2015, 8 Revisar Proceso 165-1P-2014 otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios?. 1.23.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas?', 1.24.Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados*!. 1.25.Por lo antes referido, se deberá analizar si en efecto la marca TRIDIMENSIONAL es una forma necesaria para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, o si en su defecto es un signo apto para registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00206, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estátuto del Tribunal. Cecilia Luísa Aytión Quinteros MAGISTRADA 9 Revisar Proceso 132-1P-2012. 10 Revisar Proceso 65-IP-2012. 31 Ibídem. 10 Ji > > Hernán/Zómero- (9) ISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. e Julio (Cesar Navarro SECRETARIO (E) Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11