TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 569-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2012-00154 Referencia: Marcas UNOMEDICAL y UM UNION MEDICAL Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3511, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2012-00154.
El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: UNIÓN MEDICAL S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: UNOMEDICAL A/S 2. Hechos relevantes 2.1. El 28 de abril de 2010, Unomedical A/S solicitó el registro de la marca UNOMEDICAL (mixta) para distinguir productos? comprendidos en la clase 10 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Intemacional de Niza)?. ' <>, 0,9 Unomedical 2.2.
Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, Unión Medical S.A. formuló oposición en virtud de la titularidad de las marcas UM UNIÓN MEDICAL (mixtas), previamente registradas para distinguir productos comprendidos en las clases 103 y 25% de la Clasificación Internacional de Niza. 1 “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, especialmente, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos; dispositivos de autotransfusión, principalmente equipos de autotransfusión para el manejo y el monitoreo de líquidos; dispositivos médicos de drenaje, principalmente, de drenaje para el cuidado de la herida y los dispositivos de drenaje para drenar líquidos de las cavidades del cuerpo; cánulas, principalmente, trocares, cánulas para el oxígeno, cánulas para cirugía oftalmológica; receptáculos para la colección de excremento humano, principalmente, bolsas para piemas, bolsas para la cama, bolsas para la orina, tubos duodenales, tubos para el estómago, tubos endotraqueales y traqueales, tubos de oxígeno, electrodos ECG y electrodos para propósitos médicos, dispositivos para el lavado de cavidades corporales, principalmente cepillos para la limpieza de las cavidades corporales; guantes para propósito médicos; inhaladores, siendo dispositivos inhaladores para terapias de oxigeno y aerosol; catéteres, principalmente catéteres para la uretra, catéteres para el oxigeno, tubos de alimentación, catéteres Foley, catéteres percutáneos, catéteres PVC, catéteres para el recto, catéteres de succión * 2 Expediente administrativo 10-50241. 3 Aparatos acústicos para personas sordas, agujas de uso médico, almohadas de aire, colchones de aire para uso médico, aparatos terapéuticos, aparatos de análisis para uso médico, aparatos de anestesia, bacinillas higiénicas, biberones, aparatos ortopédicos, camas construidas especialmente para cui- dados médicos, aparatos médicos para ejercicios corporales, cuchillería quirúrgica, aparatos e instrumentos dentales, electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, esteloscopios, férulas, incubadoras, láser para uso médico, aparatos para limpiar las cavidades del cuerpo, maletines especiales para instrumentos médicos, mesas de operación, aparatos de radiología, aparatos e instrumentos para la producción de rayos x, recipientes para la aplicación de medicamentos, aparatos para respiración artificial, sondas. 1 Vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, camisas, pan talones, faldas, chaquetas, guantes, lencería interior, impermeables, medias, para uso hospitalario, clínico e industrial; calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos, para uso hospitalario, clínico e industrial. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2níe 2.8. 2.9. 3.1.
Dentro del plazo concedido para tal efecto, Unomedical A/S dio respuesta a la oposición, argumentando la distintividad de las marcas confrontadas por tratarse de una expresión y gráfica previamente registradas, que han coexistido pacíficamente con las marcas opositoras. El 22 de diciembre de 2010, mediante Resolución 71325, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la demanda de oposición y concedió el registro solicitado.
Unión Medical S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 71325. El 15 de marzo de 2011, mediante Resolución 13144, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 71325. El 28 de julio de 2011, mediante Resolución 40597, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 71325.
Unión Medical S.A. interpuso demanda de nulidad en contra las Resoluciones 71325, 13144 y 40597, demanda que fue admitida a trámite el 13 de junio de 2013. El 19 de enero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda Unión Medical S.A. presentó demanda en la que expuso los siguientes argumentos: La marca solicitada para registro UNOMEDICAL (mixta) y concedida indebidamente por la SIC, para distinguir productos en la clase 10, es susceptible de producir confusión con la marca UM UNIÓN MEDICAL (mixta), previamente registrada a favor de Unión Medical S.A., para identificar productos idénticos en la clase 10.
NGÍ 3.2. 3.3. 3.4. Al corresponder la marca UM UNIÓN MEDICAL (mixta) a una marca evocativa y registrable cuya protección se debe extender a sus aspectos intrínsecos y extrínsecos, estaba la SIC en la obligación de denegar la marca UNOMEDICAL (mixta). Al no hacerlo, desconoció los derechos previamente adquiridos por Unión Medical S.A. y, por lo tanto, la marca registrada a favor de Unomedical A/S se encuentra incursa en causal de nulidad.
Resulta evidente la relación de conexión entre los productos en la clase 10 y la actividad de comercio realizada por Unión Medical S.A. En consecuencia, la marca UNOMEDICAL (mixta) se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto es prácticamente idéntica al nombre comercial UNIÓN MEDICAL y su uso en el comercio para identificar productos en la clase 10 causa necesaria confusión con los servicios prestados bajo el nombre comercial UNIÓN MEDICAL.
Unión Medical S.A., por una parte, ha hecho uso del nombre comercial UNIÓN MEDICAL desde el año 2003. Por otra parte, ha venido comercializando sus productos a través de establecimientos de comercio identificados con la enseña comercial UNIÓN MEDICAL y, hasta el momento, tal uso no ha cesado en el tiempo. En virtud de lo anterior, se le debe otorgar la protección en los términos previstos en la Decisión 486.
Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo que: a) El signo solicitado a registro es una marca de fantasía, debido a que identifica el producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, y no tiene significado conocido, recordando que las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección. b) Se observa que las diferencias gráficas y visuales entre las marcas son evidentes y a la vista del consumidor es fácil determinar que la marca solicitada es una marca única, que debido a su relación exclusiva con el producto que se comercializa no puede generar confusión. c) Si bien los signos comparten la misma expresión MEDICAL, tal como se señaló en el acto recurrido, la confundibilidad de los mismos no podría recaer sobre éste ya que la misma es de uso necesario frente a los productos o servicios relacionados con el sector de la salud, no siendo susceptible de apropiación alguna en exclusiva por parte de un empresario.
Por tal razón, se debe 4 4.2. d) prescindir del mismo al momento del estudio dado que no puede ser la razón fundamental para denegar la marca (foja 75). Aclarando lo anterior, se tiene que respecto de los elementos que forman parte de los signos, esto es, UNO y UNIÓN, la SIC encontró que no existe riesgo de confusión en el campo fonético, ortográfico y conceptual, dado que cada uno emite ideas diferentes.
En el caso del signo solicitado UNO MEDICAL (mixto), “uno” indica que algo no está dividido en si mismo y, por el contrario, las marcas registradas, hacen referencia a “unión”, la acción o efecto de unirse. Teniendo en cuenta entonces que los signos cotejados contienen una expresión de uso común, resultan débiles frente a los demás que la incluyan, aunque sus titulares podrán exigir que estos presenten desinencias u otros componentes que sirvan para diferenciarlo claramente de sus marcas (fojas 76).
En el campo visual, se evidencia que los signos difieren ya que el signo solicitado utiliza una figura característica evocando un hombre con los brazos abiertos y en el caso de las marcas previamente registradas predominan dentro del conjunto de la marca las letras “UM" en gran tamaño, permitiendo diferenciar los signos en el mercado sin caer en riesgo de confusión alguno, ya que resultan de mayor entidad sus diferencias que sus semejanzas.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado en el proceso interno. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 146 de la citada normativa por no considerarse pertinentes para la resolución del caso concreto.
Procede la interpretación del Artículo 136 de la misma Decisión únicamente respecto de los literales a), b) y d)'. Decisión 486 de la Cornisión de la Comunidad Andina. — "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 NOAA De oficio, se interpretarán los Artículos 190 y 191 de la citada Decisión', por cuanto el demandante, Unión Medical S.A., manifiesta haber usado la denominación UNIÓN MEDICAL como nombre comercial desde el año 2003, respecto del cual la marca solicitada UNOMEDICAL (mixta) resulta —según aduce- prácticamente idéntica, encontrándose incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. El nombre comercial. La enseña comercial. Comparación entre signos mixtos. Palabras descriptivas o de uso común en la clase 10 (MEDICAL). La coexistencia de hecho.
Conexión competitiva entre productos en la clase 10 y
25. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. TA b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; a) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
( )J". Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — "Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” 1.1. 1.2. 1.3.
Se abordará el tema en virtud a que en el proceso intemo se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca UNOMEDICAL (mixta), solicitada por Unomedical A/S, y la marca UM UNIÓN MEDICAL (mixta), registrada a favor de Unión Medical S.A., sobre la base de la cual se presentó tanto la oposición al registro como la demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho contra las resoluciones administrativas expedidas por la SIC.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 7 1.4. 1.5. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados3. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?, d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?!.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y del Proceso 519-1P-2015, p. 6. Ibid. Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. tbld. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, Pp. 8 1.6. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Alrealizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria??.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles?*. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz?5, 14 15 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12;
Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00, Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI - Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?$, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir”, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables*8. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El nombre comercial.
En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud de que Unión Medical S.A. manifiesta haber usado la denominación UNIÓN MEDICAL como nombre comercial desde el año 2003, respecto del cual la marca solicitada UNOMEDICAL (mixta) resulta —-según aduce— prácticamente idéntica, encontrándose incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 4861*, Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2013: 16 17 19 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015.
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. El objeto social de Unión Medical S.A. es el siguiente: “Fabricación, comercialización y transformación de vestuario e implementos textiles para uso hospitalario clínico e industrial, y productos asépticos y afines” (Fojas 53-54). 10 "El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: e Elobjetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.?0. Sí bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ).. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales..
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.” Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.
Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo Xl de la Decisión 486. 11 2.5. b) d) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su -prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”?! Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del 21 Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581, de 12 de julio de 2000. 12 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.11. nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Protección en relación con signos idénticos y similares El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar 22 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-1P-2014. 13 riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 2.12.
Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. 2.13.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para ! así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus ( características son capaces de generar confusión entre los: consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 2.14. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones:?* a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero).
El nombre comercial no debe ser confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para Mm una oposición. b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i¡.e., que no atente contra el derecho de terceros). 2.15.
Finalmente, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial:24 E En ese sentido, ta interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-IP-99; citada en el Proceso 36-1P-99 de 8 de octubre de 1999, pp. 13-14. IN DS 14 E O a) Personal.- La utilización y el ejercicio de la actividad que se identifica debe realizarse por parte de su propietario; b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esfera privada; c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y, d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio por inventarios). 2.16.En el presente caso, a efectos de poder determinar la pertinencia de 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, integrar al cotejo entre signos el nombre comercial cuyo uso previo se alega, se debe verificar si el nombre comercial opositor UNIÓN MEDICAL, de titularidad de Unión Medical S.A., ha sido efectivamente Usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro, para asi verificar la existencia de un derecho anterior a la solicitud de registro de la marca UNOMEDICAL (mixta), a efectos de tomarlo en cuenta en el posterior cotejo entre los signos involucrados.
La enseña comercial. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud de que Unión Medical S.A. aduce que comercializa sus productos a través de establecimientos de comercio identificados con la enseña comercial UNIÓN MEDICAL desde el 2003 y, hasta el momento, tal uso no ha cesado en el tiempo.
Si bien la Decisión 486 no provee ningún concepto sobre la enseña comercial, el Tribunal ha desarrollado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial. De esta manera, sobre la base de lo desarrollado previamente por la doctrina ha manifestado que: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantif'25.
El anterior concepto de enseña comercial se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que este se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad 25 PACHÓN MUÑOZ, Manuel.
“Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, p. 127. 15 comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que “/a intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.
El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 190", 3.5. Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, es preciso destacar la remisión realizada a través del Artículo 200 de la Decisión 486, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, estableciendo que la misma se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. 3.6.
En el caso concreto, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos la enseña comercial cuyo uso previo alega Unión Medical S.A., se debe verificar si la enseña comercial opositora UNIÓN MEDICAL, ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro. 4. Comparación entre signos mixtos. 4.1.
El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca UNOMEDICAL (mixta), concedida a favor de Unomedical A/S, como los signos opositores UM UNIÓN MEDICAL (mixto) y UNIÓN MEDICAL (mixtos), de titularidad de Unión Medical S.A., son mixtos. 4.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 4.3.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?”; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
E Así, interpretación prejudiciat expedida dentro del Proceso 96-IP-2009 de 12 de noviembre de 2009, p. 17. E Véase, a título referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 16 ( 4.3.2. 4.3.3. 4.4. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:?8 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?2 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el 28 29 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso t- IP-2005 de 9 de marzo de 20085, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 17 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca UNOMEDICAL (mixta), solicitada por Unomedical A/S, y los signos UM UNIÓN MEDICAL (mixto) y UNIÓN MEDICAL (mixtos), de titularidad de Unión Medical S.A. Palabras descriptivas y de uso común en la clase 10 (MEDICAL).
En el escrito mediante el cual contestó a la demanda, la SIC afirma que, si bien los signos comparten la misma expresión MEDICAL, la confundibilidad de los mismos no podría recaer sobre dicha palabra, por cuanto la misma es de uso necesario frente a los productos o servicios relacionados con el sector de la salud, no siendo susceptible de apropiación alguna en exclusiva por parte de un empresario, por lo que se debe prescindir de la misma en el respectivo cotejo entre los signos involucrados, ya que no puede ser la razón fundamental para denegar la marca (folio 75).
Adicionalmente, aduce lo siguiente: “Teniendo en cuenta entonces que los signos cotejados contienen una expresión de uso común, resultan débiles frente a los demás que la incluyan, aunque sus titulares podrán exigir que estos presenten desinencias u otros componentes que sirvan para diferenciarlo claramente de sus marcas” (fojas 76). Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto precedentemente.
Los literales e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disponen lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Como se desprende de las citadas disposiciones, no son registrables los signos conformados por locuciones descriptivas ni de uso común. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o de uso común, tienen la posibilidad de ser registrados, siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo, El titular de un signo con tales características no puede impedir la utilización del elemento 18 ds NA 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. descriptivo o de uso común por parte de terceros y, por lo tanto, su marca será considerada débil.
El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, caracteristicas u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la citada prohibición, no podrá ser registrado.
El fundamento de las prohibiciones analizadas reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común, por cuanto el registro de un signo que contenga tales elementos conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras descriptivas o de uso común que pertenecen al dominio público puedan ser apropiadas por un único titular de marca, porque al ser vocablos descriptivos o usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Tal impedimento constituiría un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de un solo competidor. En consecuencia, al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las palabras descriptivas o de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad deberá buscarse en la combinación con el elemento o elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación en conjunto del signo. Adicionalmente, es preciso tomar en consideración que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro”?!. 5.10.Es oportuno recordar que, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. 3 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 110-1P-2015 de 25 de septiembre de 2015, p. 8.
BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Gulllermo, “Derecho de Marcas”, Tomo !l, Madrid, 1984, pp. 78-79. 19 5.11. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter descriptivo o de uso común, o si evoca de manera próxima una cualidad del producto o servicio que se distingue, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”?.
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente"". 5.12. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos intrinsecamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Lo anterior, comportará la debilidad de la marca que contiene la palabra de uso común en virtud de su fuerza limitada de oposición, por cuanto tales palabras deben ser excluidas del cotejo de marcas”, 5.13.En el caso concreto, corresponde determinar si la denominación MEDICAL de los signos en conflicto comporta propiamente un elemento descriptivo o de uso común para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo, teniendo en cuenta que ciertos prefijos tienen un nexo directo y concreto con los productos de uso médico y con los servicios provistos en el sector médico o relacionados con este sector, dado que hacen referencia al campo de la medicina o la salud, por cuanto constituye la raíz esencial de numerosos términos ligados al 32 33 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 99-iP-2004 de 22 de septiembre de 2004, p. 10; citada en el Proceso 30-1P-2013, p. 7.
OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191-192; citado en el Proceso 99-1P-2004, p. 10. A este respecto, Jorge Otamendi señala que: “El fitular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. "Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. 20 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. dominio médico?5, Posteriormente, se deberá verificar que se realizó el cotejo excluyendo las respectivas palabras descriptivas o de uso común. La coexistencia de hecho. Como Unomedical A/S alega la coexistencia de hecho entre los signos en conflicto (fojas 11), se abordará el tema propuesto, siguiendo la linea jurisprudencial que el Tribunal ha plasmado al respecto36, El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellas.
Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos, Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.
Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. La coexistencia pacífica de los signos por varios años aporta evidencia, desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado), de que por parte de los consumidores no hubo riesgo de confusión entre los signos. En ese sentido, si bien la coexistencia pacífica de los signos no es determinante para proceder con el registro de un signo, sí es un elemento de juicio importante que debe ser valorado por la autoridad nacional competente al momento de analizar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión. Conexión competitiva entre productos en las clases 10 y 25. 35 Véase, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta) de 12 de jullo de 2012, medi GmbH €.
Co. KG c/ OAMI, asunto T-470/09, en relación a la descriptividad del prefijo MEDI, apartados 23-26 y 34. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida el 12 de marzo de 2003 dentro del Proceso 15-IP-2013, y la emitida el 29 de septiembre de 2010 dentro del Proceso 97-IP-2040. 21 Ja 6 7.1. 7.2. Unión Medical S.A. solicitó el registro del signo UNOMEDICAL (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 10% de la Clasificación Internacional de Niza.
Por su parte, los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen productos contenidos en las clases 10% y 25% de la Clasificación Internacional de Niza. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486%, 37 39 40 "Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, especialmente, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos; dispositivos de autotransfusión, principalmente equipos de autotransfusión para el manejo y el monitoreo de líquidos; dispositivos médicos de drenaje, principalmente, de drenaje para el cuidado de la herida y los dispositivos de drenaje para drenar líquidos de las cavidades del cuerpo; cánulas, principalmente, trocares, cánulas para el oxígeno, cánulas para cirugía oftalmológica; receptáculos para la colección de excremento humano, principalmente, bolsas para piernas, bolsas para la cama, bolsas para la orina, tubos duodenales, tubos para el estómago, tubos endotraqueales y traqueales, tubos de oxigeno, electrodos ECG y electrodos para propósitos médicos, dispositivos para el lavado de cavidades corporales, principalmente cepillos para la limpieza de las cavidades corporales; guantes para propósito médicos; inhaladores, siendo dispositivos inhaladores para terapias de oxigeno y aerosol; catéteres, principalmente catéteres para la uretra, catéteres para el oxígeno, tubos de alimentación, catéteres Foley, catéteres percutáneos, catéteres PVC, catéteres para el recto, catéteres de succión ” Aparatos acústicos para personas sordas, agujas de uso médico, almohadas de aire, colchones de aire para uso médico, aparatos terapéuticos, aparatos de análisis para uso médico, aparatos de anestesia, bacinillas higiénicas, biberones, aparatos ortopédicos, camas construldas especialmente para cui- dados médicos, aparatos médicos para ejercicios corporales, cuchilleria quirúrgica, aparatos e instrumentos dentales, electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, estetoscopios, férulas, incubadoras, láser para uso médico, aparatos para limpiar las cavidades del cuerpo, maletines especiales para instrumentos médicos, mesas de operación, aparatos de radiología, aparatos e instrumentos para la producción de rayos x, recipientes para la aplicación de medicamentos, aparatos para respiración artificial, sondas.
Vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, camisas, pan talones, faldas, chaquetas, guantes, lencería interior, impermeables, medias, para uso hospitalario, clínico e industrial; calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos, para uso hospitalario, clínico e Industrial. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado por fuera del texto). 22 [| 7.3. 7.4, Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes%*!, Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se deben tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, los cuales no bastarán por sí mismos —sin la concurrencia de otros indicios— para la determinación de la similitud entre productos o servicios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza*?.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante a efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, de distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines%, la tecnología empleada, la finalidad o función**, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios%, 4 42 43 45 En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-1P-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21.
El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en tas solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; y del Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12- 13.
Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo “know-how” de fabricación y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (Institut Féderal de la Propriété Intellectuelle), *“Directives en matiére des marques”, Bema, 2014, p. 178.
Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse c/ OAMI - Hubert Ampferl - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: “un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la 23 Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios%, Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, en principio, no existirá conexión competitiva*?. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de conexión competitiva?. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios%.
En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro*0, Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los 47 48 49 utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos” (Subrayado por fuera del texto).
En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cif. Al respecto, cabe recordar que el riesgo de confusión debe ser siempre apreciado en función al público consumidor pertinente. En otras palabras, de encontrarse los respectivos productos o servicios dirigidos a diferentes sectores o consumidores, no habrá lugar, en principio, a riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, de conformidad con el Principio de Especialidad.
Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados mo son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado.
Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-1P-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 24 productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otroó. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
Si bien el análisis de la configuración del indicio o factor relativo a la complementariedad entre productos o servicios, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.), a diferencia de otros criterios de conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí misma, la existencia de conexión competitiva entre estos*?.
En ese sentido, cuando los productos o servicios accesorios son generalmente ofrecidos por el mismo fabricante del producto principal, ello comportará un indicio de similitud o conexión 51 52 En lo que concieme a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en lérminos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el preclo de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Al respecto, cabe citar, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: “22 Enla medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especificamente en ese contexto ño podían desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por sí mismo, la existencia de dicha similitud.” (Subrayado por fuera del texto). 25 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. competitiva entre tales productos o servicios.
En otras palabras, un producto o servicio que sea el complemento útil de una oferta principal constituirá un indicio a favor de la conexión competitivaS3, Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto%%, En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente.
Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente*S, En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios'8, Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva5”. En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir la marca solicitado UNOMEDICAL (mixta) y 57 Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.
Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. tbid., p. 179. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P- 2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ibid. 26 a los productos de las clases 10 y 25 de la referida Clasificación que distinguen las marcas opositoras. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00154, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A | yapa: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hemán/Rómero brano Hugo R Al RADO iro Gómez Apa GISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente inte ión prejudicial el Presidente y el Secretario. 4 S Hernán ro Zamb us a O RES E SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27