TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 571-A1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consulitante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00386 Referencia: Marca AVAL (mixta) y familia de marcas AVAL Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS El Oficio 3503, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial los Artículos 128, 135, 136 literal h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2010-00386.
El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 2.1. 2.2. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: INTRADEVCO INDUSTRIAS S.A. Hechos relevantes El 21 de febrero de 2003, intradevco Industrias S.A. solicitó! el registro de la marca AVAL (mixta) para distinguir “desodorantes de uso personal” en la clase 3? de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).
Ar Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro, Grupo Aval Acciones y Valores S.A. presentó oposición con fundamento en la similitud con la familia de marcas AVAL, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35%, 36% y 38% de la Clasificación Expediente administrativo 03-014880. Desodorantes para uso personal. Servicios de exportaciones e Importaciones; serviclos de información, organización, dirección y asistencia de negocios; servicios de gestión de negocios; servicios de asesorías y asistencia en material comercial e industrial; servicios de ayuda, asesoría y asistencia en la explotación y/o la dirección de empresas industriales o comerciales; estudios de mercados y de negocios, verificaciones de cuentas, elaboración de declaraciones fiscales, información, informes, peritaje, investigaciones y servicios de asesoría para la organización dirección y gestión de negocios; y todos los demás servicios relacionados con la administración comercial y gestión de negocios comerciales.
Servicios financieros, análisis y transacciones financieras, estimaciones, consulta en materia financiera, información y negocios financieros; corretaje y cotización en bolsa, emisión de bonos de valores, constitución e inversión de capitales y de fondos; servicios de financiamiento y fiduciarios; servicios de estimaciones y peritajes fiscales; servicios monetarios, de créditos, de administración de dinero y de ahorro; servicios de arrendamiento de créditos, negocios, negocios y consulta bancarias, operaciones de cambio, de compensación, operaciones monetarias, administración de fortunas, de depósitos de valores, de cobro de deuda, de colocación de fondos; servicios de factoring, servicios de transferencias electrónicas de fondos, cajas de pensión; servicios de consulta e información en materia de seguros, de constitución de fianzas, garantías, servicios de corretaje en materia de seguros, servicios de seguros marítimos, de enfermedad, de vida, de incendio y todos los demás servicios relacionados con los negocios financieros, monetarios y de seguros.
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Internacional de Niza, así como en la notoriedad de las marcas GRUPO AVAL, fundamentando su oposición en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás concordantes, por cuanto considera que el signo solicitado es similar desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético a las marcas que a continuación se detallan: Marca Clase Gráfica Certificado GRUPO AVAL | 35 211935 (mixta) z AVAL GRUPO AVAL 35 Denominativa 220449 GRUPO AVAL | 36 I 211932 (mixta) 072 aRULO L GRUPO AVAL 35 Denominativa 220502 AVALNET 35 Denominativa 315226 AVALNET 36 Denominativa 262662 AVALNET 38 Denominativa 264745 AVALMAS 36 221517 Reo Rao PAN AA MAS Adi ALIANZA AVAL 35 Denominativa 11836 ALIANZA AVAL 35 Denominativa 213266 ALIANZA AVAL 35 p 211933 i Alanza 74 AVAL.
CERTIAVAL 36 256326 ose CERTIAVA ha Del El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 50812, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SiC) declaró infundada la oposición y otorgó el registro de la marca AVAL (mixta), al no encontrar “un punto de conexión que permita estimar que, a pesar de que se demostrase la notoriedad de las marcas opositoras, al encontrar en el mercado desodorantes para uso personal denominados AVAL, el consumidor pueda asociarlos a compensación, operaciones monetarias, administración de fortunas, de depósitos de valores, de cobro de deuda, de colocación de fondos; servicios de factoring, servicios de transferencia eléctrica de fondos, cajas de pensión; servicios en consulta e información en materia de seguros, de constitución de fianzas, garantias, servicios de corretaje en materia de seguros, servicios de seguros marítimos, de enfermedad, de vida, de incendio y todos los demás servicios en cuanto a negocios financieros se refiere, monetarios y de seguros. 3 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. servicios monetarios y financieros AVAL, o con el empresario que los produce, pues se trata de productos en extremo disímiles” (Fj. 16).
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 50812. El 27 de noviembre de 2009, mediante Resolución 60784, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 50812. El 26 de marzo de 2010, mediante Resolución 17985, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión impugnada.
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. interpuso acción de nulidad relativa en contra las resoluciones 50812, 60784 y 17985, la cual fue admitida a trámite el 28 de febrero de 2011. El 20 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que emita la interpretación prejudicial de los Artículos 128, 135, 136 literal h) y 154 de la Decisión 486.
Argumentos de la acción de nulidad Grupo Aval Acciones y Valores S.A. interpuso acción de nulidad relativa bajo los siguientes argumentos: Si bien la SIC reconoció que el signo solicitado AVAL (mixto) es similar a las marcas notorias GRUPO AVAL, consideró que la solicitud presentada, no incurre en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal h) de la Decisión 486, al amparar desodorantes, los cuales no tienen ningún tipo de relación con servicios financieros.
La autoridad no aplicó de manera correcta la norma comunitaria, toda vez que, el referido Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 establece que la irregistrabilidad se dará aún, respecto de cualquier producto o servicio que se pretenda registrar en tanto que uno de los objetivos es preservar el carácter distintivo de la marca notoria, evitando que se pierda o se diluya su fuerza distintiva..
Las pruebas aportadas dentro del expediente administrativo dan cuenta del alcance y reconocimiento de la marca GRUPO AVAL en Colombia desde 1997, incluyendo las grandes inversiones publicitarias; dicha marca identifica a uno de los grupos económicos más importantes del país, conocido por comercializar servicios que son usados por la mayoría de las personas, que trasciende al ámbito general de la comunidad, y no se limita al campo de los servicios bancarios. 4 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
El signo GRUPO AVAL fue una marca notoria en el año 2003, y lo sigue siendo. Los signos de GRUPO AVAL no sólo que son notorios, sino que además ostentan la calidad de marcas de alto renombre o marcas renombradas, al ser signos de alto posicionamiento en el mercado. La marca GRUPO AVAL, logró obtener y consolidar un reconocimiento en la mente del consumidor y un posicionamiento de importantes dimensiones no solo en el mercado financiero, razón por la que, el uso del signo AVAL (mixto) puede dar lugar a una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca GRUPO AVAL, independientemente de los productos que se identifiquen.
Al ser marcas renombradas, los servicios y actividades que se desarrollan a diferencia de otros productos o servicios, son requeridos por la generalidad de los consumidores, lo que hace que el renombre de los signos de GRUPO AVAL, se halle extendido a todos los campos del mercado. El consumidor fácilmente asociará el signo AVAL de desodorantes con las marcas de GRUPO AVAL, creyendo erróneamente que han incursionado en un campo comercial diferente, lo cual genera un riesgo enorme de confusión y de asociación, produciendo un menoscabo de la fuerza distintiva de las marcas renombradas AVAL.
Al hacer un simple ejercicio en el motor de búsqueda Google, la expresión GRUPO AVAL arroja más de 1'080.000 referencias o resultados, en toda clase de sitios web, no sólo en sitios de banca y finanzas, lo cual es una clara muestra de las dimensiones de popularidad y renombre que presentan las marcas de la familia AVAL. Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo: a) Con relación al principio de especialidad, éste confiere derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro; es decir, que los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho de marcas, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada, por tanto, el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos. b) El signo solicitado AVAL (mixto) pretende distinguir productos de la clase 3, tales como “desodorantes para uso personal”, los que usualmente se compran en supermercados, farmacias u otros 5 establecimientos comerciales como estos; por su parte, la marca opositora GRUPO AVAL está registrada para distinguir los servicios comprendidos en las clases 35 y 36, relativos a exportaciones e importaciones, gestión de negocios, asesorías y asistencia comercial e industrial, servicios financieros, análisis y transacciones financieras, información y negocios financieros, entre otros.
Los servicios vinculados al mercado financiero, bursátil y económico, son totalmente distintos a los productos identificados con la marca AVAL (mixta), por lo que, al comparar los productos de la solicitud y los servicios amparados por la marca opositora, la División de Signos Distintivos consideró que los mismos no se relacionan competitivamente, siendo fácilmente diferenciables para el consumidor.
Estos productos no comparten una misma naturaleza o finalidad, sus características propias y sus finalidades son fácilmente distinguidas por los consumidores de cada Artículo. 4.2. Intradevco Industrias S.A., tercero interesado en el proceso interno, contestó lo siguiente: a) b) d) La marca concedida por la autoridad identifica productos de la clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, en particular desodorantes para uso personal, enfocándose a un nicho de consumidores distinto a servicios financieros.
El Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 ampara a los signos notoriamente conocidos, determinando la irregistrabilidad de los signos confundibles con éstos siempre y cuando se empleen para los mismos productos o servicios similares, evitándose la confusión directa y la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación. Las marcas del demandante no pueden ser consideradas de alto renombre o renombradas, dado que el grado de conocimiento que tienen los consumidores del tipo de productos (servicios financieros y de banca de inversión) que se distingue con ellas, no trasciende otros mercados o sectores económicos fuera del sector financiero, el cual implica una cualificación por parte de los consumidores.
La apreciación del riesgo de confusión debe realizarse desde la óptica del consumidor especializado en los casos de bienes de consumo selectivo, tales como los servicios de seguros O financieros. Con ello, la noción de consumidor medio se diluye y, por tanto, el mercado al cual van dirigidos los productos se restringe, tal y como se puede apreciar en las pruebas aportadas por el demandante, las cuales evidencian un grado alto de especialización en el sector económico. py e) Como quiera que las marcas del demandante no tienen un grado de conocimiento que vaya más allá del conocimiento de los consumidores pertenecientes al sector financiero o servicios relacionados con el sector financiero, las marcas del demandante no tienen prestigio para productos como “desodorantes para uso personal”, por lo que no es posible alegar riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas opositoras.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 128, 135, 136 literal h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 128 de la Decisión 486 por cuanto la protección objeto de la presente controversia no recae sobre un derecho de diseño industrial sino sobre un derecho de marcas.
No procede la interpretación del Artículo 135 de la citada normativa debido a que no se alega una causal de irregistrabilidad absoluta, sino una relativa, por afectación a intereses de terceros. No procede la interpretación del Artículo 154 de la misma Decisión en virtud de que no es directamente aplicable para resolver el caso bajo estudio.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 literal h) $. De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal a), 224, 228 y 229 de la citada Decisión”, por cuanto el demandante, Grupo Aval Acciones y Valores S.A., alega la notoriedad de su marca GRUPO AVAL. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcíal, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 7 DNA TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos mixtos. Familia de marcas. La marca notoriamente conocida y su prueba. Conexión competitiva entre productos en la clase 3 y servicios en las clases 35 y
36. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) ta duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverilo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” * Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” 8 1.1.
Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo AVAL (mixto), solicitado por intradevco Industrias S.A., y las marcas pertenecientes a la familia de marcas AVAL (mixtas y denominativas), registradas a favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad. 1.2.
En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. z b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. e Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, Ñ Pp. 9-10. y 9 == == + 14. 1.5.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados?, Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?0, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan!!, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!?.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:1? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. tbid. Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. Ibid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178AP-2015, p. 8. 10 1.6. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria'*.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*5, Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!", 14 15 16 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12;
Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencla del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en ta Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”. 11 1.7. 1.8. 1.9. 2.2.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor??, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la cortespondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'S. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables??, De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca AVAL (mixta), solicitada por Intradevco Industrias S.A., y de las marcas GRUPO AVAL, AVALNET y ALIANZA AVAL (denominativas), registradas a favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y unos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015.
Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 12 2.3. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial??, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado, 21 2 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 55-1P-2013, p. 12; y del Proceso 178-1P-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, ta interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-IP-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaf".
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 88-IP- 2015, pp. 10-11. 13 (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?*, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?5 a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 24 E Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 12-IP-2014, p.10. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-I1P- 2015, p. 12. 14 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos AVAL (mixto) y GRUPO AVAL, AVALNET y ALIANZA AVAL (denominativos).
Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre signos mixtos. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo AVAL (mixto), solicitado por Intradevco Industrias S.A., como las marcas opositoras GRUPO AVAL (mixtas), pertenecientes a Grupo Aval Acciones y Valores S.A., son mixtas.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?f; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 26 Véase, a modo referencial, ta interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 15 3.3.2. 3.3.3. 3.4.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:?? a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?8 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo 27 28 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- 1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 16 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. AVAL (mixto), solicitado por Intradevco Industrias S.A., y las marcas GRUPO AVAL (mixtas), registradas a favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Familia de marcas.
La opositora, ahora demandante, fundó su oposición en la confundibilidad con las marcas pertenecientes a la familia de marcas AVAL (mixtas y denominativas). Por lo tanto, el Tribunal estima necesario abordar el presente tema. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial??.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en estas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos o servicios, por lo que sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo3%, En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común?!.
En el caso concreto, se debe determinar si la expresión AVAL supone la base sobre la cual se genera la familia de marcas en favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. o si, por el contrario, se trata propiamente de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. La marca notoriamente conocida y su prueba.
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. alega que las pruebas aportadas dentro del expediente administrativo dan cuenta del alcance y reconocimiento de la marca GRUPO AVAL en Colombia, así como la notoriedad de la misma y su alto posicionamiento en mercado, 29 31 Véase, en ese sentido, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 459-1P-2015, pp. 20-21.
Ibid. ibid. 17 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. incluyendo grandes inversiones publicitarias, desde 1997. Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema. En virtud de que en el proceso interno se alega que las marcas opositoras GRUPO AVAL (mixtas y denominativas), de titularidad de, Grupo Aval Acciones y Valores S.A. son notoriamente conocidas, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
Adicionalmente, cabe indicar que la normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, con la prueba de la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado*?, El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo 32 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 23-1P-2013 de 15 de mayo de 2013, p. 19. 18 5.7. 5.8. de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición, Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado**, Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente Véase, a modo referencial, ta interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 107-1P-2015, p. 15.
Véase, a referencial, las interpretaciones prejudiciales dictadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y 107-1P-2018, p. 15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) ta duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) fa existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 19 5.9. 6.1. los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca, En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la Autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario?”, a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Conexión competitiva entre productos en la clase 3 y servicios en las clases 35 y 36. Intradevco Industrias S.A. solicitó el registro del signo AVAL (mixto) para distinguir “desodorantes de uso personal”, productos comprendidos en la clase 3% de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen 37 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-A1P-2015, p.17.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 35-1P- 2008, pp. 15-16, y del Proceso 386-1P-2015, pp. 20-21. Desodorantes para uso personal. 20 6.2. 6.3. 6.4. servicios contenidos en las clases 35%, 36% y 38%! de la Clasificación Internacional de Niza. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486%, Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes*, Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza**.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos 39 40 4 42 43 Véase, ut supra, pie de página 3. Véase, ut supra, pie de página 4. Véase, ut supra, pie de página 5. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado por fuera del texto). En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro dei Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P- 2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 21 de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines%, la tecnología empleada, la finalidad o función*, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios*.
Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios%, Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud, c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios%, 45 46 47 48 49 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-4P-2015, ya citada, pp. 12-13.
Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo “know-how” y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (Institut Féderal de la Propriété Intellectuelle), “Directives en matiére des marques”, Berna, 2014, p. 178. Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse c/ OAMI - Hubert Ampferl - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: “un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos” (Subrayado por fuera del texto).
En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado.
Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancla en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado. Ibíd. Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios, 22 En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro5*, Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro%?, Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
El análisis de la concurrencia del factor o indicio referido a la complementariedad entre productos o servicios, por su parte, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.). Aunque, a diferencia de otros criterios de propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos*, 51 52 53 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-1P-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o serviclos, se debe tener en cuenta que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía”, traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Al respecto, cabe citar, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: 23 6.5. 6.6. 6.7.
A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitudS*, Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio.
En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto55, En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente.
Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente*S, En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos "22 — Enla medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse específicamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por sí mismo, la existencia de dicha similitud.” (Subrayado por fuera del texto).
Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Ibid. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cíf., p. 179. 24 6.8. 6.9. que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios*”, Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva8, En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado AVAL (mixto) y los servicios de las clases 35, 36 y 38 de la referida Clasificación, que distinguen las marcas opositoras.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2010-00386, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa-Ayllón Quinteros N y mM s7 se Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P- 2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Ibid. 25 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el op: €/ Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26