TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 579-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00485 Referencia: Marcas DERMESO y AM ARMESSO Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3613, recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00485.
El Auto de 16 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES %. Partes en el proceso interno Demandante: LABORATORIOS FARMA PAR S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 1 2.1. 2.2. Tercero interesado: ARMESSO S.A. Hechos relevantes El 8 de agosto de 2012, Laboratorios Farma Par S.A.S., solicitó el registro de los signos DERMESO (mixto) *, para distinguir productos de la clase 3? de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza) y DERMESO (mixto)* para la clase 51 de la Clasificación Internacional de Niza. 0 0 ODERMESO 0 abla Le Una vez publicados los extractos de las solicitudes de registro en la Gaceta de Propiedad industrial, Armesso S.A. presentó oposiciones fundamentadas, tanto en el primer uso del nombre comercial ARMESSO (Fj. 16), como en el registro previo de sus marcas: Denominación | Clase Gráfica Productos/servicios Certificado! trámite AM ARMESSO 3 (mixta) E) ARMESSO Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, Pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentifrico. 413851 AMARMESSO | 5 (mixta) HRMESSO Productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales desinfectantes; productos 413850 Expediente Administrativo 12-133263.
Productos cosméticos para transdermoterapia estéticos sobre obesidad, celulitis, flacidez, arrugas y la caída de pelo. Expediente Administrativo 12-133265. Productos cosméticos medicados para fransdermoterapía en tratamientos médicos para obesidad, celulitis, acidez, arnugas y la caída pelo. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
AM ARMESSO 35 Publicidad, gestión de | 396695 (mixta) negocios comerciales, administración comercial, RMESSO trabajos de oficina, en particular fabricación, maquila, compra, venta, distribución, importación, exportación, representación y comerciallzación de productos farmacéuticos, cosméticos, productos faciales y corporales de uso profesional para el sector estético, de dispositivos médicos, y todos los demás relacionados con este renglón comercial.
DEARMESSO 35 Compra, venta, importación, | 476402 (mixta) exportación y DEARMESSO comercialización de productos farmacéuticos, médicos, cosméticos, estéticos. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Participación en ferias y eventos publicitarios del sector belleza y salud. Servicios de venta al por menor, servicios de catálogos para ordenar por correo y servicios de tienda en línea que ofrece productos para el cuidado personal.
El 31 de enero de 2013, mediante Resolución 03160, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo sucesivo, la SIC) declaró fundada la oposición de Armesso S.A. y denegó el registro de la marca DERMESSO (mixta), para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza. El 27 de febrero de 2013, mediante Resolución 07397, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición de Armesso S.A. y denegó el registro de la marca DERMESSO (mixta), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza.
Laboratorios Farma Par S.A.S., planteó recurso de apelación en contra de las Resoluciones 03160 y 07397. El 17 de junio de 2013, mediante Resoluciones 036313 y 036316, el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial de la SIC confirmó, en apelación, las decisiones contenidas en las Resoluciones 3 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 03160 de 31 de enero de 2013 y 07397 de 27 de febrero de 2013, emitidas por la Dirección de Signos Distintivos.
El 16 de septiembre de 2013, Laboratorios Farma Par S.A.S. demandó, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 03160, 07397, 036313 y 036316. El 3 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de nulidad Laboratorios Farma Par S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho bajo los siguientes argumentos: El signo DERMESO (mixto) está descrito en un estilo de letra propio, color negro, y dispuesto en un conjunto en el cual por debajo de dicha expresión se encuentra otra y, asimismo, a la izquierda del elemento denominativo principal, se encuentran cinco pequeños aros blancos con bordes de distintos colores, mientras que las marcas ARMESSO (mixtas) están compuestas por elementos tipográficos y visuales que las hacen perfectamente distinguibles, más aún cuando incluyen colores muy diferentes.
Es de destacar que la partícula “meso” no es apropiable en exclusiva por ningún competidor en el mercado, toda vez que se trata de un elemento de uso común que suministra información sobre las características (mesoterapia) de algunos productos, especialmente en el área farmacéutica: MESOPRO, MESOESTETIC, MESOMAXX, MESORAD, MESO — ORAL, MESOPLAST, etc.
La SIC, reconoce el carácter de inapropiable de la partícula “MESO”, a pesar de lo cual, la incluye en el examen de registrabilidad de marcas en cuestión, incurriendo en violación de los parámetros establecidos en la jurisprudencia andina puesto que dicha partícula debió ser separada del análisis y compararse los elementos diferentes de los signos cotejados.
En la comparación ortográfica y fonética, la secuencia de las partículas DER y AR es diferente, como en la secuencia vocálica de E y A, o silábica D-R y R, coincidiendo solamente la R, lo cual no es suficiente para configurar la irregistrabilidad. En la comparación ideológica, las partículas D-R, por sí solas no generan en la mente del consumidor ninguna idea precisa, por lo que, en una visión en conjunto, las marcas en cuestión no son semejantes. 4 r = 3.6.
Finalmente, resulta irrelevante estudiar si existe riego de confusión o de asociación, al constatarse que los signos son diferentes. 4.2. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo que: a) b) d) Es posible verificar una reproducción parcial de las marcas registradas en el signo solicitado, no siendo los demás términos suficientes para que el consumidor pueda diferenciar uno de otro.
Adicionalmente, existen similitudes conceptuales que los hacen confundibles entre sí. Los signos son idénticos en el campo conceptual, por lo tanto, los signos solicitados no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia comercial. En cuanto a su conexión competitiva, si bien pertenecen a clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza, tienen finalidades idénticas, en la medida en la que el producto de la marca registrada podría ser sustituido por el producto de la marca solicita, ya que los mismos son intercambiables en cuanto a su finalidad.
Entonces, la conexión competitiva es latente y de forma directa porque los dos utilizarán los mismos canales de comercialización y distribución. Los signos DERMESO (mixtos) cuyo registro se solicitó, presenta similitudes gráficas y fonéticas susceptibles de generar confusión respecto de los signos presentan similar extensión por las letras y vocales, lo que se evidencia por el número de sílabas.
Emplean una similar secuencia en sus últimas sílabas MESO/MESSO, lo cual provoca similitud ortográfica y fonética tomando en cuenta que la no inclusión de la segunda letra “S” de las marcas opositoras, no es una variación de la cual pueda derivarse la distintividad del signo solicitado, en tanto sigue produciendo el mismo impacto sonoro del signo opositor.
Armesso S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: a) Las solicitudes de las marcas DERMESO (mixta) fueron denegadas cada una en forma autónoma y separada porque causaban un evidente e insalvable riesgo de confusión y de asociación con las marcas ARMESSO (mixtas) de titularidad de Armesso S.A. b) d) No obstante verificarse el comienzo de la actividad comercial de Armesso S.A. desde el año 2000, es a partir de 2002 que se evidencia un continuo, permanente y efectivo uso del nombre comercial alegado por la observante, quien despliega una amplia actividad comercial, generando con múltiples empresas tales como prestadoras de servicios, relaciones comerciales afines a su objeto social.
La expresión DERMESO no podía ser registrada como marca porque el signo DERMESSO (mixto) era confundible para el consumidor y, aunque el signo solicitado incluía otra expresión, a pesar de lo afirmado en la demanda, ésta era simplemente accesoria y no tenía incidencia alguna en la distintividad que aduce. Entre el signo solicitado DERMESSO (mixto) y las marcas registradas DERMESSO, solamente existe una letra diferente, lo cual no le confiere distintividad, incurriendo en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a).
El argumento en la demanda de que los signos no pueden confundirse porque la partícula “meso” es de uso común, es una falacia. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación prejudicial solicitadaS, De oficio, se interpretarán los Artículos 190, 191 y 193 de la citada Decisión*, por cuanto la oposición se presentó no solo sobre la base de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — Po» om 1.1. la titularidad de marcas registradas, sino también del primer uso de un nombre comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. El nombre comercial.
Comparación entre signos mixtos. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Partículas descriptivas y de uso común en las clases 3 y 5 (meso). Conexión competitiva entre productos en las clases 3 y 5, y productos en la clase 5 y servicios en la clase
35. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca DERMESO (mixta), solicitada por Laboratorios Farma Par S.A.S. y las marcas AM ARMESSO (mixtas) y DEARMESSO (mixta), registradas a favor de Armesso $S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición y se denegó la referida solicitud.
“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una aclividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191." 7 1.2. 1.3. 1.4. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(Jo Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 8 1.5. b) d) elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados?, Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?.
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?0, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!!. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales dictadas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y del Proceso 519-1P-2015, p. 6.
Ibid. Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. tbid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 y 1.6. 1.7. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!3.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles**. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!*.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?$, 13 45 16 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12;
Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TICE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas”.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. 10 1.8. 2.1. 2.2. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir!?.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables*8, El nombre comercial.
En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud de que Armesso S.A. manifiesta haber usado la denominación ARMESSO como nombre comercial desde el año 2000, respecto del cual la marca solicitada DERMESO (mixta) resultaría similar, encontrándose incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486*?, Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2013: “El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.?0. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo 17 18 19 20 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. El objeto social de Unión Medical S.A. es el siguiente: “Fabricación, comercialización y transformación de vestuario e implementos textiles para uso hospitalario clínico e industrial, y productos asépticos y afines” (Fojas 53-54).
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. 11 distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ).. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella..
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.” Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 2.3. Los Articulos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.4.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso, Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial ' puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de A protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores 12 2.5. 2.6. 2.7.
( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro."?! c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendria relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados??, 21 Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581, de 12 de julio de 2000.
Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-1P-2014. 13 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Protección en relación con signos idénticos y similares El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.
Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 14 | 2.14. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones:?3 a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero).
El nombre comercial no debe ser confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para una oposición. b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros). 2.15.
Finalmente, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial:2* a) Personal.- La utilización y el ejercicio de la actividad que se identifica debe realizarse por parte de su propietario; b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esfera privada; c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y, d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio por inventarios). 2.16.En el presente caso, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos el nombre comercial cuyo primer uso se alega, se debe verificar si el nombre comercial opositor ARMESSO, de titularidad de Armesso S.A., ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro, para así verificar la existencia de un derecho anterior a la solicitud de registro de la marca DERMESO (mixta), a efectos de tomarlo en cuenta en el posterior cotejo entre los signos involucrados. + IN.
P En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-1P-99; citada en el Proceso 36-1P-99 de 8 de octubre de 1999, pp. 13-14. Ibid. 15 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. Comparación entre signos mixtos. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca DERMESO (mixta), solicitada por Laboratorios Farma Par S.A.S., como las marcas opositoras AM ARMESSO (mixtas) y DEARMESSO (mixta), registradas a favor de Armesso S.A., son mixtas.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?*; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:?8 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:2? 25 26 27 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 41. 16 3.4. 4.1. a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca DERMESO (mixta), solicitada por Laboratorios Farma Par S.A.S. y las marcas opositoras AM ARMESSO (mixtas) y DEARMESSO (mixta), registradas a favor de Armesso S.A. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.
En el caso concreto, la marca DERMESO (mixta) se solicitó para distinguir, entre otros, “productos cosméticos medicados para transdermoterapia en tratamientos médicos para obesidad, celulitis, flacidez, arrugas y la caída pelo” comprendidos en la clase 3. Por su parte, la marca opositora AM ARMESSO (denominativa) fue registrada para distinguir, entre otros, “productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales desinfectantes;
( )”, igualmente contenidos en la clase 5. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario analizar el presente tema.. Enel rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede estar latente y, por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un producto para determinado 17 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.
Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren productos farmacéuticos directamente sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la subregión por variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan las farmacias o droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.
En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, tampoco en estos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal advierte que el examen de registrabilidad, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser más exhaustivo, y ser de aplicación las reglas generales para el cotejo de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades del caso concreto, Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; carece de conocimiento especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de la marca DERMESO (mixta), solicitada por Laboratorios Farma Par S.A.S., examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor y, en consecuencia, de permitir daños irreparables a la salud humana.
Partículas descriptivas y de uso común en las clases 3 y 5 (meso). En el escrito mediante el cual interpuso demanda, Laboratorios Farma Par S.A.S. aduce que la partícula “meso” no es apropiable en exclusiva por ningún competidor en el mercado, toda vez que se trata de un elemento de uso común que suministra información sobre las 18 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. caracteristicas (mesoterapia) de algunos productos, especialmente en el área farmacéutica (e.g., MESOPRO, MESOESTETIC, MESOMAXX, MESORAD, MESO - ORAL, MESOPLAST, entre otras).
Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema. Los literales e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disponen lo siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. ( J”. Como se desprende de las referidas disposiciones, no son registrables los signos conformados por locuciones descriptivas ni de uso común. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o de uso común, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil?8, El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales caracteristicas son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el Artículo 135, no podrá ser registrado. El fundamento de tal prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 28 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 110-1P-2015 de 25 de septiembre de 2015, p. 8. 19 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Adicionalmente, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro”?. Es oportuno recordar que, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter descriptivo o de uso común, o si evoca de manera próxima una cualidad del producto o servicio que se distingue, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades%, Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente"?!. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos intrinsecamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Lo anterior, comportará la debilidad de la marca que contiene la partícula descriptiva o de uso común en virtud de su fuerza limitada de oposición, por cuanto tales partículas deben ser excluidas del cotejo de marcas??, 5.10.
Finalmente, lo que es descriptivo o de uso común en una determinada clase puede no serlo así en otra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha conexión competitiva. En consecuencia, podría darse el caso que el carácter 29 31 9 Ibid. Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-1P-2004 de 22 de septiembre de 2004, p. 10.; citada en el Proceso 30-1P-2013, p. 7.
OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191-192; citado en el Proceso 99-1P-2004, p. 10. A este respecto, Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. 20 £ 5.11. descriptivo o de uso común de un signo respecto a una clase afecte la registrabilidad del signo en clases conexas. Lo anterior, debido a que en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un competidor se apropie de un signo que pueda ser utilizado en el comercio por los comerciantes de productos o servicios conexos.
No obstante lo anterior, si la exclusión de las expresiones, partículas o palabras descriptivas o de uso común llegare a reducir el signo al punto que resultara imposible realizar una comparación entre los signos en conflicto, se deberá realizar el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos descriptivos o de uso común, bajo la premisa que el respectivo signo tendría un grado de distintividad débil. 5.12.En el presente caso, corresponde determinar si la partícula “meso”, 6.1. comprendida en los signos en conflicto, comportan propiamente elementos descriptivos o de uso común para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo; y, posteriormente, se deberá verificar que el cotejo se realizó excluyendo las palabras descriptivas o de uso común. Conexión competitiva entre productos en las clases 3 y 5, y productos en la clase 5 y servicios en la clase 35.
Laboratorios Farma Par S.A.S. solicitó el registro de la marca DERMESO (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3% y 5% de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, AM ARMESSO (mixta) y DEARMESSO (mixta), distinguen productos y servicios contenidos en las clases 3%, 53 y 35% de la Clasificación Internacional de Niza.
En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema. 35 36 y Productos cosméticos para transdermoterapia estéticos sobre obesidad, celulitis, flacidez, arrugas y la caída de pelo. Productos cosméticos medicados para transdermoterapia en tratamientos médicos para obesidad, celulitis, flacidez, amugas y la caída pelo.
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentifrico. Productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
AM ARMESSO (certificado 396695): Publicidad, gestión de negacios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en particular fabricación, maquila, compra, venta, distribución, importación, exportación, representación y comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos, productos faciales y corporales de uso profesional para el sector estético, de dispositivos médicos, y todos los demás relacionados con este renglón comercial. 21 6.2. 6.3. 6.4.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486%, Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes?*, Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se deben tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, los cuales no bastarán por sí mismos —sin la concurrencia de otros indicios— para la determinación de la similitud entre productos o servicios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza%, 38 DEARMESSO (certificado 476402) Compra, venta, importación, exportación y comercialización de productos farmacéuticos, médicos, cosméticos, estéticos.
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Participación en ferias y eventos publicitarios del sector belleza y salud. Servicios de venta al por menor, servicios de catálogos para ordenar por correo y servicios de tienda en línea que ofrece productos para el cuidado personal. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no_determinarán la Similitud ni la disímilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado por fuera del texto). En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-1P-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; y del Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12- 13. 22 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante a efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, de distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines*!, la tecnología empleada, la finalidad o función*, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios%, Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios*, Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, en principio, no existirá conexión competitiva%, De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de conexión competitiva%, 45 42 43 45 46 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.
Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo “know-how” de fabricación y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (Institut Féderal de la Propriété Intellectuelle), “Directives en matiére des marques”, Bema, 2014, p. 178.
Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse c/ OAMI - Hubert Ampferl - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: "un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos” (Subrayado por fuera del texto).
En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Al respecto, cabe recordar que el riesgo de confusión debe ser siermpre apreciado en función al público consumidor pertinente. En otras palabras, de encontrarse los respectivos productos o servicios dirigidos a diferentes sectores o consumidores, no habrá jugar, en principio, a riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, de conformidad con el Principlo de Especialidad.
Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto 23 ES c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios”.
En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro%, Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro%.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. Si bien el análisis de la configuración del indicio o factor relativo a la complementariedad entre productos oO servicios, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la 47 49 terminado que únicamente podrian ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado.
Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Esto es, tomando en cuenta tas características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concieme a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relalivos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocuriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía”, traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. 24 SE 6.5. 6.6. comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.), a diferencia de otros criterios de conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí misma, la existencia de conexión competitiva entre estos%, En ese sentido, cuando los productos o servicios accesorios son generalmente ofrecidos por el mismo fabricante del producto principal, ello comportará un indicio de similitud o conexión competitiva entre tales productos o servicios.
En otras palabras, un producto o servicio que sea el complemento útil de una oferta principal constituirá un indicio a favor de la conexión competitiva5*, Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto52, En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente.
Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser 51 se Al respecto, cabe citar, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: "22 Enla medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tornado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en fa parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especificamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por sí mismo, la existencia de dicha similitud." (Subrayado por fuera del texto).
Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. tbld. 25 6.7. 6.8. 6.9, considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente”, En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios*!, Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva35, En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado DERMESO (mixto) y los productos de las clases 3, 5 y 35 de la referida Clasificación que distinguen las marcas opositoras.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00485, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 53 55 Ibld., p. 179.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P- 2015 y 473-1P-2015 de 10 de junlo de 2016. Ibid. 26 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, LL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán o Zambrano Hugo Rami Ó ÑAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el e): Y Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27