S TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de julio de 2016 Proceso: 32-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 04261-2012-0-1801-JR-CA-03 Referencia: Marcas involucradas RIP SOL (mixta) y RIOMAR (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4261-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ recibido el 25 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno N” 04261-2012-0-1801-JR-CA-03; y, y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(J? El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial A. 1. 2.2.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Rosa Nelly Acosta Sandoval Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Carlos Alberto Acosta Sandoval Hechos relevantes:. El 5 de febrero de 2010, Carlos Alberto Acosta Sandoval (en adelante, Carlos Acosta) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca RIOMAR (mixta) para distinguir prendas de vestir, vestidos, calzados y sombreros de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

RIOMAR El 31 de marzo de 2010, Rosa Nelly Acosta Sandoval (en adelante, Rosa Acosta) formuló oposición a la mencionada solicitud de registro sobre la base de su marca RIP SOL (mixta) registrada bajo Certificado 96508, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Sostuvo que el signo solicitado es similar a la marca registrada, dado que ha reproducido los elementos gráficos que conforman la marca registrada, esto es, la silueta estilizada de una persona con una tabla de surf, y que, además, amparan los mismos productos (prendas de vestir).

ROIPSOL 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 21 de abril de 2010, Carlos Acosta absolvió el traslado de oposición formulada, señalando que los signos no resultan confundibles. Agregó que es titular de las marcas RIOMAR y POLSKI, que distinguen productos de la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y que en dicha clase coexisten marcas que presentan entre sus elementos figurativos una persona caminando con una tabla de surf.

Por Resolución 2704-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 22 de diciembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado. Dicha instancia consideró que el signo solicitado y la marca registrada resultan similares, por cuanto ambos se encuentran conformados por la silueta estilizada de una persona con una tabla de surf, encontrándose la marca solicitada incursa en la prohibición prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Contra la Resolución 2704-2010/CSD-INDECOPI, Carlos Acosta interpuso recurso de apelación, reiterando sus argumentos respecto de las diferencias existentes entre los signos. Asimismo, señaló que en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran registradas diversas marcas que incluyen entre sus elementos figurativos una persona y una tabla de surf.

Manifestó que es titular de la marca RIOMAR (mixta) desde el año 2000? y que la oposición ha sido presentada temerariamente. Mediante Resolución 0497-2012/TPI-INDECOPI del 26 de marzo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi revocó la Resolución 2704- 2010/CSD-INDECOP! y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca RIOMAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La segunda instancia administrativa consideró que pese a la identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias gráficas y fonéticas entre tales signos, su coexistencia en el mercado no inducirá a confusión al público consumidor. El 28 de junio de 2012, Rosa Acosta interpuso demanda contenciosa administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución 0497-2012/TPl- INDECOPI.

El 16 de agosto de 2012, el Indecopi contestó la demanda. El 13 de noviembre de 2013, Carlos Acosta contestó la demanda. Es importante precisar que la marca referida se encuentra registrada con Certificado 70876 vigente hasta el 11 de abril de 2021, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha marca RIOMAR (mixta), alegada por el titular Carlos Acosta, se encuentra inscrita a su favor y conformada por una imagen distinta a la que corresponde a la marca que se solicita registrar. 3 2.10.El 26 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda. 2.11.

El 15 de julio de 2015, Rosa Acosta interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada. 2.12. Mediante Auto del 5 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo 3.2. Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda de Rosa Acosta:. No se ha considerado que el otorgamiento del signo RIOMAR (mixto) vulnera la marca figurativa constituida por la figura de un surfista registrada con Certificado 1720863. No obstante que dicha marca fue inscrita con fecha posterior a la presentación de la oposición, ella ya se encontraba registrada al tiempo de la determinación del riesgo de confusión por parte de la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, por lo que debió considerarse en el análisis pertinente, dado que el signo solicitado por Carlos Acosta resultaba confundible con la marca figurativa antes descrita.

El signo solicitado RIOMAR (mixto) y la marca RIP SOL (mixta) registrada bajo Certificado 96508, esta última sustento de la oposición formulada, se encuentran conformados por la silueta estilizada de una persona con una tabla de surf, por lo que vistos en su conjunto suscitan una impresión semejante. Argumentos de la contestación del Indecopi:.

Entre los signos RIOMAR (mixto) y RIP. SOL (mixto) existen diferencias que generan una impresión fonética y visual de conjunto diferente, por lo que pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión entre Cabe señalar que la demandante se opuso al registro del signo solicitado únicamente en base a una posible confundibilidad con su marca RIP SOL y logotipo (Certificado 96508).

La marca figurativa otorgada con el Certificado 172086, fue solicitada por Rosa Acosta el 31 de octubre de 2010, posteriormente a la solicitud de registro del signo RIOMAR (mixto) presentada por Carlos Acosta. En ese sentido, no constituye un signo materia de oposición, 4 4.2. 5.1. 5.2. 6.2. 6.3. 74. 7.2. los consumidores. Además, la figura de un hombre con tabla es de uso frecuente en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La posible confundibilidad del signo solicitado con la marca figurativa concedida, a favor de Rosa Acosta, con Certificado 172086, no fue alegado en sede administrativa*, por lo que el Tribunal no se podía pronunciar por un supuesto que no fue cuestionado en primera instancia administrativa. Por el contrario, de emitirse un pronunciamiento al respecto, se vulneraría al principio de congruencia. Argumentos de la contestación de Carlos Acosta: La demandante pretende confundir a la judicatura señalando que el Tribunal del indecopi no ha tomado en consideración que mediante Certificado 172086, se habría concedido a su favor el registro de la marca figurativa de una persona con una tabla, la cual resultaría confundible con el signo solicitado.

En efecto, la marca inscrita bajo Certificado 172086 fue solicitada por Rosa Acosta con posterioridad a la solicitud de registro del signo RIOMAR (mixto) a favor del demandado Carlos Acosta. Rosa Acosta habria actuado de mala fe al haberse opuesto a su solicitud de registro y después haber solicitado la marca figurativa anteriormente señalada constituida por la figura de una persona con una tabla.

Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: - Si bien el signo solicitado RIOMAR (mixto) y la marca registrada RIP SOL (mixta) distinguen productos idénticos, las diferencias gráficas y fonéticas hacen posible su coexistencia pacífica en el mercado. La marca figurativa inscrita a favor de la demandante no fue parte de su oposición en sede administrativa, motivo por el cual el Tribunal del Indecopi no podía realizar el análisis comparativo de dicha marca con el signo solicitado por el codemandado.

En ese sentido, se declaró infundada la demanda interpuesta. Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto por Rosa Acosta: Sus signos registrados pertenecen a una familia de marcas, siendo que su origen se extiende desde la década de los años noventa. El signo solicitado y las marcas registradas presentan similitudes, lo cual genera que vistos en su conjunto los signos susciten una impresión visual semejante.

La demandante se opuso al registro del signo solicitado únicamente en base a una posible confundibilidad con su marca RIP SOL y logotipo, con Certificado 96508. 5 NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, por lo que procede la interpretación solicitada al tratarse el presente caso de una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓNS Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa.

Riesgo de confusión Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..)J" La Sentencia de primera instancia señaló que si bien el signo solicitado RIOMAR (mixto) y la marca registrada RIP SOL (mixta) distinguen productos idénticos, las diferencias gráficas y fonéticas entre ambos hacen posible su coexistencia pacífica en el mercado. Como puede apreciarse, la mención a “coexistencia pacífica en el mercado” no deriva de un análisis retrospectivo de lo ocurrido en el pasado, sino que es una deducción prospectiva de lo que puede ocurrir en el futuro.

Dicho en otros términos, la mención a "coexistencia pacífica en el mercado” no tuvo por objeto demostrar la registrabilidad de RIOMAR (mixto) sobre la base de una presunta coexistencia pacífica previa con la marca RIP SOL (mixta), sino que, reconociendo el juez que en su opinión hay diferencias entre ambas marcas, aseguró en esos términos que los consumidores, en el futuro, no van a incurrir en riesgo de confusión. Dado que la mención a “coexistencia pacifica en el mercado” no fue utilizada como parte de un análisis retrospectivo conducente a probar la registrabilidad de RIOMAR (mido) sobre la base de una presunta coexistencia pacífica previa con la marca RIP SOL (mixta), carece de sentido que la presente interpretación prejudicial aborde dicha materia.

Por otro lado, uno de los argumentos vertidos por Rosa Nelly Acosta Sandoval en su apelación contra la sentencia de primera instancia judicial fue que los signos registrados a su favor pertenecen a una "familia de marcas". La cuestión controvertida en el presente caso es si hay confusión o no entre el signo solicitado RIOMAR (mixto) y la marca registrada RIP SOL (mixta), no advirtiendo la necesidad de que el juez deba efectuar un análisis adicional respecto del concepto "familia de marcas", por lo que carece de sentido que la presente interpretación prejudicial aborde dicha materia. 6 A 1.1. 1.2. 1.3 directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado RIOMAR (mixto) resulta confundible o no con la marca RIP SOL (mixta), es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.,? a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1.4 teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:8 a) b) e) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las ralces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) c) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibidem.

Ibidem, 1.5 2.2. 2.3, d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas En el presente caso la controversia radicaría en la posible confusión entre el signo solicitado RIOMAR (mixto) y la marca RIP SOL (mixta).

En ese sentido, resulta necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.10 Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 11 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, las cuáles son las siguientes: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. De modo referencial, ver Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. Ibidem 2.4, b) (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,*? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.13 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 04261-2012-0-1801-JR-CA-03, la que 12 13 Ibídem. Ibidem. 10 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estafato del Tribunal. ) [Yi 12 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Xoméro_Zambráño > Hugo Ramiro Gómez Apac DO MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ASES di ECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11