TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de julio de 2016 Proceso E 619-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00258 Referencia E Marcas involucradas ESSA (denominativa), ESSA (mixta) y (ESSO) (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3816 del 17 de noviembre 2015, recibido vía correo electrónico el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00258; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2.1. 2.2.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Exxon Mobil Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Empresas Públicas Medellín E.S.P. Hechos relevantes: El 25 de mayo de 2010, Empresas Públicas Medellin E.S.P. (en adelante, Medellín E.S.P.) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de las marcas ESSA (denominativa) y ESSA (mixta), para que cada una distinga servicios de las Clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza?.
Contra las solicitudes antes referidas no se formularon oposiciones. ESSA (denominativa) La Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes, División de Signos Distintivos) concedió el registro de las marcas solicitadas por Medellín E.S.P., conforme al siguiente detalle: - Mediante las Resoluciones 61407, 61408 y 61410 se concedió el registro de la marca ESSA (denominativa) en las Clases 35, 37 y 39, respectivamente.
Clase 35: Gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios. Clase 37: Construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de los servicios públicos domiciliarios. Clase 39: Transporte de energla, transporte y descarga de desechos. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. - Mediante Resoluciones 61417, 33644 y 33645 se concedió el registro de la marca ESSA (mixta) en las Clases 35, 37 y 39, respectivamente.
El 27 de mayo de 2013, Exxon Mobil Corporation (en adelante, Exxon Mobil), titular de la marca ESSO (denominativa), presentó demanda ante el Consejo de Estado, con el fin de que se anulen las Resoluciones 61407, 61408 y 61410 que conceden el registro de la marca ESSA (denominativa) y las Resoluciones 61417, 33644 y 33645 que conceden el registro de la marca ESSA (mixta).
Mediante Auto del 28 de octubre de 2013, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia ordenó notificar la demanda a la SIC, y a Medellín E.S.P. como tercero interesado. Argumentos de la demandante Exxon Mobil: La SIC no aplicó el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual impide registrar marcas que sean idénticas o semejantes a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada.
Las marcas ESSA (denominativa) y ESSA (mixta), cuyos registros fueron concedidos a favor de Medellín E.S.P., son confundibles fonética y visualmente con la marca ESSO (denominativas), esta última registrada con Certificados 360273, 360274 y 355845, que distinguen respectivamente servicios de las Clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza?, a favor de Exxon Mobil Corporation.
Las marcas en conflicto amparan los mismos servicios de las Clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca ESSO es un signo de fantasía. La marca ESSO tiene un posicionamiento fuerte en el mercado por su estructura intrínseca y su amplia difusión. Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 37: Construcción, reparación, servicios de instalación. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organización de viajes. 4 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Argumentos de la contestación de la SIC: No existe confusión fonética entre las marcas ESSO y ESSA porque terminan en letras con pronunciación diferente.
Las unidades lingúísticas que conforman los signos en conflicto son disímiles, debido a que el consumidor puede singularizar la sonoridad de cada marca por la letra “A”. La marca ESSO, cuyo titular es Exxon Mobil, fue registrada para distinguir productos relacionados con aceite de motor, gasolina, lubricantes industriales y similares, siendo una de las marcas más reconocidas a nivel mundial.
La marca ESSA fue registrada para distinguir servicios de energía eléctrica, gas por red, acueducto y alcantarillado. Por lo anterior, no existe conexión competitiva entre los productos distinguidos [sic]. Argumentos de la contestación de Medellín E.S.P.: Exxon Mobil, a través de la acción de nulidad, busca subsanar su omisión por no oponerse a las solicitudes de registro de las marcas ESSA.
En ese sentido, la acción de la referencia es improcedente al ir contra un acto propio. La demandante no presentó pruebas de su fuerte posicionamiento en el mercado, por lo que no hay un riesgo de confusión entre los signos confrontados. La marca ESSA refiere a la sociedad Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA E.S.P., quien hace parte del grupo empresarial de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Las marcas ESSA, denominativas y mixtas, no son susceptibles de generar riesgo de confusión con la marca ESSO.
NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación resulta procedente por resultar pertinente en el presente caso. Pon
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN” Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Marcas de fantasia.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si las marcas ESSA (denominativas) y ESSA (mixtas) son confundibles o no con las marcas (ESSO) (denominativas), es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: En el presente caso, con relación al análisis de conexión competitiva, se advierte que las marcas ESSA (denominativa) y ESSA (mixta) amparan los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza: - Gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios de la Clase 35. - Construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de los servicios públicos domiciliarios de la Clase 37. - Transporte de energía, transporte y descarga de desechos.
Por su parte, la marca registrada ESSO (denominativa) distingue los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza: - Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la Clase 35. - Construcción, reparación, servicios de instalación de la Clase 37, - Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organización de viajes de la Clase 39, Dado que los servicios que buscan ser identificados con el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas registradas son prácticamente los mismos, este Tribunal considera que no corresponde interpretar prejudicialmente el análisis de conexión competitiva entre dichos servicios. 1.2. 1.3. 1.4.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
Al respecto, el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir". Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: Lockheed Martin. 1.5. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor:$ 1.6 a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá determinar si la oficina nacional competente efectuó un adecuado examen para determinar si entre los signos confrontados existe o no identidad o semejanza, y si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473AP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. 1.7 d) pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas?: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Ibidem. 2.1. 2.2. 2.3.
Comparación entre marcas denominativas Como un extremo de la controversia radicaría en la presunta confusión entre las marcas ESSA (denominativas) y las marcas (ESSO) (denominativas), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!0 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 10 11 Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
Ibidem. Ibidem, 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas ESSA (denominativas) y las marcas (ESSO) (denominativas). Comparación entre marcas mixtas y denominativas Un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre los signos solicitados ESSA (mixtas) y las marcas inscritas (ESSO) (denominativas).
En ese sentido, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado; y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.*? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?9 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 12 he] Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidern. 10 a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,1* salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.**? b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*$ (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 14 15 16 De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 14. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”.
Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 E (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3,4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si pudo o no haber existido riesgo de confusión y/o de asociación entre las marcas ESSA (mixtas) y las marcas (ESSO) (denominativas), al momento en que la SIC procedió con el registro. 4.
Marcas de fantasía 4.1. Debido a que Exxon Mobil Corporation ha sostenido que su marca ESSO (denominativa) es un signo de fantasía, resulta pertinente abordar el tema planteado. 4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.*” 4.3.
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 1? 4.4. En ese sentido, se deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de las marcas ESSO (denominativas), para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00258, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 7 De modo referencia, ver Proceso 425-1P-2015, p. 13. 15 Ibidem. 12 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. j Cecilia LUiéa Ayllón Quinteros eda Merchán MAGISTRADA a AAA - SN Hernán/Romero Zambraro > Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AGISPRÁDO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. hr a usta sito SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13