TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de julio de 2016 Proceso 2 71-AP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00412 Referencia: Marcas involucradas ORTOFLEX (mixta) y ORTHOBED (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0345 recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00412; y, El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Orthobed S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 4 N) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Tercero interesado: Beatriz Elena Ospina de Betancur Hechos relevantes: El 3 de marzo de 2010, Beatriz Elena Ospina de Betancur (en adelante, Beatriz Ospina) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro del signo ORTOFLEX (mixta) para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
(Expediente N* 10- 24837). Orthobed S.A. (en adelante, Orthobed) y Paradise Colombia S.A. (en adelante, Paradise Colombia) formularon oposición sobre la base de las marcas ORTHOBED (mixta) y ORTOLIFE (denominativa), respectivamente, alegando la similitud existente entre el signo solicitado y sus marcas registradas. Adicionalmente, Paradise Colombia señaló que la marca ORTOFLEX era descriptiva.
Por Resolución 4384 del 31 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca ORTOFLEX (mixta) para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza!. Orthobed interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 43842, Por Resolución 13352 del 15 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación. Por Resolución 38900 del 26 de julio de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de Clase 20: Para distinguir muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
De la documentación obrante en el expediente, no se advierte que la empresa Paradise Colombia S.A. haya presentado recurso en contra de la Resolución 4384 del 31 de enero de 2011, así como tampoco alguna acción judicial posterior. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.2. apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución 4384 y, por tanto, concediendo el registro de la marca ORTOFLEX (mixta).
Orthobed presentó demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 13 de diciembre de 2011, mediante el cual ordenó notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y a Beatriz Ospina.
Mediante Oficio 0345, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demandante Orthobed: La SIC violó el Artículo 134 de la Decisión 486 por cuanto la marca ORTOFLEX (mixta) no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro.
El signo ORTOFLEX (mixto) es similar a la marca registrada ORTHOBED (mixta), y además identifican los mismos productos, por lo que son susceptibles de producir confusión. En el signo solicitado ORTOFLEX (mixta) como en la marca previamente registrada ORTHOBED (mixta) predomina el componente denominativo. Los actos administrativos demandados contravienen el Artículo 134 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la contestación de la SIC:. La SIC ha actuado de manera razonada y motivada, con la finalidad de garantizar que el signo solicitado cumpliera con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. No se ha incurrido en ninguna de las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la mencionada norma.
Así, desde el punto de vista visual y ortográfico, los signos confrontados, si bien comparten algunas vocales y consonantes, presentan una pronunciación disimil. 4.3. 4.4. 4.5. Las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su conformación, no presentando semejanza alguna, siendo posible su coexistencia en el mercado. Se debe tener en cuenta que en la comparación tiene gran influencia el hecho de que ORTHOBED (mixta) contiene un significado conceptual, lo que impide que el consumidor la confunda con el signo ORTOFLEX (mixto).
Los signos en conflicto se encuentran conformados por una palabra de uso común (ORTO), la cual se encuentra acompañada de otras partículas, tales como, FLEX en el caso de la marca solicitada, y, BED y LIFE en el caso de las marcas opositoras, lo que genera que sean diferentes, y evoquen distintos conceptos. Argumentos de la tercera interesada Beatriz Ospina: No obra en el expediente la contestación de Beatriz Ospina.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que los requisitos para constituir una marca, a los que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.
En ese sentido, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas mixtas. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca Débil 1.1. 1.2, ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos ORTOFLEX (mixta) y ORTHOBED (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 5 1.3 En el presente caso, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* 1.4 a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las ralces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, se deberá al cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Ibidem. Ibidem. a 4 q/ S 1.5 2.1. 2.2. 2.3. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Al analizar el caso concreto, es importante determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría o no incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas Como existiría confusión entre el signo solicitado ORTOFLEX (mixto) y ORTHOBED (mixta), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.$ Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente”: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016. Ibídem. —. 2.4. b) tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que sí se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. > 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca Débil En el presente caso, la SIC señaló que los signos en conflicto se encuentran conformados por una palabra de uso común ORTO acompañada de otras partículas, tales como, FLEX en el caso de la marca solicitada, así como BED y LIFE en el caso de las marcas opositoras, lo que generaría que sean diferentes y evoquen distintos conceptos.
Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(.)” Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos y proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.? En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00412, la que Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015, de fecha 23 de junio de 2016. 9 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. q Cecilia Luisa le Quinteros Martha Ryeda Merchán MAGISTRADA M Hernán ro Zambrano Hugo Ramiro Gómsz Apac ¡[AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10