TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 202-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00028 Referencia: Marca involucrada VIASAT (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1787 del 6 de mayo de 2016, recibido el 10 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Articulos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Intemo N? 2011-00028; y, El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Viasat, Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: GPS de Colombia Ltda. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Hechos relevantes:. El 28 de julio de 2008, GPS de Colombia Ltda. (en adelante, GPS de Colombia) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), la cancelación por falta de uso contra la marca VIASAT (denominativa) registrada bajo Certificado 286312 a favor de Viasat Inc. para distinguir equipos de comunicaciones, principalmente: módems, receptores, radios, simuladores y redes para comunicaciones satélites y terrestres, y equipos de comunicaciones para redes telefónicas satélites, de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 6 de marzo de 2009 Viasat, Inc. contestó la acción de cancelación interpuesta, adjuntando pruebas a fin de acreditar el uso de su marca. Por Resolución 41989 del 26 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de signos Distintivos) de la SIC canceló por falta de uso el registro de la marca VIASAT, considerando lo siguiente: a) Las pruebas presentadas no son válidas dado que no fueron certificadas por Notario. b) Las facturas, folletos, extractos de páginas no fueron admitidas por cuanto no fueron traducidas del idioma inglés al español.

Viasat, Inc. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 41989. Por Resolución 54648 del 28 de octubre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución 41989. Señaló que las pruebas en idioma inglés contienen información de carácter técnico y no son de fácil comprensión, por lo que no acreditan el uso efectivo y real de la marca en cuestión. Por Resolución 37551 del 26 de julio de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 41989..

Viasat, Inc. presentó una demanda ante el Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas mencionadas en los puntos anteriores.. Mediante Auto del 28 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda interpuesta y decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 4.2. 4.5.

Argumentos de la demanda de Viasat, Inc.: Las resoluciones materia de nulidad vulneran lo establecido en los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por cuanto las pruebas adjuntadas con la contestación de la cancelación demuestran el uso de la marca VIASAT en Colombia, a través de sus distribuidores autorizados y dentro del periodo correspondiente (del 28 de julio de 2005 al 28 de julio de 2008).

El hecho de que en las facturas o folletos presentados aparezcan junto a la marca VIASAT las referencias de los productos comercializados (C/L FEED 4.5 MNL RT, 1025739, EW (TYP), 2W), no desvirtúa el uso de la marca en cuestión, pues se aprecia claramente la marca VIASAT. La declaración de su asesor legal no fue admitida por la SIC, señalando que no habían sido certificadas por Notario, pudiendo haber sido admitidas en virtud a la presunción de buena fe.

La SIC no valoró pruebas presentadas en idioma inglés, sobre la base de lo dispuesto en la Circular Externa N* 14 del 28 de diciembre de 2007 que señala que los documentos en inglés deben ser presentados con su traducción, lo cual resulta una imposición gravosa e innecesaria, generándose inseguridad jurídica. Argumentos de la contestación de la SIC:.

Las resoluciones administrativas objeto de nulidad no violan lo establecido en la Decisión 486; por lo tanto, dichas resoluciones fueron emitidas de conformidad con el ordenamiento legal y tomando en consideración la jurisprudencia aplicable al caso en concreto. Los documentos aportados no demuestran de manera clara el uso efectivo y real de la marca VIASAT para productos de la Clase 9 que ampara dicha marca..

Algunos de los documentos presentados acreditan el uso de denominaciones distintas a la marca objeto de cancelación VIASAT.. Contrariamente a lo señalado por la demandante, la declaración realizada por el asesor legal de Viasat, Inc. sí fue admitida y valorada, lo que está en discusión es que mediante dicha declaración se pretenda dar valor a otros documentos aportados como pruebas.

Los documentos adjuntados deben ser presentados con su debida traducción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Decisión 486, por lo que no es aplicable la Circular Externa aludida por la demandante. Argumentos del tercero interesado GPS de Colombia: No obra en el expediente contestación del tercero interesado. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, por lo tanto, procede la interpretación de los referidos artículos.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su litutar, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ondenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que ta falla de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior, El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.” 4 NN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello En vista de que en el proceso interno se discute la cancelación de la marca denominativa VIASAT, inscrita bajo Certificado 286312 para distinguir productos la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.? El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.3 De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente:* a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la Ver Interpretación prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

Ibídem. Ibidem. 4 1.5. b) marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la via administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello.

Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente:? a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.

Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la 5 Ver Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 562-1P-2015 de fecha 6 de julio de 2016.

Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. b) La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución. 1.6. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso 4 e efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación: € a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene parámetros con relación a las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. Dichos parámetros son: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados. b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 8 Ibidem. 1.7. 1.8. 2.2. c) El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Adicionalmente, como se desprende del Artículo 165 de la Decisión 486, el “no uso” tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de tiempo corta, no procede la cancelación por no uso.? En atención a lo expuesto, se debe determinar si la marca registrada objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, VIASAT (denominativa), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros en el periodo relevante, a saber, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. Se debe determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercialización o prestación. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.8 El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el Ibidem.

Ibidem. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.? En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca VIASAT (denominativa) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos En el presente caso, se ha argumentado que no se valoraron pruebas presentadas en idioma inglés, puesto que no fueron acompañadas por su traducción al idioma castellano. En ese sentido, corresponde abordar dicho tema. El Artículo 8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente: “Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.

Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente”. Conforme se desprende de la norma citada, en caso de que los documentos estuvieren en idioma extranjero, se deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional competente pueda hacer una evaluación de dichos documentos.

Los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que exista certeza respecto del contenido de los mismos y la autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis. No obstante lo anterior, la oficina podrá exonerar la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables y pueda analizar dicha documentación dependiendo de cada caso, por lo que la exigencia de la presentación de la traducción al idioma castellano constituye una facultad discrecional de la autoridad competente.*? En efecto, es la autoridad la que puede eximir al solicitante a que haga la traducción si aprecia que el documento escrito en otro idioma es de fácil traducción por ella.

De lo contrario, si lo considera pertinente y necesario Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 55-1P-2011 de fecha 9 de septiembre de 2011, p. 14. puede exigir que el solicitante presente los documentos traducidos al idioma castellano. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00028, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, bl. 6 Cecilia Luisá Ayllón Úlinteros MAGISTRADA Hernán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10