PROCESO: 553-IP-2015 — Comunidad Andina

Y 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 553-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Deseal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-259317 Referencia: Marcas involucradas LOS OLIVOS (mixta) y FUNERALES LOS OLIVOS (mixta).

Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-284, de fecha 28 de setiembre de 2015, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-259371, en cuanto a los siguientes aspectos: (i) Si una asociación de empresas es titular de una marca y una de las empresas integrantes de esa asociación se encuentra autorizada y habilitada para utilizar dicho signo distintivo, concede a un tercero la posibilidad de utilizarlo y dicha relación perdura durante varios años, ¿podría configurarse infracción de dicha marca? (ii) Si la referida asociación conocía de la utilización de su signo por parte de un tercero, desde varios años atrás. ¿Tal conocimiento hace que la situación varíe y ese uso pueda no ser considerado como una infracción a sus derechos de propiedad industrial?; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. 1. 2.1.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Asociación Los Olivos Demandado: Servicios Funerarios de Boyacá Ltda. (Serfunboyacá) Hechos relevantes: El 25 de noviembre de 2014, Asociación Los Olivos (en adelante, Los Olivos) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad marcaria en contra de Servicios Funerarios de Boyacá Limitada (en adelante, Serfunboyacá), en base a las siguientes marcas de su titularidad: - La marca mixta “LOS OLIVOS” inscrita con Certificado 265035, para distinguir, papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías, papeleria; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), correspondientes a la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. $ Olivos.

Un servicio con sentido humano La marca mixta "LOS OLIVOS” inscrita con Certificado 265034, para distinguir, servicios relacionados con negocios financieros o monetarios, los servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como cooperativas de crédito; compañías financieras individuales; servicios de thurts de inversión; servicios de corredores de bienes y valores; servicios de negocios 2 monetarios prestados agentes, fiduciarios; servicios de administración de inmuebles; administración de parques cementerios; los servicios relacionados con los seguros, correspondientes a la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza..

Los $ Olivos. Un servicio con sentido humano La marca mixta “LOS OLIVOS” inscrita con Certificado 348828, para distinguir, plantas y flores naturales; coronas de flores naturales, flores para la decoración, forraje, correspondientes a la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Boris. La marca mixta “LOS OLIVOS” inscrita con Certificado 265033, para distinguir, los servicios personales prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales; los servicios de pompas fúnebres; entierros; confección de coronas; cremación; análisis para la implementación de sistemas de información, administración de derechos de propiedad industrial; servicios de compra venta de productos alimenticios listos para el consumo humano vendidos mediante establecimientos de servicios tales como cafetería o restaurantes y afines, correspondientes a la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 7) Olivos.

La marca mixta “LOS OLIVOS” inscrita con Certificado 348829, para distinguir, servicios funerarios, cremación, constituir y/o apoyar el fortalecimiento de empresas de servicios funerarios, Q R servicios de asesorías a sus asociados, correspondientes a la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. otivos. La marca mixta “FUNERALES LOS OLIVOS” inscrita con Certificado 170501, para distinguir, establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, tales como acompañamiento en sociedad y especialmente servicios funerarios y crematorios compra y venta de cofres mortuarios y demás servicios que presta una funeraria a personas o entidades afiliadas y particulares, correspondientes a la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

(£) isOlvs La marca figurativa, inscrita con Certificado 348825, para distinguir, servicios funerarios, cremación, constituir y/o apoyar el fortalecimiento de empresas de servicios funerarios, servicios de asesorías a sus asociados, correspondientes a la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. La demandante alegó que Serfunboyacá es una sociedad mercantil, domiciliada en Sogamoso (Boyacá), cuya actividad es la prestación de servicios funerarios (salas de velación, transporte y traslado de cadáveres), los mismos que desarrolla en tres establecimientos ubicados en los municipios de Belén, Duitama y Sogamoso.

Asimismo, anuncia sus establecimientos como “Funerales Los Olivos”, utiliza la marca LOS OLIVOS en vehículos fúnebres, así como en los avisos puestos en la cartelera de la Catedral de Duitama usurpando dicha marca que no es de su propiedad. 4 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Mediante Oficio 1003-284 del 28 de setiembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a los aspectos mencionados al inicio de la presente ponencia. Argumentos de la demanda de Los Olivos: Serfunboyacá anuncia sus establecimientos como “Funerales Los Olivos”, utiliza ilícitamente la marca LOS OLIVOS en vehículos fúnebres y en los avisos puestos en la cartelera de la Catedral de Duitama.

Serfunboyacá mantiene registrado un establecimiento de comercio con el nombre “Funerales Los Olivos Tunja”.* Organizamos una red nacional de servicios funerarios conocida como Red Los Olivos, la misma que agrupa a entidades cooperativas y mercantiles dedicadas a la actividad funeraria, a las cuales se ha otorgado licencia de la marca LOS OLIVOS.?2 Los miembros de la red integran toda su infraestructura de servicios funerarios conformada, entre otros, por las salas de velación, lotes de cementerios, bóvedas, carrozas fúnebres y hornos crematorios.

La demandada, con la usurpación de la marca LOS OLIVOS, genera confusión sobre los productos y los servicios que prestan e inducen a error al público consumidor. Argumentos de la contestación de Serfunboyacá: Mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2015, señaló que no usurpan la marca de la empresa demandante, toda vez que la prestación de servicios con el signo Los Olivos está debidamente autorizado por la Central de Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN (en adelante, COOPSERFUN), de acuerdo al correspondiente.

Código de Comercio de Colombia: “Artículo 515.- Se entiende como establecimiento de comercio como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”. Para el presente caso, se precisa que en el detalle de empresas que conforman la mencionada red, se encuentra la Central Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN. 5 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

El uso de las marcas Los Olivos se deriva de un contrato realizado en el año 2000 con COOPSERFUN, la que es licenciataria de Los Olivos para el uso y explotación de sus signos distintivos. Serfunboyacá canceló el registro mercantil del nombre comercial “Funerales Los Olivos Tunja” el 14 de enero de 2015. Serfunboyacá ha venido prestando los servicios funerarios con la distinción de la marca LOS OLIVOS, en calidad de agente comercial de COOPSERFUN, en los municipios de Duitma, Somagoso y Belén. Serfunboyacá ha venido prestando los servicios funerarios con la marca LOS OLIVOS, desde el 1 de enero de 2000, según contrato suscrito el 1 de abril del mismo año con COOPSERFUN.

Se encuentra autorizada para la operación comercial de ventas de los servicios funerarios con dicha marca, con el consentimiento de Los Olivos. Los servicios funerarios prestados se han hecho con la autorización de Los Olivos a través de su asociada COOPSERFUN y se han realizado a nombre esta. COOPSERFUN en su calidad de agremiada, autorizó el uso de la marca LOS OLIVOS, así como también la denunciante consintió durante quince años el uso de la mencionada marca.

Serfunboyacá ha estado vinculada comercial y económicamente a COOPSERFUÚN, asociada de Los Olivos, desde el 1 de enero del 2000 en los municipios de Duitama y Sogamoso, mediante un contrato de agencia comercial de hecho e instrumentado con un contrato de subarriendo, los mismos que se encuentran vigentes. 4.10.Considera que su actuación es de buena fe y consentido por Los Olivos, de conformidad al Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, así como de lo solicitado, solo procede la interpretación prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, así como de los Artículos 157 y 244 de la referida normativa.* TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.

El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos;

( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; l.)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducio a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

“Artículo 244.. La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. 7 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca En el presente caso, Los Olivos interpuso demanda ante la SIC por supuesta infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra Serfunboyacá. Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.

(i) Enel ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

De modo referencial, ver Procesos 346-IP-2015, p.6. 2.1. 2.2. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos En el presente caso, teniendo en cuenta la materia controvertida, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico O semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 9 2.3. 2.4. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los Literales a) y d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad, Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, p.5. 10 necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado!?, Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.5.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: () Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. (ii) Supuesto Il: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

(iii) Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. a a a. Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Usa la marca Marca protegida para marca que directamente sobre | productos aplicada UPUSSiol distingue productos. sobre productos. productos.

Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para marca que productos servicios aplicada distingue vinculados a los sobre productos. Subussiolh servicios. servicios que distingue la marca protegida. Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para Supuesto lil | marca que envases, envolturas, | productos o servicios distingue embalajes o aplicada sobre Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el ” riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recalda en el Proceso 70-1P-2008). 11 productos o acondicionamientos | envases, envolturas, servicios. de productos. embalajes o acondicionamientos de productos. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Los mencionados derechos de exclusión pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.? Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.10 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.!! De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 10 11 De modo referencial, ver Proceso 101-1P-2013, p.7.

De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. Ver de modo referencial Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p.B. 12 3.1. 3.2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo En el presente caso, Serfunboyacá alegó que su actuación era de buena fe y consentida por la demandante Los Olivos, ello de conformidad al Articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema planteado. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia que: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. 3.3.

El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: a) su propio nombre, domicilio o seudónimo; 13 3.4. 3.5. 3.6. b) un nombre geográfico; o, c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; b) Ofrecer en venta; c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.*2 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Que lo haga de buena fe; b) Que no constituya uso a título de marca; c) Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información; d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.

Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular De modo referencial, ver proceso 62-1P-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, pp.10 y 11. 14 3.7. 3.8. 3.9. especie de buena fe.

Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". *3 En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios!!, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.

Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; ¡ij que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones!*, Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Asimismo, 13 14 15 JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en el Proceso 137-1P-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-1P-2007 ya referido.

De modo referencial, ver proceso 62-1P-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, p, 12 Ibidem. 15 tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos?*, 3.10.Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 3.11.De acuerdo con las pautas antes detalladas, se deberá analizar si el signo “LOS OLIVOS” utilizado por la empresa Serfunboyacá, se encuentra contemplado como excepción, de acuerdo con lo citado en este acápite, asi como también, deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso. 4.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

Si una asociación de empresas es titular de una marca y una de las empresas integrantes de esa asociación se encuentra autorizada y habilitada para utilizar dicho signo distintivo, concede a un tercero la posibilidad de utilizarlo y dicha relación perdura durante varios años, ¿podría configurarse infracción de dicha marca? Para dar respuesta a la pregunta formulada, este Tribunal considerara pertinente contemplar los siguientes supuestos: a) Que uno de los miembros integrantes de una asociación de empresas (siendo la asociación quien tiene la titularidad del registro de la marca), conceda el uso de dicho signo a un tercero. b) Que el tercero que utiliza la marca a nombre de su contratante (en el supuesto de estar en un contrato de agencia comercial), y que el contratante sea un licenciatario de la asociación titular de la marca.

En ese sentido, con relación al primer supuesto, se deberá verificar en sus estatutos si algún miembro integrante de la asociación podrá e Ibidem, 16 4.2. otorgar “licencias de uso”!? o de ser el caso celebrar otros tipos de contratos en los cuales se incluya la cesión o licencia de la marca. Asimismo, con relación al segundo supuesto, se deberá verificar el contrato de licencia celebrado entre las partes y si es que el licenciatario, puede celebrar contratos en los que otorga sub-licencias u otros tipos de contratos con terceros, que contemplen la autorización de uso de la marca de titularidad de la asociación. En conclusión, a efectos de determinar si se configura o no una infracción de marca, el órgano consultante deberá determinar el tipo de Uso que viene realizando el tercero; es decir, si dicho uso se encuentra comprendido dentro del ejercicio regular de un derecho derivado de un contrato de licencia de marca o de un tipo de contrato que dentro de sus cláusulas contemple la posibilidad del uso autorizado de una marca registrada.

Si la referida asociación conocía de la utilización de su signo por parte de un tercero, desde varios años atrás. ¿Tal conocimiento hace que la situación varíe y ese uso pueda no ser considerado como una infracción a sus derechos de propiedad industrial? Para dar respuesta a la pregunta formulada por el órgano consultante, se deberá tener cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que comprende la prescripción de una acción por infracción. Dicha acción, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

De lo anterior, se desprende que si el término de prescripción depende del conocimiento del hecho infractor por parte del titular de la marca, este deberá demostrar que el periodo de conocimiento no ha superado el plazo establecido por la norma comunitaria para acreditar que la acción por infracción no ha prescrito. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2014-259317, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo 17 Cabe precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 131-IP-2012, de fecha 3 de diciembre de 2012, ha señalado que una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. 17 dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, ) ny) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Martha Rueda Merchán MAGISTRADA 'TRADA A Hernán lsro Zambrano” Hugo Ramiro Gómez Apac DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18