TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 632-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consuitante: 2009-00433 Referencia: Marcas involucradas FRUCO MAYOSTAZA (denominativa) y MAYOSTAZA (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3883, recibido el 25 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulos 135 Literal b), 136 Literal a) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2009-00433; y, El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno: Demandante: CONOPCO INC. Demandada: REPÚBLICA DE COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Hechos Relevantes El 23 de enero del 2006, CONOPCO INC. solicitó ante la Superintendencia de industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro de la marca FRUCO MAYOSTAZA (denominativa)! para identificar “( ) mostaza y salsas”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

PANAMERICANA DE ALIMENTOS $. A., presentó oposición a la solicitud de registro, sobre la base de la marca MAYOSTAZA (denominativa)? previamente registrada para identificar productos de la Clase 30% de la Clasificación Internacional de Niza. El 17 de diciembre del 2008, mediante Resolución 53158, la SIC declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca solicitada. inconforme con tal decisión, CONOPCO INC. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 53158, los cuales fueron resueltos en las Resoluciones 4152 del 30 de enero de 2009 y 10460 del 27 de febrero de 2009, respectivamente, ambas confirmando la decisión inicial.

El 16 de julio de 2009, CONOPCO INC. presentó acción de nulidad contra las Resoluciones 53158, 4152 y 10460. Mediante auto del 17 de marzo del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa CONOPCO INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:. Se ha incurrido en la violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en donde se consagra la imposibilidad de registro como marca de los signos cuyo uso en el comercio afectaran indebidamente un derecho de un tercero, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o para los mismos servicios respecto a los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Resulta evidente que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca denominativa FRUCO MAYOSTAZA, * Expediente Administrativo 065802. 2 Certificado 351653 de 29 de junio de 2007 3 Clase 30: ( ) Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de homear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. 2 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. no se tuvo en cuenta que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en esta norma, no se encuentran presentes en este caso.

Se ha visto vulnerado el Artículo 135 literal b) de la misma Decisión 486, el que establece que no podrán registrarse como marca los signos que carezcan de distintividad, carencia que no existe en la marca FRUCO MAYOSTAZA (denominativa). Se infringió el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone que para determinar la notoriedad de un signo distintivo se tomará en consideración los factores de conocimiento del sector perteneciente dentro de cualquier País Miembro, y la marca FRUCO es totalmente reconocida en el mercado colombiano. Siendo el fundamento de rechazo del signo solicitado FRUCO MAYOSTAZA (denominativo) haberlo considerado un signo descriptivo y comúnmente utilizado en el mercado, es claro que no puede ser monopolizado por un solo comerciante y, por lo tanto, la apreciación de la SIC sobre la similitud de las marcas es totalmente equivocada.

El término MAYO de la palabra MAYOSTAZA, es un término descriptivo por cuanto informa de manera directa las características de los productos que se pretende distinguir con dicho signo, pues está indicando precisamente que se trata de mayonesa, el cual es un producto disponible en el mercado como producto e ingrediente de distintos productos, se trata de un término descriptivo no susceptible de registro.

De igual manera el prefijo STAZA que hace referencia a la mostaza. El fundamento de rechazo de la marca FRUCO MAYOSTAZA (denominativa) solicitada a registro es equivocado, pues MAYOSTAZA consiste en un término descriptivo y comúnmente utilizado en el mercado por lo que no puede ser monopolizado por un solo comerciante. La marca FRUCO MOYOSTAZA (denominativa) es una marca derivada de la marca notoria FRUCO y en consecuencia goza de fuerza distintiva pues se trata una marca notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar salsas, aderezos y productos alimenticios en general.

Argumentos de la contestación en la demanda contencioso administrativo La SIC, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Con las Resoluciones emitidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las 6 decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable. 4.2.

La marca denominativa solicitada FRUCO MAYOSTAZA presenta semejanzas con la marca denominativa registrada MAYOSTAZA, generando alto riesgo de confusión en el público consumidor. 4.3. El signo solicitado no cumple con la función esencial de la marca, que es diferenciar el origen empresarial de los productos solicitados, no siendo apto para distinguir productos en el mercado.

A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulos 135 literal b), 136 literal a) y 228 de la Decisión Andina 486. De los cuales se interpretarán únicamente los Artículos 136 literal a) y 228 de la antes referida Decisión 486* por ser aplicables al caso concreto. No se interpretará el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 por tratarse de una causal absoluta de irregistrabilidad, tema no directamente relacionado al que se debate en el proceso interno. * “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de st conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo fa publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 0) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

O, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional, o, k) la existencia y antigUedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

E DO 2ON

1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos compuestos. Palabras de uso común y descriptivas. La marca derivada y la marca notoria. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión y asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Sé abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre la marcas denominativas FRUCO MAYOSTAZA solicitada a registro por la sociedad CONOPCO INC y la marca MAYOSTAZA previamente registrada por PANAMERICANA DE ALIMENTOS $.

A.., por lo que resulta pertinente referirnos al contenido del artículo 136 de la Decisión Andina 486, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), que dispone: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o. semejante a la registada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad _o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir. Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común£, En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes criterios: 1.3.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. $ Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: “LOCKHEED MARTIN". * Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR”. 1.4. 1.5. 2.2. 1.3.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.3.3.

Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.3.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas: 1.4.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.4.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.4.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.4.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos “FRUCO MAYOSTAZA" y "MAYOSTAZA”.

Comparación entre signos denominativos compuestos En el presente caso existe el conflicto entre dos signos denominativos “FRUCO MAYOSTAZA” y "MAYOSTAZA”. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasia; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o 7 DS Y 2.3. 2.4. servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al tratarse de dos signos denominativos se recomienda observar las reglas siguientes: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. —- Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Por otro lado, debido a que uno de los signos en conflicto, FRUCO MAYOSTAZA, es de naturaleza denominativa compuesta, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. Los signos denominativos compuestos son aquellos que se componen de dos o más palabras. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.7 Cuando estamos frente a un signo compuesto, las autoridades deben analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Además se deberá identificar aquel vocablo que pudiera darle la suficiente carga semántica para que sea capaz de distinguir productos y/o servicios de un origen empresarial determinado de forma tal que no sea confundible con otros concurrentes en el mercado. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, se deberá verificar si la SIC consideró en el caso concreto las palabras que conforman los signos para saber si poseen una función diferenciadora en su conjunto, es decir cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público 7 Proceso N* 13-1P-2001.

Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en Gaceta Oficial N* 677 de 13 de junio de 2001 R Ye 3.2. 3.3. consumidor, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Palabras de uso común y descriptivas en la Clase 30 (MAYOSTAZA). La demandante argumentó que “ el término MAYO de la palabra MAYOSTAZA, es un término descriptivo por cuanto informa de manera directa las características de los productos que se pretende distinguir con dicho signo, pues está indicando precisamente que se trata de mayonesa, el cual es un producto disponible en el mercado como producto e ingrediente de distintos productos, se trata de un término descriptivo no susceptible de registro.

De igual manera el prefijo TAZA que hace referencia a la mostaza, por ende no puede ser monopolizado por un solo comerciante”. La SIC argumentó que: “la marca denominativa solicitada FRUCO MAYOSTAZA presenta semejanzas con la marca denominativa registrada MAYOSTAZA, generando alto riesgo de confusión en el público consumidor”. Las palabras de uso común son aquellas que en el lenguaje ordinario son utilizadas de manera generalizada por parte de los consumidores o empresarios para referirse a ciertos productos o servicios.

En el marco de la Comunidad Andina se deben analizar las galimatias locales de cada uno de los países miembros para determinar si una palabra es de uso común. Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es el producto o servicio?, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva o de uso común respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza de la misma manera podemos decir que una designación común o descriptiva puede ser irregistrable para una clase pero para otra podría ser totalmente registrable.

El Tribunal se ha expresado de la siguiente forma: “A/ conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna”.* El sólo hecho de que una palabra esté incluida en algunos registros de marca no la convierte en un término de uso común. El análisis debe hacerse en el mercado y no en el campo registral. * Proceso 29-1P-2013, publicado en la G.O.A.C. Número 2217 de 16 de julio de 2013. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2.

A Si bien el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales no son registrables, sin embargo las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas?, Se deberá verificar si la SIC consideró que las denominaciones FRUCO MAYOSTAZA y MAYOSTZA para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Internacional, en su conjunto son o no de uso común de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. La marca derivada y la marca notoria El demandante dentro de la acción de nulidad argumenta que la marca “FRUCO MOYOSTAZA (denominativa) es una marca derivada de la marca notoria FRUCO y en consecuencia goza de fuerza distintiva pues de trata una marca notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar salsas, aderezos y productos alimenticios en general”.

La marca notoria es aquella que sea reconocida como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocida. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El reconocimiento de la notoriedad de un signo le corresponde a la autoridad nacional competente, debiendo tener en cuenta algunos factores, entre ellos: a) El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización, protección y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; b) El valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro, Y sabe también que siempre YN 2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio.

Esto necesariamente tendrá efectos sabre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed, Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. $ "e 10 o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección; c) El grado de distintividad; d) El valor contable del signo como activo empresarial; e) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; y, f) La antigúedad.

Estos factores pueden influir decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. 10 4.3.

La marca derivada es aquel signo que posee ciertas diferencias o variaciones no sustanciales respecto de una marca anteriormente registrada por el mismo titular para los mismos productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas: “( ) el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas marcas derivadas' como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente.** De igual forma ha sido enfático en señalar que, por el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, esto de ninguna manera significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, el signo solicitado no debe encuadrarse en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.4.

En el presente caso se trata de un signo que acompaña a una marca presumiblemente notoria por lo tanto el examen a realizarse es especial, 10 Proceso 08-1P-95, publicado en la G.O.A.C. N*. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. * Proceso 84-1P-2000, publicada en la G.O.A.C. N* 677, de 13 de junio de 2001, marca: KRYSTAL. 6 11 4.5. en estos casos el Tribunal ha manifestado “( )que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor”. 12 Se deberá determinar en el caso concreto si la SIC consideró el grado de notoriedad de la marca "FRUCO” a través de las pruebas que se hayan presentado para reconocer su calidad, en segundo lugar, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar "FRUCO MAYOSTAZA”, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el conjunto marcario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00433, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su Es la acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 gel Esatuto d ¡1 Cecilia L: pa nteros sti Hernán opi brano Tribunal. mabistrADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fr y nte la "SECRETA lO Notifiquesé' a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 2 Prooceso 151-1P-2011, marca: "COCINA FAMILIA ULTRA” (denominativa), publicada en la G.O.A.C. No. 2053 de 22 de mayo de 2012 12