ki cp TRIBUNAL DE JUSTICIA |] r E A COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 598-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2013-00104 Referencia: Marca ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3729, recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 82 literal d) de la Decisión 344, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00104.
El Auto de 14 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: C. |. CONINEX S.A.S. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos relevantes El 2 de mayo de 2011, la sociedad C. |. Coninex S.A.S., solicitó! a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), de la República de Colombia, el registro de la marca ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta), para distinguir “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles ” de la clase 29 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).
El 20 de octubre de 2011, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 633. No se presentaron oposiciones. El 20 de marzo de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 14822, denegó el registro de la marca ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixta) sobre la base de lo establecido en el literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486.
El 29 de marzo de 2012, C. |. Conimex S.A.S., interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 14822 de 20 de marzo de 2012, pronunciada por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC. El 30 de noviembre de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución No. 75285, confirmó la Resolución 14822 de 20 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC.
El 8 de marzo de 2013, C. !. Conimex S.A.S., demandó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de la Resolución 14822 de 20 de marzo de 2012, pronunciada por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, y de la Resolución 75285, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
Expediente administrativo 11-053098 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. El 18 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, determinó suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda C. |.
Conimex S.A.S. presentó demanda en la que expuso los siguientes argumentos: La SIC incurre en un error esencial de hecho porque la expresión “Andaluz Aceite de Oliva" no tiene per se la idoneidad para remitir y describir inmediatamente procedencia geográfica alguna, menos referente puntual y concretamente a Andalucía de España, incurriéndose en una afirmación y conclusión ligera, infundada y carente de respaldo científico y probatorio, y con mayor razón si se tiene en cuenta que Andalucía en España no es el único lugar del planeta que ostenta ese nombre o denominación. Si la expresión "Andaluz Aceite de Oliva” se considera y aprecia, no individualmente, sino en conjunto con los restantes elementos de la marca, se puede concluir que no tienen idoneidad para servir en el comercio para describir la procedencia geográfica concreta, puntual, exclusiva y Única de Andalucía, España, sí de España como país productor y exportador, tal como se indica expresamente en la etiqueta, porque éste es un hecho cierto, por lo tanto no se engaña al consumidor quien al observar el signo, a lo máximo asocia a España como país o lugar geográfico de procedencia. Andalucía no se asocia directa, inmediata y exclusivamente con la producción de aceite de oliva, pues esta actividad le es característica pero no exclusiva en toda España y en países europeos como ltalia, Grecia, Portugal, etc.
La Administración confunde su petición con casos puntuales y en los que, de manera inequívoca, determinados productos se asocian con una región determinada. Los actos acusados son violatorios del Artículo 82 literal d)? de la Decisión 344? de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.
El Régimen Común de Propiedad Industrial establecido con la Decisión 344 fue sustituido por el vigente desde 14 de septiembre de 2000 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). 3 > 2% 4.1. 4.2. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: El signo solicitado ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixto) puede ser engañoso, respecto a la procedencia geográfica, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos que se pretende, toda vez que el signo solicitado emplea la expresión “Andaluz”, creando en la mente del consumidor la idea de que bajo dicha marca se comercializará aceite de oliva, entre otros, con la calidad y la procedencia geográfica de Andalucía, España. El signo solicitado tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor y, en consecuencia, la marca está dentro de la causal de irregistrabilidad que señala el literal ¡) del Artículo 135 de la Decisión 486.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 82 literal d) de la Decisión 344. No procede la interpretación del Artículo 82 literal d) de la Decisión 344, sustituida el 14 de septiembre de 2000, toda vez que, al momento de la solicitud de registro de marca formulada el 2 de mayo de 2011, la referida Decisión ya no se encontraba vigente.
En consecuencia, solo procede la interpretación del Articulo135 literal i) de la Decisión 486*, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los signos engañosos por el lugar de procedencia ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) il) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 4 YA 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Los signos engañosos por el lugar de procedencia Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, la SIC manifiesta que el signo solicitado ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixto) puede ser engañoso respecto a la procedencia geográfica, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos que se pretende distinguir, toda vez que el signo solicitado emplea la expresión “Andaluz”.
Por lo tanto, el Tribunal estima necesario focalizar la presente providencia en el análisis del presente tema. En virtud de que la causal de irregistrabilidad absoluta cuya configuración se debate en el proceso interno comporta una especie de la prohibición general de registrar “signos engañosos", contemplada en el literal i) del Artículo 135, el Tribunal considera conveniente analizar la norma objeto de la presente interpretación prejudicial, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) ) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Subrayado por fuera del texto. El literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de signos que puedan inducir a engaño a los medios comerciales o al público consumidor en general?. En relación a esta prohibición general, este Tribunal considera que: "Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado"*, En ese sentido, la interpretación expedida expedida dentro del Proceso 51-1P-2013 de 19 de junio de 2013, p. 18.
Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 82-1P-2002 de 4 de diciembre de 2002, p. 5; citada, entre otros, dentro del Proceso 51-1P-2013 de 19 de junio de 2013, p. 19; y del Proceso 150-1P-2013 27 de noviembre 2013, p. 14 5 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad y, en consecuencia, lo induce a error acerca de la naturaleza del producto o servicio, sus cualidades, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo o cualquier otra caracteristica”.
En ese sentido, la prohibición de registrar signos engañosos se dirige a precautelar el interés general, es decir, del público consumidor. En consecuencia, el carácter engañoso de un signo debe ser analizado según el producto o servicio que se pretenda distinguir, por cuanto no existen signos engañosos por sí mismos!, El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.
Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas caracteristicas o que tienen la misma calidad reconocida de los realmente originarios de dicho territorio?. De conformidad con lo anterior, se debe evaluar si el signo ANDALUZ ACEITE DE OLIVA (mixto), solicitado a registro por Coninex S.A.S., podría generar engaño y, en consecuencia, inducir a error al público consumidor pertinente respecto de la procedencia de los productos en la clase 29 que pretende distinguir y, como efecto, en relación a su calidad, a efectos de determinar su registrabilidad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00104, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Véase, a mado referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 35-1P-98 de 30 de octubre de 1998, pp. 16-17; siguiendo a las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 12-1P-96 y 30-1P-96, Gacetas Oficiales 265 y 299, de 16 de mayo de 1997 y 17 de octubre de 1997, respectivamente; citado en el Proceso 38-1P-99 de 26 de enero de 2000; el cual, a su vez, es citado, entre otros, dentro de los Procesos 51-1P-2013 de 19 de junio de 2013, p. 19, y 150-1P-2013 27 de noviembre 2013, p. 15.
Ibid. Al respecto, Otamendi explica lo siguiente: “Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El Principio es el correcto aun cuando haya palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE O IRROMPIBLE".
OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 86; citado en el Proceso 35-1P-98 de 30 de octubre de 1998, p. 16. Véase, a modo referencial, tas interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 51- IP-2013 de 19 de junio de 2013, p. 19; y del Proceso 150-IP-2013 27 de noviembre 2013, p. 15. 6 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cra Cecilia kúisa Agllón Quinteros MAGISTRADA ] Hugo R ] iro Gómez Apac JAGISTRADO | a De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.