TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 603-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Colombia) Expediente interno dei Consultante: 110013103032201300009 02 Referencia: Acción por infracción y acción por competencia desleal Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio C-1909, recibido el 11 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 110013103032201300009 02.
El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 2.1. 2.2. Terceros COMCEL S.A. interesados: TELMEX COLOMBIA S.A. TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Hechos relevantes Para el 26 de marzo de 2013, la Federación Colombiana de Fútbol (en adelante, “la FCF”), además de ser titular de la marca FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOL (mixta)!, registrada para distinguir servicios comprendidos en la clase 41? de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza”), era ya titular de la marca SELECCIÓN COLOMBIA (denominativa) en las clases 281 y 415 y de la marca SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL (denominativa)? en las clases 28? y 418 de la mencionada Clasificación. 13 00 V El 1 de abril de 2013, el Director de Mercadeo de la FCF envió un correo electrónico al Director de Mercadeo de Comcel S.A., Telmex Colombia S.A. y/o Telmex Telecomunicaciones Claro (en adelante, “Claro”), en el cual solicitó retirar todo tipo de comunicación pública en la que Claro Certificado de registro 292823.
"Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Intemacional de Niza. Certificado de registro 468088. “Artículos de gimnasia y deporte”, productos contenidos en la clase 28 de la Clasificación internacional de Niza. "Competiciones en las que participará la Selección Colombia", servicios incluidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
Certificado de registro 466493. “Artículos de gimnasia y deporte”, productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Para “distinguir en forma genérica a las selecciones colombianas de fútbol, en cualquier categoría, durante las distintas competiciones en las que deban participar”, servicios contenidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.3. 2.4. estuviera utilizando sus marcas y la imagen de la selección nacional de fútbol de Colombia, asi como otros activos de la FCF?, El 22 de abril de 2014, la FCF interpuso demanda de infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal; solicitando medidas cautelares contra Claro; y manifestando que, desde el año 2013 hasta las medidas cautelares decretadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "la SiC”), Claro había publicado, comunicado y difundido publicidad en la cual:10 a) Seutilizaban los signos distintivos de la FCF; b) Se incluía la imagen de los jugadores de la selección colombiana de fútbol; y, c) Se explotaba la reputación de la selección colombiana de fútbol y la FCF.
La demandante afirmó que Claro habría publicado, comunicado y difundido, a comienzos de 2014, y en la coyuntura del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, la campaña publicitaria “Súmate a los Once”, compuesta de un video promocional, una página web, vallas publicitarias y otras estrategias de mercadeo, así como una campaña publicitaria adicional vía la red social denominada Facebook.
El 27 de mayo de 2015, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC dictó Sentencia, en la cual resolvió: a) Declarar que el comportamiento de Claro configura una infracción al derecho de marcas (Artículo 155 literal d) de la Decisión 486) y un acto de competencia desleal por explotación de la reputación ajena y confusión. b) Ordenar a Claro que se abstengan de emplear los signos distintivos de la FCF y la imagen de la selección colombiana de fútbol en actividades publicitarias y/o comerciales. c) Desestimar las demás pretensiones formuladas por la parte demandante. d) Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante el Auto 20860, de 2014.
El Director de Mercadeo de la FCF concluyó su comunicación solicitando a Claro que: “procedan a la brevedad con el retiro de esta y cualquier tipo de comunicación pública, masiva y promocional y por favor tomen los correctivos necesarios para que este tipo de usos indebidos de explolación de la marca Selección Colombia no vuelva a suceder y evitar inconvenientes de tipo legaf.
La referida demanda fue tramitada mediante radicación 11001319900120148604802. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. e) En la medida en que las pretensiones de la demanda fueron acogidas parcialmente y que una parte sustancial de las excepciones formuladas por la parte demandada determinó ese resultado, no hubo condena en costas. Claro presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 27 de mayo de 2015.
Mediante escrito de 29 de julio de 2015, la FCF presentó resumen escrito de los alegatos de conclusión de audiencia del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial. El 30 de septiembre de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar a este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) formuló demanda en acción por infracción de derechos de propiedad industrial y acción de competencia desleal, esencialmente, en los siguientes términos: Claro no es patrocinador, licenciatario ni colaborador/proveedor oficial de la selección nacional de fútbol de Colombia, razón por la cual no tiene derecho a utilizar los signos distintivos de la FCF, ni signos similares a los de la FCF, ni de utilizar la imagen de la Selección con el fin de promocionar sus productos y/o vincularlos con las marcas.
Sin embargo, Claro publicó recientemente en diferentes canales de comunicación masiva, como redes sociales y televisión, campañas publicitarias, en las cuales utilizó, directamente o suprimiendo de los productos (camisetas), los signos distintivos de la FCF, la imagen de la Selección y de sus jugadores, aprovechándose de la reputación de la FCF y de la Selección. Las referidas campañas publicitarias se han presentado de manera reiterada y deliberada desde comienzos del año 2013 y continúan a la fecha generando las siguientes equivocadas percepciones y creencia en los consumidores promedio: (i) que Claro es un patrocinador oficial de la selección nacional de fútbol de Colombia y de la FCF; y/o, (ii) que Claro es un licenciatario autorizado para utilizar u omitir los signos distintivos de la FCF en productos con los cuales normalmente se encuentra asociado, como es el caso de la camiseta..
Dentro de las mencionadas campañas, la FCF ha podido constatar que Claro emitió un video promocional denominado “Súmate a los Once y haz parte de los que ya creemos”, que hace referencia a la selección 4 3.4. 3.5. 3.6. nacional de fútbol de Colombia y utiliza su connotada reputación, con ocasión de su clasificación al Mundial de Fútbol de Brasil 2014, con el propósito de generar la creencia en los consumidores de que Claro: (i) patrocina a la selección nacional de fútbol de Colombia y/o es licenciatario de los signos distintivos de la FCF;
(ii) tiene autorización para utilizar la reputación de la Selección para promocionar sus servicios y productos; y/o, (iii) suprime de las camisetas de la Selección el logo de la FCF, que es una parte esencial e intrínseca de ellas, causando con ello una omisión y supresión no autorizada de un signo distintivo de un producto con el que siempre se encuentra asociada esa camiseta, máxime si se trata de una referencia a la clasificación de la Selección al Mundial de Fútbol de Brasil 2014.
Adicionalmente, se habrían realizado dos publicaciones en Facebook por parte de Claro Hogar Colombia, en las cuales se utiliza el logo de la FCF, además de la imagen y el nombre de jugadores de la selección nacional de fútbol de Colombia; vinculando de esta manera el nombre, imagen, reputación e incluso los signos distintivos de la FCF para generar o crear en el consumidor promedio la idea o creencia equivocada de que Claro está autorizado, es licenciatario, patrocinador y/o promotor oficial de la Selección y de la FCF.
Lo anterior, ocasiona o genera el riesgo de ocasionar una idea distorsionada en los consumidores por el aprovechamiento de la reputación de la Selección, así como confusión en los consumidores promedio sobre la vinculación de la marca, productos y/o servicios de Claro con la FCF y la Selección. A la fecha, Claro tiene en funcionamiento un portal web en el que promociona y posiciona sus productos suprimiendo el signo distintivo de la FCF de las camisetas de la selección nacional de fútbol de Colombia y/o sus activos para efectos publicitarios, al paso que usa ¡legítimamente en su favor la buena reputación de la Selección. Todo ello, genera confusión en el consumidor promedio al sugerir en forma evidente una vinculación entre Claro y la FCF para promocionar a la Selección. Las campañas publicitarias mencionadas, tomadas como medios de competencia en el mercado, implican un ilegal aprovechamiento frente a otros socios y patrocinadores de la selección nacional de fútbol de Colombia, quienes han efectivamente pagado importantes sumas de dinero para obtener la autorización de la FCF para utilizar sus signos distintivos y la imagen de la Selección, y presentarse en el mercado como patrocinadores oficiales de la Selección. Argumentos de la contestación a la demanda.
Claro, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó principalmente lo siguiente: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4,5. 4.6. Es cierto que la titularidad de los signos distintivos le otorga a la FCF el derecho de utilizarlos comercialmente, ya sea de forma directa o a través de terceros. Lo que no es cierto es que para que una persona pueda utilizar los colores amarillo, azul y rojo deba solicitarle una autorización previa a la FCF, ya que los mismos no son apropiables por ninguna persona, tal como lo señala el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486.
Respecto de las imágenes de Facebook Claro Hogar Colombia, siendo las únicas en las que aparecen los jugadores de fútbol de la selección nacional de fútbol de Colombia, la camiseta y el logo de la FCF, debe señalarse que, conforme con el Artículo 157 de la Decisión 486, los terceros pueden usar, sin el consentimiento del titular, sus signos distintivos, siempre y cuando lo hagan de buena fe, no constituya uso a título de marca y se limite a propósitos de información. Teniendo en cuenta que las imágenes de los jugadores de fútbol se utilizaron a título de información y no a título de marca para promocionar productos o servicios, con el fin de que el público conociera sobre la ocurrencia de un evento de interés general, Claro podía usar los signos distintivos de la FCF en las imágenes de Facebook de Claro Hogar Colombia.
Al no existir un uso de los signos distintivos, ni en el video promocional, ni en el portal web, ni en las imágenes de Facebook de Claro Móvil Colombia, no están presentes los elementos estructurales de la conducta desleal denunciada. Las imágenes de Claro Hogar Colombia están permitidas por el régimen de la propiedad industrial, al haber sido empleadas a titulo informativo.
En los materiales publicitarios de Claro, siempre se evitó que los mismos tuvieran por objeto o como efecto que el público consumidor pudiera caer en el error de confundirlos con los productos o servicios de la FCF, o pensara que existía una vinculación económica entre dichas sociedades. Es por ello que, en el video promocional se utilizan camisetas amarillas y rojas sumamente distintas a la camiseta oficial de la selección nacional de fútbol de Colombia o cualquier indumentaria oficial.
Tan es así que, en el video promocional, Claro hiciera uso de sus signos distintivos para transmitirle al consumidor su propia identidad. Lo mismo ocurre con el portal web, en el cual predomina el color rojo y la marca CLARO. En los fundamentos de derecho de la demanda se sostiene que Claro usó signos distintivos iguales o similares a los registrados a favor de la FCF; sin embargo, dicha afirmación está alejada de la realidad, pues en ninguno de ellos —salvo en las imágenes de Claro Hogar Colombia que en las que se usaron a título informativo— Claro está empleando un signo distintivo que tenga similitud ortográfica, fonética, conceptual o gráfica con los referidos signos distintivos de titularidad de la FCF. 6 5.1. 5.2. 5.4.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró fundada en parte la demanda, al considerar fundamentalmente lo siguiente: Los elementos constitutivos del mensaje publicitario, junto con el uso de los signos distintivos de la FCF, de la imagen de la selección nacional de fútbol de Colombia y de un lenguaje propio de una actividad promocional, como el que se aprecia en una frase que Claro generalmente emplea en sus actividades publicitarias o el que deviene de la utilización de los logos de la demandada y de su color institucional para la presentación de los comentarios incluidos, permiten concluir que las fotografías 1 y 2 tenían un contenido dirigido objetivamente a fortalecer el posicionamiento de la marca CLARO entre los consumidores y, en consecuencia, publicitario.
La conclusión expuesta se fortalece, teniendo en cuenta que la página de la red social Facebook de Claro no es un canal de información y, más importante, que en este caso no se demostró que fuera percibida así por los consumidores. En esa medida, es razonable concluir, sobre la base de las reglas de la experiencia, que si un consumidor pretendía informarse sobre un evento de interés general cuya realización es un hecho notorio, en lugar de haber acudido a la página en la red social Facebook de la demandada, habría consultado las páginas web de la FCF, del Canal Caracol o de un medio de comunicación reconocido.
En relación con el carácter publicitario de las fotografías 1 y 2, este no se pierde por el hecho de que con esas piezas publicitarias Claro no hubiera promocionado un producto o servicio concreto. En efecto, el concepto de publicidad incluye no solo las actividades encaminadas a promover la comercialización de productos y servicios, sino también aquellas dirigidas a contribuir al proceso de difusión y fortalecimiento de la marca anunciante, que es lo que estaba haciendo Claro con los mensajes comentados.
Continuando con el análisis de los elementos configurativos de la infracción contemplada en el literai d) del Artículo 155 de la Decisión 486, debemos resaltar que en este caso Claro empleó en las fotografías 1 y 2 los signos de la FCF precisamente respecto de los servicios comprendidos en la clase 41, amparados por las marcas correspondientes a los certificados de registro 292823, 468088 y 466493.
Esta afirmación es comprobable, pues en ambos mensajes las sociedades accionadas estaban haciendo referencia a la selección nacional de fútbol de Colombia en el marco de una actividad deportiva de carácter competitivo en la que el equipo venía participando. A —— 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Todos los patrocinadores emplean los signos distintivos de la FCF y, por lo tanto, si los consumidores advierten en un mensaje publicitario tales activos, podrán llegar a considerar que el anunciante de que se trate tiene esa calidad de patrocinador de la selección nacional de fútbol de Colombia.
En consecuencia, la utilización de un signo idéntico y otro similar a las marcas de la FCF por parte de Claro es un comportamiento idóneo para generar en la mente del consumidor la idea de que esta sociedad tiene la calidad de patrocinadora de la Selección y que tiene algún tipo de vinculación económica con la FCF, lo cual constituye un riesgo de asociación. Con la publicación de las fotografías 1 y 2, Claro usó en el comercio un signo idéntico y otro similar a las marcas de la FCF, correspondientes a los certificados de registro 292823, 468088 y 466493, respecto de los servicios amparados por tales registros, correspondientes a la clase 41.
Adicionalmente, con ese comportamiento, Claro generó en el mercado un riesgo de asociación con el titular de tales marcas, de manera que incurrió en la infracción contemplada en el literal d) del Artículo 155. Aunque el objeto que podría identificarse mediante la marca SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL (denominativa) puede ser referido por los participantes en el mercado, no pasa lo mismo en relación con los signos distintivos de titularidad de la FCF, debido al derecho exclusivo que esta ostenta, lo que impide a terceros utilizarlos libremente.
En el presente caso, se encuentra demostrado que Claro empleó sin autorización las marcas de la FCF y, al no existir prueba que desvirtúe la presunción, tanto de la existencia de la reputación del titular de los signos, como de la idoneidad de su utilización para generar aprovechamiento de ese activo, para el Despacho resulta evidente que puede tenerse por probada la reputación de la parte demandante.
La mencionada presunción también permite considerar demostrado que la utilización de las marcas de la FCF fue un comportamiento idóneo para aprovechar la reputación de esta persona jurídica, pues Claro ninguna prueba aportó para desvirtuar tal consideración. Aprovechar el reconocimiento de un evento, así como aludir a un simbolo de unidad nacional, es un comportamiento que puede considerarse usual y, en la medida en que es determinante para la formación de estrategias publicitarias y hasta para el éxito de ese ejercicio de comunicación, puede ser entendido como una actividad beneficiosa para la competencia, siempre que ello se haga bajo determinadas condiciones y sin sobrepasar ciertos límites.
La campaña "Súmate a los 11" no implicó la configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena debido a que se limitó a aludir a un simbolo de integración nacional. 6.5. 5.10.Respecto a las demás publicaciones en Facebook, no se configuró ninguna infracción al derecho de marcas. En materia de competencia fútbol de Colombia o a la FCF. 6. desleal, los mensajes en cuestión son un evidente ejemplo de una mera alusión a un evento deportivo de interés general, en el que dificilmente podria apreciarse una referencia indebida a la selección nacional de Argumentos del recurso de apelación de sentencia 6.1.
Claro interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial, alegando básicamente lo siguiente: La labor intelectual de la FCF para sostener que Claro explotó 6.2. indebidamente su reputación y generaban confusión en el mercado, se fundamentó en la campaña "Súmate a los 11 y haz parte de los que ya creen” y no en los posts de la red social Facebook, los cuales no ocasionaban riesgo de confusión o asociación para los consumidores.
Al haberse demostrado la licitud de la campaña “Súmate a los 11 y haz desleal y el derecho de marcas. 6.3. parte de los que ya creen”, los argumentos de la FCF quedaron sin representan actos censurables, sino meras publicaciones informativas sustento fáctico o legal alguno. Los posts en la red social Facebook no que no lesionaron los intereses jurídicos que protege la competencia No obstante la existencia de límites al derecho exclusivo sobre la marca, no se entiende por qué razón y con qué fundamentos la Delegatura sostuvo en la sentencia que la buena fe de Claro se desvirtuaba porque Claro fue patrocinadora del Mundial de Fútbol Sub 20 en el año 2011 y, por ello, sabían que los derechos que confieren los contratos de patrocinio de la FCF son los de utilizar sus signos distintivos.
Si Claro fue patrocinadora del Mundial de Fútbol Sub 20 en el 2011, esta situación no puede ser el parámetro para estudiar y decretar un comportamiento contrario a la buena fe y menos cuando se habría generado por la 6.4. publicación de unos posts en la red social Facebook y en donde uno de ellos se retiró el mismo día en que fue publicado.
Claro actuó con la diligencia debida para no inducir al consumidor a error, ni que se llegare a pensar que eran patrocinadores de la selección nacional de fútbol de Colombia. Nunca se anunciaron en los posts publicados en la red social Facebook como patrocinadores de la Selección, ni emplearon frases que hicieran pensar que entre la FCF y Claro existía una relación comercial.
El registro de una marca no saca del comercio las expresiones de uso común que conforman una marca compuesta y mucho menos puede representar un uso exclusivo de tales expresiones. Nótese que, independientemente de la cuestionable fuerza distintiva de la marca 9 6.6. 6.7. 6.8. 6.9,
7.1. SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL (denominativa), el derecho que la FCF ostenta sobre ese signo es sobre el conjunto del signo y no sobre las expresiones que conforman la marca individualmente consideradas. Equiparar la identificación de servicios de competencias deportivas con la acción de divulgar información sobre un encuentro de fútbol y evocar a la selección nacional de fútbol de Colombia, que representa a todo un país y que es generadora de patriotismo e integración nacional, conforme lo reconoció la SIC, es totalmente desafortunado.
Si conforme lo admite la SIC, no tiene sentido que un sponsor se limite a sugerir su calidad, sin anunciarse como patrocinador, mal podría indicar que Claro está generando dicha percepción en la mente del consumidor a través de unos posts publicados una única vez, en donde uno de ellos fue retirado el mismo día que se publicó, en los cuales nunca se anunciaban como socios o patrocinadores del equipo nacional de fútbol y la información provista estaba relacionada con la fecha en que jugarían dos partidos de fútbol.
La información que se transmitió por los referidos posts estaba relacionada con dos partidos de fútbol que se jugarían el día en que se publicaron. En otras palabras, se referían a acontecimientos actuales y de interés general, que solo ocurrirían en esa fecha específica, sin que Claro los pudiera emplear de forma constante y reiterada, más aún cuando el post 2 se retiró el mismo día en que se publicó. En consecuencia, ambos tenían un carácter informativo.
Claro no incurrió en ningún acto desleal mediante la publicación de los posts en Facebook y, en esa misma medida, los actos sancionados no representan un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF, al realizarse de conformidad con la excepción establecida en el Artículo 157 de la Decisión 486. Argumentos de los alegatos de conclusión de audiencia La FCF presentó alegatos de conclusión de audiencia del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial, esgrimiendo las siguientes razones: El argumento de la actividad beneficiosa para la competencia resulta erróneo.
Las campañas publicitarias de Claro son ambush marketing en la medida que ellas hacen creer a los consumidores que existe un vínculo entre la selección nacional de fútbol de Colombia y claro. Además, la campaña “Súmate a los Once” fomenta un acto con respecto al cual unos patrocinadores sí pagaron por aludir a la Selección y por vincularse a los sentimientos positivos que ella genera, en contraposición a otras compañías que no pagan contraprestación alguna por aludir y vincular en los anteriores términos. No obstante, lo anterior, 10 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.
Claro se apropia, alude, se involucra y confunde al consumidor al hacerle creer que entre tal sociedad y la Selección existe un vínculo. Yerra la SIC, al interpretar el Artículo 15 de la Ley 256 sistemáticamente, desconociendo de esta manera su sentido literal y afirmando, en consecuencia, que Claro no incurre en el acto de competencia desleal de aprovechamiento de la reputación de la FCF y de la selección nacional de fútbol de Colombia.
Se equivoca el a quo al sostener que es legítimo que las empresas aludan a la selección nacional de fútbol de Colombia para atraer a los consumidores y favorecer el posicionamiento de su marca solo por el hecho de que la Selección, a su juicio, es un símbolo de unidad nacional. No le asiste razón al a quo, al sostener que es perfectamente legítimo aludir al fanatismo y sentimiento patrióticos, cuando en realidad Claro está instrumentalizando la alusión a la selección nacional de fútbol de Colombia para vincular, como lo reconoce el a quo, su marca con los sentimientos positivos que evoca la reputación de la Selección y así posicionar su marca en el mercado.
No es razonable sostener que la conducta de Claro es de buena fe, legítima y conforme a las leales costumbres mercantiles, pues se trata de instrumentalizar la reputación que una entidad privada ha adquirido en el mercado para vincular su marca con tal reputación y posicionar la marca corporativa CLARO por medio de alusiones a la selección nacional de fútbol de Colombia, su reputación y sus logros deportivos.
La campaña de Claro afecta en forma directa a los patrocinadores de la FCF, quienes, a diferencia de Claro, han invertido grandes sumas de dinero para hacer posible precisamente la existencia de las selecciones de fútbol de Colombia y, con ello, mantener en alto el fervor y el orgullo que la selección nacional de fútbol de Colombia genera entre los colombianos. En consecuencia, Claro sí incurrió, con la publicación y difusión de su campaña “Súmate a los Once”, en actos de competencia desleal.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, restringiéndose la interpretación del Artículo 157 de la citada Decisión, únicamente a su primer párrafo??. 1 Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina. - 11 De oficio, se interpretarán los Articulos 258 y 259 de la misma Decisión??, por cuanto la comisión de actos de competencia desleal fue materia de la controversia discutida ante el Tribuna! consultante.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Uso de una marca sin autorización del titular. Uso con fines de identificación o información. Acción por infracción de derechos. Derecho a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” 12 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. La FCF manifiesta que Claro habría utilizado, en comunicaciones públicas realizadas en el marco de campañas publicitarias, las marcas de su titularidad FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL (mixta), SELECCIÓN COLOMBIA (denominativa) y SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL (denominativa).
En tal virtud, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema. De conformidad con lo anterior, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:13 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi: esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
(1) En el campo registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el campo del mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación con cualquier producto o En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 368-1P-2015 de 7 de julio de 2015, pp. 7-8. 13 2.1 2.2 2.3 servicio, sujeto a que el referido uso no consentido pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Uso de una marca sin autorización del titular. Uso con fines de identificación o información. En el proceso interno, Claro alega que las imágenes transmitidas a través de Facebook Claro Hogar Colombia, si bien fueron usadas sin el consentimiento del titular, tal uso se habría realizado de buena fe, no a título de marca y limitado al propósito de divulgar información con el fin de que el público conociera sobre la ocurrencia de un evento de interés general, configurándose de esta manera la excepción o límite al derecho al uso exclusivo de una marca por parte de su titular; y que, por lo tanto, Claro podría usar los signos distintivos de la FCF sin su autorización en las imágenes de Facebook de Claro Hogar Colombia.
En consecuencia, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal!**, Ello en virtud de que el derecho de exclusiva inherente a la marca puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrian, por un lado, alterar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades.
En consecuencia, con el fin de corregir estas eventuales circunstancias, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones?5, El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios ofrecidos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc.
Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, y también pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor!6, 14 15 16 En ese sentido, Proceso 10-1P-94 de 17 de marzo de 1995, p. 11; citado en el Proceso 2-Al-96 de 20 de junio de 1997, p. 37.
Cf. Fernández-Nóvoa, Carlos, "Posición Juridica del Titular de la Marca”. En: Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Femández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012, pp. 10-11. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 17-1P-2013 de 10 de abril de 2013, p. 16. 14 2.4 2.5 En consecuencia, el citado artículo permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en dicho artículo.
Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros?”. a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registral y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico?8, b) Un nombre geográfico.
En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa indole, por un lado, el del titular registral y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico?*. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.
Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante??, Cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157 de la Decisión 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada:?! a) Que se haga de buena fe.
Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas 39 21 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 89-1P-2011 de 20 de junio de 2012, ya citado, p. 11; y del Proceso 101-A1P-2013 de 22 de mayo de 2013, pp. B- 9. Organización Mundial de la Propledad Intelectual (OMPI), “Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial”, Documento OMPUPI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13.
Ibld. Ibid. En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 415-1P-2015 de 23 de junio de 2016, pp. 5-8. 15 r— SS b) suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios”, Enotras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información, Que no constituya uso a título de marca. El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo, es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados.
En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?*, Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna caracteristica del producto o servicio correspondiente.
En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a caracteristicas del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. 22 23 24 OMP!, "Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial", Op. Cif., p. 8.
En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 69-1P-2000 de 6 de julio de 2001, p. 7. ibid. 16 26 ) 27 3.1. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos O servicios. El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, cual es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto O servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.
Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente O de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa qué está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos.
Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente, es decir, para la configuración de la excepción O timitación objeto de la presente interpretación, ES indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas”. En virtud de lo expuesto precedentemente, el Tribunal consultante deberá verificar que, efectivamente, la excepción estudiada no haya sido aplicable en el caso concreto, es decir, que no se cumplan las condiciones detalladas en el presente acápite (i.e., buena fe, que no se utilice a título de marca, que tenga un propósito de identificación o información y que no cause confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios).
Acción por infracción de derechos. Derecho a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada, por parte de la demandante, así como por la sentencia de primera instancia, resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 455 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: 25 En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 415-IP-2015, ya citada, p. 8. 17 3.2. 3.3.
“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Previamente a realizar el análisis de la citada norma, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:? a) Sujetos activos.
Dicha condición recae en: (1) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las Autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar, de oficio, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir derechos de propiedad industrial. La norma citada precisa los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca, de conformidad con las conductas investigadas en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas?”.
El referido derecho de exclusión puede considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, 26 2 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 346-1P-2015, pp. 8-9.
Hbíd., p.5. 18 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. cuando dicha identidad O similitud sea susceptible de inducir a confusión?*. El literal d) del Artículo 155 prevé que el legítimo titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con la correspondiente autorización del titular, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.
Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una Marca, contemplado en el literal d) del Artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente:?0 El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”, por lo tanto, se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida (e.9.. uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas). b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privada?'. c) La protección conferida excede el principio de especialidad, por ende, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio distinga o se relacione con productos O servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es 28 3 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 101-1P-2013, p.?. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 346-1P-2015, p.5. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 368-1P-2015 de 7 de julio de 2015, pp. 15-16; y del Proceso 639-1P-2015, pp. 8-10.
Se entiende por “uso en el comercio” al ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro que “exceda el ámbito de la esfera privada”. Véase, a modo referencial e ilustrativo, las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, Arsenal Football Club plc, y de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, Adam Opel AG y Autec AG. 19 3.5.3, 3.6. 4.1. 4.2. necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado??.
Supuesto de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, para distinguir productos O servicios idénticos, se presumirá el riesgo de confusión*. En atención a lo expuesto, se debe establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial y, posteriormente, se deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego verificar si en el caso concreto es factible que se genere riesgo de confusión O de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial?”.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. En el presente caso, la FCF alega que Claro habría realizado comunicaciones públicas, con ocasión del lanzamiento de sus campañas publicitarias, en las que habría utilizado, directamente O suprimiendo de los productos (camisetas), los signos distintivos de la FCF, la imagen de la Selección y de sus jugadores, generando confusión y aprovechándose de la reputación de sus marcas, de la FCF y de la Selección. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.
A este respecto, el Artículo 258 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” 3 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, en la interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del Proceso 70-1P-2008, p. 13, este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".
La referida presunción ha sido consagrada en la última proposición gramatical contenida en el Artículo 155 literal d), cuyo tenor es el siguiente: "Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe nesgo de confusión”. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 346-1P- 2015, p.27. 20 4.3. 4.4. 4.6.
La referida disposición normativa tiene como finalidad salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, procura evitar el acaecimiento de actos de competencia desleal que pudieran ocasionar un daño a los demás competidores y, en consecuencia, al propio mercado, perjudicando de esta manera al público consumidor.
Es conveniente mencionar, a título referencial e ilustrativo, el Artículo 1 numeral 2 del Convenio de Paris de 1983 establece que “La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, ( ) así como la represión de la competencia desleal”. En consecuencia, desde los inicios de la normativización internacional en la materia, es perceptible el ánimo de incluir la competencia desleal dentro de la esfera de la protección de la Propiedad Industrial, aunque no constituya propiamente un bien intangible — objeto de protección de los demás derechos de Propiedad Industrial —, en otras palabras, se incluyó dentro del ámbito de aplicación material del citado Convenio a la Competencia Desleal a pesar de que “no reviste la forma de la atribución de derechos subjetivos, de derechos absolutos que recaigan sobre un objeto jurídico propio""5, El Artículo 258 de la Decisión 486, por su parte, establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los USOS y prácticas honestos”2.
En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es “todo acto contrario a los usos honestos”. A este respecto, el Tribunal considera que “acto contrario a los usos honestos” es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor.
Tal concepto se deriva de la noción de “buena fe comercial”, noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios””. 37 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Tratado de Derecho Industrial”, primera edición, Ed. Civitas, Madrid, 1978, p. 345.
Lo establecido por el Articulo 258 de la Decisión 486 resulta conforme a lo dispuesto por el Artículo 10 bis numeral 2 del Convenio de París, citado igualmente a modo referencial e ilustrativo; el cual expresa que: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comerciaf.
En ese sentido, JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45; NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. “Derecho Mercantil Colombiano”, parte general, Ed. Legis, Colombia, p. 316. 21 4.7. 4.8. En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el ámbito empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desleales, el Artículo 259 de la Decisión 486 establece una protección mínima, es decir, enumera de manera no exhaustiva ciertos actos de competencia desleal:38 a) “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.
Adicionalmente de poder causar daño a un determinado competidor, los actos de competencia desleal lo pueden ocasionar al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia, el mercado).
En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia?*. 39 Es preciso destacar que el Articulo 259 de la Decisión 486 resulta conforme a lo establecido en el numeral 3 del precitado Artículo 10 bis Convenio de Paris, el cual establece igualmente una lista abierta -o numerus apertus- de posibles actos de competencia desleal: “Artículo 10 bis [Competencia desleal] ( ) 3.
En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, 2 las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. lasindicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”, “Los derechos absolutos asi disciplinados sobre bienes inmateriales afectan a su utilización respecto de terceros; y en función de ésta (y no de la utilización directa de las creaciones intelectuales para el consumo personal) es sancionado el derecho, tratándose también en esta hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros.
En una disciplina de la concurrencia solamente se puede actuar imponiendo obligaciones de no hacer. Por ello se contemplan sobre todo actos repetibles o coordinados por lo que no sólo adquiere importancia peculiar la inhibición, 22 4.9. La competencia desleal tendría dos efectos: (1) Amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que podrían resultar afectados por el comportamiento indebido del competidor desleal, y, (ii) Establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en tanto consumidores y destinatarios finales de ciertas prácticas indebidas (en los casos de publicidad engañosa, por ejemplo)*. 4.10.
Será considerada desleal toda actividad encaminada a que tenga como 4.11 A UA 4:12 objeto o por efecto- producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. En efecto, el causar un daño es un factor importante pero no esencial. Los actos de competencia desleal no siempre causan daño a una misma persona.
Si bien siempre dañarán al competidor, no siempre dañarán al consumidor!!, Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.
Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad industrial que son protegidos“, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que:* a) Elacto o actividad sea de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la víctima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga; 40 41 43 sino también la anulación de tos efectos del acto realizado, disciplinados de modo netamente distinto del resarcimiento del daño dolosa o culposamente ocasionado.
Por ello, en orden al resarcimiento del daño deben distinguirse las normas que presuponen la ilicitud del acto de las que además requieren la concurrencia de un dolo o culpa y un daño actual”. ASCARELLI, Tullio. “Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales”, E. Verdera y L. Suárez-Llanos, Barcelona (traducción), Bosch, 1970, pp. 40 y ss.
En ese sentido, GACHARNÁ, María Consuelo. “La Competencia Desleal”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, p. 47. En ese sentido, OTAMENDI, Jorge. “La Competencia Desleal”. En: Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, p. 2. En consecuencia, la calificación de “actos de competencia desleal” depende de criterios disímiles a los empleados en la calificación de “actos de infracción a derechos de propiedad industrial”.
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 434-IP-2015 de 23 de junio de 2016, pp. 16-17. 23 b) El acto o la actividad sea indebido. En tal sentido, el acto o la actividad deben encontrarse proscritos por una disposición normativa vigente y vinculante; y, c) El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. Este último requisito supone que el daño sea probable, o que el acto sea susceptible de poner en juego la explotación comercial del correspondiente derecho de propiedad industrial por parte de su titular.
Cabe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, siendo suficiente, por lo tanto, la probabilidad del daño. 4.13. En el caso concreto, se deberá determinar si la inclusión de las marcas de titularidad de la FCF en las comunicaciones públicas realizadas por Claro, con motivo de la divulgación de sus campañas publicitarias, comporta un acto indebido, de efectiva competencia y susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica de las marcas registradas a favor de la FCF.
Competencia desleal por confusión con una marca registrada. 4.14.El primer grupo de actos de competencia desleal enunciados precedentemente, relativo a "actos de competencia desleal por confusión”, es el más frecuente. Si los actos demandados se realizaron con la finalidad de generar confusión en el mercado, causando de esta manera un daño a otro competidor, estaremos frente a un supuesto fáctico que se subsumiria en la causal anotada. 4.15.
En el análisis que realice el Tribunal consultante para verificar la validez del acto impugnado, deberá determinar la idoneidad de los actos demandados para perjudicar a otro competidor en el mercado, es decir, si estos podrian producir un daño a otro competidor mediante la confusión con una marca registrada a favor de este último. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. 4.16.En el caso concreto, es de especial importancia el supuesto de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.
Al respecto, cabe destacar que, sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. El referido acto forma parte del grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, quebrantamiento de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 4.17.La mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un 24 producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrian constituir afectaciones a la imagen de una empresa. 4.18.
Indudablemente, el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para lograr un desarrollo adecuado del mercado. Posicionarse empresarialmente supone una fuerte tarea logística. Permitir que otro competidor se aproveche de tal situación, supone permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de una empresa en el mercado. 4.19.A efectos de determinar si los actos demandados tenian como propósito el aprovechamiento de la reputación ajena; el interesado debe probar primero la existencia de la reputación ajena que se pretendería aprovechar; por cuanto, de no existir prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, no se podría sancionar la conducta como desleal. 4.20.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovecharse de la reputación ajena, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es justamente lo que se busca sancionar, ya que genera un deterioro sistemático de la posición empresarial en el mercado. 4.21.En consecuencia, se debe verificar la existencia de la reputación ajena que Claro supuestamente pretendería aprovechar, de manera deshonesta, incluyendo las marcas de titularidad de la FCF en las comunicaciones públicas realizadas en el marco de sus campañas publicitarias con el fin de aprovecharse de la referida reputación lograda por esta.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 110013103032201300009 02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 25 po Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA > At aaTeS o - Hugo Raffliro Gómez Apo STRADO MÁGISTRADO, De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán Lu A Zamora ” ENTE Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26