TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 605-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 12649-2014 Referencia: Patente de — Invención: “INHIBIDORES DE POLIMERASAS VÍRICAS” Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 290-2015-SCS-CS recibido el 12 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 12649-2014; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Boehringer Ingelheim (Canadá) Ltd. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) de La República Del Perú Hechos Relevantes. El 25 de julio de 2002 BOEHRINGER INGELHEIM (CANADÁ) LTD.
(en adelante, BOEHRINGER) reivindicando prioridad extranjera en base a las solicitudes 60/307674 y 60/338061 presentadas en Estados Unidos de América con fechas 25 de julio de 2001 y 7 de diciembre de 2001, respectivamente, solicitó patente de invención denominada “Inhibidores de polimerasas viricas”!. El 22 de abril de 2003, se publicó el extracto de la solicitud de la patente en el Diario Oficial “El Peruano” conforme la orden de Aviso 305-2003.
El 24 de abril de 2007, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico W!.16-2006. El 27 de agosto de 2007, BOEHRINGER dio respuesta al Informe Técnico WI 16-2006, adjuntando un nuevo pliego de 53 reivindicaciones. El 19 de cetubre de 2007, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico AB 140-2007/A, concluyendo que las reivindicaciones (i) 1 a 33 y 43 a 53 no cumplen con el Artículo 34 de la Decisión 486: y, (ii) 34 a 42, no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 18 de la Decisión 486.
El 25 de febrero de 2008, BOEHRINGER dio respuesta al Informe Técnico AB 140-2007/A, adjuntando un nuevo pliego de 52 reivindicaciones. El 9 de abril de 2008, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico AB 140-2007/B, concluyendo que las reivindicaciones (i) 1 a 11, 15 a 33 y 43 a 49, no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 18 de la Decisión 486; y, (ii) 12 a 14 no cumplen con el requisito de claridad y concisión del Artículo 30 de la Decisión 486.
El 12 de junio de 2008, mediante Resolución 663-2008/OIN-INDECOPI, la Oficina de invenciones y Nuevas Tecnologías otorgó parcialmente la patente de invención para Inhibidores De Polimerasa Víricas aprobándose las reivindicaciones 32 a 42 y denegando las reivindicaciones 1 a 11, 15 a 33 y 43 a 49 al no cumplir con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 18 de la Decisión 486; las reivindicaciones 12 a 14 por no cumplir con el requisito de claridad Expediente N” 663-2002/01N. exigido por el Artículo 30; la reivindicación 50 al estar referida a un uso, y las reivindicaciones 51 y 52 al implicar una ampliación de lo originalmente divulgado, por lo que no cumplen con el Articulo 34 de la Decisión 486. 2.9.
El 7 de Julio de 2008, BOEHRINGER interpuso recurso de apelación señalando que adjunta un nuevo pliego de 51 reivindicaciones, aclarando que el nuevo pliego se reestructuro la reivindicación 12, se enmendó las reivindicaciones 51 y 52, y se retiró la reivindicación 50; asimismo hizo aclaraciones sobre el nivel inventivo. La Sala de Propiedad Intelectual solicitó se emita Informe Técnico. 2.10.El 2 de abril de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico JC-07-09 (T), en el cual concluyó que las reivindicaciones 1 a 33 y 43 a 51 no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486. 2.11.
El 20 de abril de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 0922-2009/TPI-NDECOPI, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por BOEHRINGER. 2.12.El 23 de julio de 2009, BOEHRINGER presentó ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 0922-2009/TPI-INDECOP! de 20 de abril de 2009. 2.13.El 19 de octubre de 2012, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Veintiuno, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula Resolución 0922- 2009/TPI-INDECOPI de 20 de abril de 2009, disponiendo que la autoridad administrativa notifique a la demandante con el Informe Técnico JC 07- (T) y absuelto que sea el traslado proceda a emitir nueva resolución. 2.14.El 21 de noviembre de 2012, el Indecopi planteó recurso de apelación en contra de la sentencia signada como Resolución Veintiuno. 2.15.El 11 de junio de 2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, confirmó la sentencia de 19 de octubre 2012. 2.16.El 12 de agosto de 2014, el Indecopi interpuso recurso de casación contra la Sentencia de 11 de junio de 2014, 2.17.El 30 de julio de 2015, mediante Auto calificatorio del recurso de 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 4.1 4.2 casación, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú suspendió el trámite y remitió a este Tribunal el expediente para la correspondiente interpretación prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda dentro de la Acción Contencioso Administrativa BOEHRINGER, entre otros fundamentos, alegó lo siguiente: Nulidad de la Resolución 0922-2009/TP1-INDECOPI, por cuanto fue emitida de conformidad con lo señalado en el Informe Técnico JC 07-09 (T) documento que no se le notificó. Como solicitante de la patente no pudo contestar los argumentos del aludido informe solicitado por la autoridad de segunda instancia. Si bien la Oficina de Invenciones o Nuevas Tecnologías elaboró varios informes técnicos que fueron notificados a BOEHRINGER, con los cuales desestimaron algunas reivindicaciones, la Sala Administrativa del INDECOP! ordenó se emita un nuevo Informe Técnico sobre el nuevo pliego de reivindicaciones y debió notificárseles para tener la oportunidad y ejercer el derecho de exponer sobre los argumentos de dicho informe.
La Resolución impugnada erróneamente enuncia que las reivindicaciones 01 a 33 y 43 a 51 no cumplen con el requisito de claridad y concisión del Artículo 30 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación a la demanda El Indecopi contestó la demanda presentada dentro de la Acción de Nulidad, señalando, entre otros aspectos, lo siguiente: La entidad actora se sustenta en una interpretación errada de las normas destinadas a garantizar la eficiencia del procedimiento administrativo en armonía con el principio del debido proceso, pues considera que todo cuestionamiento técnico a la solicitud, sin importar en que instancia se encuentre el procedimiento debería ser notificada.
Es facultad de la Oficina Nacional Competente, si estimara necesario, notificar al solicitante dos o más veces, lo cual no se produce en grado de apelación. En el trámite de la solicitud de patentes, en caso de no cumplirse con los requisitos de fondo, corresponde la notificación del solicitante a efectos de que subsane las posibles omisiones dentro de un plazo que solo será prorrogado una vez.
Adicionalmente, la norma otorga 4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 una facultad discrecional a la Oficina Nacional Competente, bien para notificar al solicitante dos o más veces, o bien para denegar la patente. La opinión sobre patentabildad requerida a expertos u organismos científicos es notificada obligatoriamente al solicitante por una sola vez, por lo que, es potestad de la Administración notificar con subsiguientes observaciones estén o no sustentadas en opiniones de los expertos.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Entre otros fundamentos, los dispositivos de la Ley de Propiedad Industrial señalan que si la invención no es patentable o no cumple con los requisitos para la concesión de la patente se notificará al solicitante para que presente sus argumentos o absuelva las observaciones a fin de que este formule descargos respectivos.
En segunda instancia el Tribunal solicitó un informe para que se pronuncie respecto de las nuevas reivindicaciones presentadas; el examinador de patentes emitió el informe Técnico, el que, no obstante haber servido como elemento de juicio para que la autoridad administrativa emita la decisión final no fue notificado al accionante, recortándole su derecho a la defensa.
El derecho a la defensa es un derecho que atraviesa transversalmente todo proceso, cualquiera sea su materia; en este caso que el justiciable no quede en estado de indefensión en la determinación de sus derechos, como expresa el Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Argumentos del recurso de apelación El Indecopi, entre otros aspectos señala que: La sentencia ha considerado erróneamente que todo cuestionamiento técnico de la solicitud, sin importar en que instancia se encuentre el procedimiento, debería ser notificado a la parte interesada; sin embargo, basta leer la normativa comunitaria para verificar que no es así, debiendo tomar en cuenta que lo regulado corresponde al procedimiento de primera instancia y no al que se produce en grado de apelación. La norma establece claramente que, si la Oficina Nacional Competente estimara que es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces, lo cual es una potestad de la Administración una segunda o sucesivas veces, luego de que la parte interesada absolvió la primera. 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 Fundamentos de la sentencia de segunda instancia Los informes emitidos al interior de un procedimiento administrativo y que resultan conducentes para decidir la controversia son considerados medios de prueba que deben ser puestos en conocimiento de los administrados con la finalidad de garantizar su derecho a la defensa.
Si el órgano administrativo en segunda instancia debe limitarse a revisar lo resuelto por la primera instancia, la presentación de un nuevo pliego se encuentra amparada en el Artículo 34 de la Decisión 486, la cual establece que el solicitante podrá pedir se modifique ésta en cualquier momento del trámite. Ante una modificación de la solicitud inicial de patente, la Oficina Nacional Competente se encuentra en la obligación de notificar al solicitante con el informe respectivo.
Argumentos del Recurso de Casación El Indecopi, en su recurso de casación manifiesta lo siguiente: La sentencia impugnada en casación ha considerado erróneamente que el Informe Técnico JC 07-09 (T) emitido en segunda instancia debió ponerse en conocimiento de parte, sin importar que ya se había cumplido con notificar con una serie de informes.
Reitera los fundamentos referidos en el recurso de apelación antes mencionados. Para corroborar que la interpretación de la Administración es correcta, alude a la Interpretación Prejudicial emitida el 10 de octubre de 2012 con motivo del Proceso 119-1-2012, en la que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, máximo intérprete de la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial ha concluido en forma categórica que únicamente se está obligado a notificar el primer informe técnico que se recabe con motivo de un procedimiento de solicitud de patente.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. 6 SS eS De oficio, se interpretarán los artículos 30 y 46 de la Decisión 486%, al tratarse el tema de las reivindicaciones y sobre los informes técnicos.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión El Informe Técnico JC-07-09 (T) que no fue notificado al solicitante concluyó que las reivindicaciones 1 a 33 y 43 a 51 no cumplían con el requisito de claridad o concisión establecido en el Artículo 30 de la Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.
Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.
(..) “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de palentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; €) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. 7 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Decisión 486, por lo que se abordará este tema y además el requisito de concisión ligado al de claridad. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas.
Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática?.
Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Estas a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones?, La doctrina sostiene al respecto que “( ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada”.S Revisar Proceso 243-1P-2013.
Revisar Proceso 165-I1P-2013. ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección “absoluta”, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )”, en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente".? Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección?, La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable?, En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, SALVADOR, Jovani, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.
Págs. 133 y 134. Revisar Proceso 10-1P-2014. Revisar Proceso 243-1P-2013. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. cuyas caracteristicas deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia*. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo??. Según la normativa andina, Artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción”. El Artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”*?.
Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una caracteristica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación1?, Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”?*, Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas'5, Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
Por lo tanto, el Revisar Proceso 9-1P-2014. Revisar Proceso 257-1P-2013, Revisar Proceso 47-1P-2014. Revisar Proceso 190-1P-2015. Guía de Procedimientos y estrategias para ¡a solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectuai S.L., 2004. P. 48. Revisar Proceso 104-1P-2013. 10 1.18. examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.
En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad!8, Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que en su parte pertinente enuncia que: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigiiedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.
Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: 7 Revisar Proceso 243-1P-2013, ya citado. 141 1.20. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
“El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas.” Por lo antes expuesto, se deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. De la notificación de los informes técnicos.
De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos Dentro del proceso interno el tema controvertido es la falta de notificación del Informe Técnico JC 07-09 (T) a la compañía solicitante BOEHRINGER, la cual argumenta que la falta de conocimiento del documento, acarreó que no haya podido pronunciarse respecto a los argumentos determinados por el técnico respecto de su patente.
Por esto se analizará este tema. La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial?”.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente?8, El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el Proceso 169-1P-2013.
Ibídem. 12 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente!?. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.
Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa?! El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos.
La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aqui sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del articulo 45).
Con ia segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último??, Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios.
Este Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los 21 22 Procesos 33-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA.
Ibídem. Ibidem. Revisar Proceso 80-1P-2015. 13 2.10. 2.11. 2.12. contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o si se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”, Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes?%, El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.
De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico?5, Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el Artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”, 23 Revisar Proceso 53-1P-2014, 24 Revisar Proceso 28-1P-2015. 25 Revisar Proceso 239-1P-2013. 26 Proceso 127-IP-2013. 14 2.13. En consecuencia, en el caso en análisis se debe verificar que se cumplió con que cada vez que la Oficina de Patentes pida informes a expertos externos, estos hayan sido trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 12649-2014, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutó del Tribunal. ” Vllo> Cecilia Luisa Ayllór Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AGISTRADO':— — JJ) De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Gus e SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15