—_—_—_— 5 y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 639-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de ta Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2015-071623 Referencia: Infracción de derechos de la marca BEER COMPANY (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-325 recibido el 27 de noviembre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2015-071623.

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Cerveza 8 Pubs Inc. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. Demandados: Diego Germán Herrera Carvajal Hechos relevantes Cerveza 4 Pubs Inc. es una sociedad panameña titular, desde 2010, de la marca BEER COMPANY (denominativa), registrada para distinguir servicios de “bar, taberna, restaurante y cafeteria” comprendidos en la clase 43 de la “Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación internacional de Niza”).

Bogota Beer Company S.A.S. (en adelante, BBC) es una sociedad colombiana cuyo objeto social comprende, entre otros, “la prestación de servicios de restaurante, cafetería, bar, hostería, panadería, heladería, confitería y demás similares, complementarios o conexos”. El 3 de febrero de 2011, la referida marca fue objeto de licencia de uso a favor de BBC, licencia anotada el 17 de febrero de 2011.

Diego Germán Herrera Carvajal fue propietario de un establecimiento de comercio denominado RESTAURANTE BEER COMPANY NEIVA, que tenía como actividad principal el “expendio a la mesa de comidas preparadas”, inscrito en registros societarios hasta octubre de 2013, Bogotá Beer Company interpuso acción de derechos de propiedad industrial contra Diego Germán Herrera Carvajal, en calidad de propietario del establecimiento comercial RESTAURANTE BEER COMPANY NEIVA!.

El 6 de noviembre de 2015, mediante Auto 86931, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 243 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda BBC presentó demanda, entre otros, bajo los siguientes argumentos: Formalmente, en el establecimiento de comercio de propiedad de Diego Germán Herrera Carvajal se habria usado como enseña comercial el signo BEER COMPANY, que resulta idéntico a la marca BEER COMPANY (denominativa), sin contar con licencia alguna por parte de Cerveza 8: Pubs Inc. o de una sub-licencia de BBC.

Expediente administrativo 15-071623. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Diego Germán Herrera Carvajal ejerció actividad comercial a través de su establecimiento de comercio, matriculado en octubre de 2013, más de tres (3) años después de que Cerveza 8, Pubs adquiriera los derechos de exclusividad sobre la marca BEER COMPANY (denominativa).

Existiría identidad entre la marca BEER COMPANY (denominativa) para identificar servicios de "bar, taberna, restaurante y cafetería” y la enseña comercial BEER COMPANY, utilizada por Diego Germán Herrera Carvajal para identificar su establecimiento de comercio cuya principal actividad económica es el “expendio a la mesa de comidas preparadas”.

La expresión BEER COMPANY también se usó, en algunos casos, acompañado de la indicación geográfica NEIVA, la cual no otorga distintividad en tanto es precisamente la ciudad en donde se encuentra ubicado el establecimiento en el establecimiento de comercio. A lo sumo, servirá para informar confusamente a los consumidores, respecto de que se trataría de un local BEER COMPANY, de propiedad de Cerveza 8: Pubs Inc. o de BBC, ubicado en Neiva.

El referido uso de la expresión BEER COMPANY NEIVA por parte de Diego Germán Herrera Carvajal, a título de signo distintivo, para identificar su establecimiento de comercio (enseña comercial), y los servicios que en él se ofrecen, también se hizo extensivo a redes sociales con alcance global, entre ellas Facebook, Instagram y Twitter. El uso no autorizado de la marca BEER COMPANY (denominativa), por parte de Diego Germán Herrera Carvajal, causa dilución de su capacidad distintiva y su desvalorización como activo intangible.

Sea cual sea el escenario (i.e., que el signo mediante el cual se consuma la infracción sea denominativo o mixto), lo cierto, innegable e irrefutable es que se está ante signos idénticos (BEER COMPANY / BEER COMPANY), destinados a identificar servicios idénticos. Se ha establecido entonces que: (i) existe identidad entre los signos a compararse, (ii) existe identidad entre los servicios que ampara la marca BEER COMPANY (denominativa) en la clase 43 y los servicios ofrecidos en el establecimiento BEER COMPANY que utiliza dicho signo a título de enseña, (iii) hay presunción legal del riesgo de confusión y/o asociación, pero, en todo caso, (iv) en virtud de las disposiciones prohibitivas de protección sobre marcas (Artículo 155 de la Decisión 486), basta con que exista la posibilidad de confusión y/o asociación, sin que sea menester su verificación efectiva y real.

En consecuencia, se consideran cumplidos los elementos estructurales de una infracción al derecho exclusivo al uso de la marca BEER COMPANY (denominativa), en los términos del literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486. 3 8 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Argumentos de la contestación a la demanda Diego Germán Herrera Carvajal, en calidad de propietario del establecimiento comercial RESTAURANTE BEER COMPANY NEIVA presentó contestación a la demanda, manifestando, en lo principal, lo siguiente: La marca no es idéntica ya que existe un elemento de tipo visual predominante, pues este es el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado.

Por lo tanto, el examinador de marcas debe ponerse en lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y de una visión de conjunto a efectos de determinar el elemento sobresaliente. Fabio Antonio Guzmán Tafur, de manera engañosa y presuntamente fraudulenta, vendió la idea comercial a Diego Germán Herrera Carvajal, persona sin experiencia comercial en este tipo de actividades.

El modus operandi de la referida persona consiste en vender ideas o actividades comerciales ya registradas, sin manifestar a los futuros compradores sus implicaciones legales a causa del riesgo de confusión con la marca registrada. La publicidad presentada por las distintas redes sociales no menciona de manera textual alguna marca relacionada con BEER COMPANY, solo se observa BCN, marca y actividad comercial registrada actualmente por José Faiber Tamayo Méndez (matrícula 249714).

La marca BEER COMPANY (denominativa), que es objeto del presente litigio por su uso, solo fue utilizado desde el 15 de noviembre del 2013 hasta el 18 de noviembre de 2013, es decir, solo cuatro (4) días, lapso que no puede ser considerado un tiempo idóneo para desvalorizar la marca registrada a favor de Cerveza € Pubs. Solicitud de la oficina nacional competente.

La oficina nacional competente solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: - Enuna acción por infracción de derecho de propiedad industrial, ¿cómo influyen las características de cada mercado (canales de comercialización, caracteristicas de los consumidores, etc.) para la determinación de un riesgo de confusión conforme al literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486? - Enlínea con lo anterior, ¿tiene alguna influencia el ámbito territorial de la conducta infractora? —- Para efectos de dar aplicación al Artículo 243 de la Decisión 486, referido a los criterios para calcular daños y perjuicios, ¿es necesario que la demandante en una acción por infracción de derecho de propiedad industrial demuestre la existencia del daño o basta que se configure la infracción para aplicar esos criterios de manera automática? NORMAS A SER INTERPRETADAS La Autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada?. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el tilular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido." 5 Bus tA 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Cerveza € Pubs Inc. manifiesta que Diego Germán Herrera Carvajal ha usado de manera indebida su marca BEER COMPANY (denominativa). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema. De conformidad con lo anterior, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el regístro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

Asi, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: ? a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

(i) En el campo registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica O similarmente confundible. (ii) En el campo del mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, la Autoridad consultante debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Véase, a modo referencial, Proceso 346-IP-2015, p.6. 2.1. 2.2. 2.3. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada, por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 155 literal d) de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:* a) Sujetos activos.

Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. La norma citada precisa los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca, de conformidad con las conductas investigadas en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas?. El referido derecho de exclusión puede considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el Véase, a modo referencial, Proceso 346-1P-2015, pp. 8-9.

Véase, al respecto, Proceso 346-1P-2015, ya citado, p.5. 2.4, 2.5. 2.5.1. 2.5.2. tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión6, El literal d) del Artículo 155 prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuente con la respectiva autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplado en el literal d) del Artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente: El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”, por lo tanto, se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida (e.g., uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas). b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privada?, c) La protección conferida excede el principio de especialidad, por ende, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio distinga o se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada?.

Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es Véase, a modo referencial, Proceso 101-IP-2013, p.7. Véase, por ejemplo, Proceso 346-IP-2015, p.5. Se entiende por “uso en el comercio” al ejercicio de una actividad comerclal con ánimo de lucro que “exceda el ámbito de la esfera privada".

Véase, a modo referencial e ilustrativo, las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, Arsenal Football Club plc, y de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, Adam Opel AG y Autec AG. Véase, por ejemplo, el Proceso 368-1P-2015, pp. 15-16. SS 2.5.3. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado!", Supuesto de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, para distinguir productos o servicios idénticos, se presumirá el riesgo de confusión!?, En atención a lo expuesto, la Autoridad consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial y, posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si en el caso concreto es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial??, Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. En el presente caso, Cerveza 8 Pubs Inc. denunció la infracción de derechos sobre la base de la marca BEER COMPANY (denominativa), alegando el supuesto uso no autorizado de tal marca a título de enseña comercial y en publicidad mediante redes sociales en la web.

En tal virtud, la Autoridad consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto; es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado, a título de enseña comercial o en publicidad*3, La Autoridad consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego 341 12 13 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto liene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-1P-2008).

La referida presunción ha sido consagrada en la última proposición gramatical contenida en el Artículo 155 literal d), cuyo tenor es el siguiente: “Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Véase, a modo referencial, Proceso 346-1P-2015, p.27. Al efecto, deberá determinar asimismo el carácter de la referida publicidad (e.g., comparativa, engañosa, etc.). q 3.4. determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados!!, Ortográfica (gramatica!): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?*.

Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?S, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?” Igualmente, la Autoridad consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: *? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor Véase, a modo referencial, Procesos 15-1P-2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. fbid. ibid. Véase, por ejemplo, Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. Véase, a mado referencial, Proceso 178-1P-2015, p. 8. 10 3.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Adicionalmente, se debe determinar cuál es el elemento preponderante del signo mixto supuestamente infractor RESTAURANTE BEER COMPANY NEIVA, usado en el mercado por Diego Germán Herrera Carvajal, por cuanto, en el presente caso, el demandado indica que el elemento preponderante sería el gráfico.

A efectos de determinar el elemento preponderante del referido signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión??; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:?20 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, 19 20 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 11 3.6.3. 3.7. 3.8. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: “el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor ( ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca"?.

En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento —denominativo o gráfico— de un 21 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

Cf. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Tratado sobre Derecho de Marcas”, 2da edición, Madrid: Gómez Acebo 8 Rombo, Marcial Pons, 2004, p. 311. El citado autor refiera asimismo que: “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina fa impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 45-1P-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 12 y 3.9. signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto.

Orientada la Autoridad consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el signo empleado por los demandados es similar a la marca de las demandantes BEER COMPANY (denominativa).

Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretación prejudicial, se procede a continuación a responder expresamente cada una de las preguntas planteadas por la Autoridad consultante: a) Enuna acción por infracción de derecho de propiedad industrial, ¿cómo influyen las características de cada mercado (canales de comercialización, características de los consumidores, etc.) para la determinación de un riesgo de confusión conforme al literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486? En el examen de confundibilidad que realicen las autoridades nacionales competentes, se deberá tomar en consideración los criterios relativos a la determinación de un riesgo de confusión y las reglas para el cotejo de signos, desarrolladas en el acápite precedente.

Asimismo, es importante destacar que se deberá realizar el respectivo análisis desde la perspectiva del “consumidor medio” del sector pertinente del público. En otras palabras, el criterio del “consumidor medio” debe ser apreciado en función a los productos o servicios que se distinguen mediante el correspondiente signo. Al respecto, cabe destacar que, si bien en principio se considera que el consumidor medio es razonablemente atento, el nivel de atención del consumidor medio es susceptible de variar en función a la categoría de productos o servicios en causa, b) En línea con lo anterior, ¿tiene alguna influencia el ámbito territorial de la conducta infractora? No. En el caso de infracción al derecho de marcas, es preciso recordar que el registro de la marca concede el derecho al uso 23 Véase, a título referencia e ilustrativo, la Sentencia del TJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 26; citada en la Sentencia de! Tribunai de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 4 de mayo de 2016, asunto T-193/15, Bodegas Williams € Humbert, SA, apartado 29. 13 ' Ñ exclusivo de la marca (Artículo 1542 de la Decisión 486), el cual se entiende protegido —y se presume conocido? en todo el territorio nacional.

En otras palabras, los derechos de marcas no son sectoriales, no existen registros locales o sectoriales, por cuanto no se puede fragmentar o fraccionar la protección conferida por el derecho de marcas mediante el registro. Para efectos de dar aplicación al Artículo 243 de la Decisión 486, referido a los criterios para calcular daños y perjuicios, ¿es necesario que la demandante en una acción por infracción de derecho de propiedad industrial demuestre la existencia del daño o basta que se configure la infracción para aplicar esos criterios de manera automática? A efectos de solicitar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, contemplada en el referido Artículo 243, el demandante en una acción por infracción deberá demostrar la existencia del daño alegado, así como el nexo de causalidad con la respectiva infracción, salvo en caso se calcule la indemnización sobre la base de una “licencia hipotética”, criterio contemplado en el literal c) del citado Artículo.

Sin embargo, cabe advertir que, para la procedencia de la acción por infracción, independientemente de la determinación de la cuantía de la indemnización o de su concesión, no se requerirá la prueba del daño. Es decir, es posible declarar fundadas las pretensiones relativas a todos los literales del Artículo 241, con excepción del literal b) y e), sin que sea necesaria la prueba del daño ni de su relación causal con el respectivo acto de infracción. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2015-071623, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 24 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - *Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Por lo cual es oponible frente a terceros; siendo la oponibilidad una característica inherente al registro, la cual deriva de su publicidad. 14 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hug Gómez Ap c A MAGISTRADO, Hernán R To Zambrang- 441 LS a Brito SECRETARIO Notifíquese la Autoridad consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15