TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 643-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2013-00474 Referencia: Patente MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3979, recibido el 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00474, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INMUNOGEN, INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Hechos relevantes El 22 de junio de 2007, Iimmunogen, Inc. ingresó a fase nacional la solicitud de GNAia de invención denominada MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/044783 de 12 diciembre de 2005*.

El 31 de marzo de 2008, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 590. No se presentaron oposiciones. Por Oficio 07249, notificado el 9 de mayo de 2012, se requirió a inmunogen, inc., en los términos del Artículo 45 de la Decisión 486, que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de pantentabilidad establecidos en la referida Decisión. El 1 de agosto de 2012, Inmunogen, Inc. respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó 34 nuevas reivindicaciones, que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

La SIC aceptó el nuevo pliego reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajustó a las prescripciones contenidas en el Artículo 34 de la Decisión 486. El 26 de septiembre de 2012, mediante Resolución 56248, el Superintendente de industria y Comercio de la SIC denegó la solicitud de patente de invención denominada MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS, con fundamento en el Artículo 18 de la Decisión 486, al estimar que la invención solicitada a registro no cumplió con el requisito de nivel inventivo, sobre la base de las enseñanzas sugeridas o referidas en los documentos US 2002015984 (D1) y US4361650 (D2).

El 13 de noviembre de 2012, Immunogen, Inc. interpuso recurso de reposición contra la Resolución 56248. El 1 de abril de 2013, mediante Resolución 14483, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC confirmó la Resolución 56248, al considerar que "el método reivindicado no tiene nivel inventivo”. El 9 de septiembre de 2013, Immunogen, inc. demandó, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 56248 y 14483.

Expediente administrativo PCT/07-063336. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, determinó suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda de nulidad Immunogen, Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que expuso los siguientes argumentos: Resulta evidente que el proceder de la SIC constituye una violación del Artículo 14 de la Decisión 486, por cuanto la Administración se encuentra en la obligación de conceder la patente solicitada, toda vez que la misma es nueva y tiene nivel inventivo y aplicación industrial, cumpliendo de esta manera con los requisitos de patentabilidad.

El Artículo 18 de la Decisión 486 resulta violado debido a que el objeto de la invención denegada por la SIC sí cuenta con el nivel inventivo requerido por el referido artículo de la Decisión 486, toda vez que no habría sido posible que una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente hubiera derivado de manera evidente el procedimiento objeto de la presente invención a partir de las enseñanzas del estado de la técnica anterior.

Si bien en el estado anterior de la técnica se conocen diferentes mecanismos para la extracción y purificación de ansamitocinas, estos restan calidad y eficiencia al producto final, lo que impide su utilización en escala de producción en masa. Debido a lo anterior, los inventores de la patente solicitada se entregaron a la tarea de desarrollar un proceso mejorado para la producción de ansamitocinas, con el cual se logró producir ansamitocinas de manera eficiente y segura debido a que se lograron altos rendimientos de producción y seguridad para el operador del proceso.

El documento D2 hace referencia al procedimiento para la obtención de hodroxiansamitocinas C20, mientras que la invención solicitada a registro revela un proceso para la obtención de metoxiansamitocinas C20, haciendo entonces que los procedimientos de extracción difieran uno del otro. Adicionalmente, el método contenido en D2 no comprende una etapa de extracción de ansamitocinas en fase sólida.

El documento D1, por su parte, divulga mejoras en el proceso de producción de ansamitocinas, cuyas etapas muestran desventaja comparadas con las que presenta la invención solicitada a registro. Adicionalmente, D1 no enseña ni sugiere la extracción de ansamitocinas sobre un medio de cultivo crudo, como sí lo hace la invención solicitada. Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: En el proceso caso, no hay violación al Artículo 14 de la Decisión 486, por cuanto la materia reclamada no cumple con los requisitos de patentabilidad que prescribe el mencionado artículo, esto es, no tiene nivel inventivo, requisito esencial para la obtención del privilegio solicitado y, por ello, no mereció protección vía patente.

Tal como se evidencia en los actos administrativos demandados, la SiC decidió denegar esta solicitud porque no constituye un salto cualitativo en la regla técnica, tal como lo evidencian las revelaciones específicas de los antecedentes D1 y D2, las cuales aún no se han logrado desvirtuar por parte del accionante. Por lo demás, la SIC se ajustó a las formalidades establecidas por ley, realizando los exámenes pertinentes de forma y fondo de la solicitud, tomando en cuenta el arte previo a la fecha de prioridad de la misma y la información presentada por el mismo solicitante.

Del análisis del nivel inventivo presentado en los actos administrativos demandados, se desprende que existe una diferencia entre las enseñanzas del documento D1 y la materia reclamada en la solicitud, especificamente porque el documento no divulga la extracción directa del medio crudo en una columna hidrofóbica y, por ello, no se objetó la novedad de la invención solicitada.

El documento D? divulga: (i) la obtención y purificación de compuesto de la familia de las anamitocinas correspondientes a P1 a P4, los cuales son obtenidos a partir de las mismas sepas reportadas en la solicitud de patente; y, (ii) que la extracción liquido-líquido con solventes hidrocarbonados es viable gracias a la solubilidad de las ansamitocinas.

El documento D2, por su parte, divulga: (i) métodos de purificación de moléculas estructuralmente similares, mediante una extracción en fase sólida del medio de cultivo crudo; (ii) que la técnica empleada no se ve afectada por tratarse de un metoxiansamitocinas; y, (iii) la extracción en fase sólida del extracto crudo. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, - TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. El papel del técnico medio en la materia. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

El papel del técnico medio en la materia. Toda vez que en el proceso interno se controvierte el cumplimiento del requisito del nivel inventivo por parte de la invención MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS, solicitada por immunogen, Inc., el Tribunal estima necesario desarrollar el tema relativo a los requisitos de patentabilidad, para luego enfocarse en el papel del técnico medio en la materia, crucial para la determinación del cumplimiento del nivel inventivo de la invención solicitada a registro de patentes.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran consagrados por el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y desarrollados en los Artículos 15 a 19 de la misma normativa. El Artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o procedimiento, para que pueda acceder al registro de patentes: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Novedad. El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." se predica de los inventos debe ser absoluta, es decir, universal o en relación con el estado de la técnica a nivel mundial y en cualquier idioma?, Para que una invención sea novedosa, se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, incluso oral*, en cualquier idioma, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para crear el invento.

El Tribunal, sobre la base de los criterios desarrollados por la Doctrina, ha establecido las siguientes características del concepto de novedad:? a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se verifica en relación con determinadas personas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

Para cumplir con el requisito de “novedad absoluta”, se requiere que la invención solicitada a registro de patentes no se encuentre comprendida en el estado de la técnica de otros países, por lo que indirecta pero obligatoriamente se deben tomar en cuenta reivindicaciones presentadas en otros idiomas; en cambio, para el cumplimiento del criterio de la “novedad relativa" resulta suficiente que la invención solicitada sea considerada como nueva únicamente en el respectivo Pals Miembro.

Sin embargo, las anterioridades en idioma extranjero, incluyendo reivindicaciones comprendidas en solicitudes extranjeras, en principio, deberán ser traducidas al idioma español, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Decisión 486: “Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.

Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.” Sujeto a su publicación posterior. En ese sentido, respecto a las anterioridades basadas en descripciones orales, Scheuchzer enseña que, si estas son probadas por escrito, el escrito puede “naturalmente ser publicado posteriormente a la fecha de la solicitud de la patente”.

Cf. MATHELY. Le droit européen, p. 106, citado por SCHEUCHZER, Antolne, “Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets". Ginebra, Librairie Droz, 1981, p. 193: "Lorsque le contenu d'une description orale est prouvé par écrit, P'écrit peut naturellement étre publié postérieurement á la date de la demande du brevef. Véase también, a titulo referencial e llustrativo, a propósito de una conferencia donde se había revelado un invento, conferencia realizada durante un congreso y cuyo texto policopiado en trescientos ejemplares había sido distribuido posteriormente a los congresistas, el Octrooiraad holandés juzgó que la novedad había sido desvirtuada o destruida desde la fecha de realización de la conferencia. Octrooiraad, 28 de septiembre de 1959, BIE 1960, 29.

Cf. SCHEUCHZER, Antoine, “Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets”. Ginebra: Librairia Droz, 1981, p. 193. Véase, a modo referencial, CABANELLAS, Guillermo, "Derecho de las patentes de invención". Tomo 1, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2001, pp. 702-704; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 7-IP-2004 de 17 de marzo de 2004, pp. 8-9. 6 3 b) Irreversibilidad de la pérdida de la novedad.

Una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, tal pérdida es irreversible. c) Carácter universal de la novedad. La novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes, divulgados en cualquier idioma, por cualquier medio, en el respectivo País Miembro y en el extranjero.

En tal virtud, no puede pretenderse el registro de patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el País Miembro donde se presenta la solicitud. d) Carácter público de la novedad. La invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento y, posteriormente, entrará en el dominio público al expirar la patente.

Finalmente, cabe destacar que este Tribunal considera que, a efectos de determinar si una invención es nueva o novedosa, se deben observar las siguientes reglas:* a) Concretar cuáles la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad. d) Comparar la invención con la regla técnica.

Nivel inventivo. Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 12-1P-1998 de 20 de mayo de 1998, p. 10;

Jurisprudencia inspirada en la Doctrina española: “En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica".

CABANELLAS, Guillermo, Op. Cif., pp. 714-715; citado, entre otros, en el Proceso 7-1P-2004, ya citado, p. 10. 7 conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. A este respecto, conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo.

Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado; mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y que se realice el cotejo comparativo determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”..

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnicaf,.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 12-1P-98 de 20 de mayo de 1998, p. 11. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 88-1P-05 de 27 de julio de 2005, p. 7. 8 Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso O actividad semejante al de la invención. ”? 12.

Finalmente, a efectos de determinar si el objeto de la invención resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, es preciso aplicar, siempre que sea posible, el “método del problema-solución”, consistente en las siguientes tres (3) etapas:*0 (i) Identificación del estado de la técnica más cercano. (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y, (iii) Definición del problema técnico sobre la base el estado de la técnica más cercano. 13.

Las referidas etapas también pueden traducirse en las cinco (5) preguntas siguientes:?! 10 4 Secretaría General de la Comunidad Andina, “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina", Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, 2004, pp. 76 y ss.

Disponible en web: http://www.comunidadandina.org/publicipatentes.pdf. Ibid, p. 77. En el mismo sentido, Oficina Española de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente”, octubre de 2006, pp. 159-160, disponible en web: http://www.oepm.es/export/sitesfoepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExam enPatentes.pdf.

Véase, en idéntico sentido, Oficina Europea de Patentes, “Directivas relativas al examen practicado", Parte G, Capítulo VII, 5. Método problema-solución, disponible en Internet: http://www.epo.orq/law-practice/legal-texts/html/quidelines/f/g_vii_5.htm. Véase, a título ilustrativo, Oficina Española de Patentes y Marcas, “Directrices de examen de solicitudes de patente", Op. Cif., p. 160. 9 a) ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo? b) ¿Cuál es la diferencia —expresada en términos de características técnicas— entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo? c) ¿Qué efecto técnico produce o se deriva de esa diferencia? d) ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada? e) El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento actividad inventiva alguna: i. ¿hubiera reconocido el problema? ji.

¿lo hubiera resuelto de la manera indicada? 14. La pregunta que se busca responder es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? En otras palabras, sobre la base del estado del arte al momento de la presentación de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad, se debe determinar si existe alguna indicación o motivación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o mejorar el estado de la técnica para resolver el problema técnico, proveyendo una solución técnica al referido problema, resultado que debe ser consignado en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Susceptibilidad de aplicación industrial. 15. A este respecto, el Tribunal ha afirmado que la norma comunitaria exige, como tercer requisito, que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios??, 16. Este requisito de patentabilidad encuentra su justificación en el hecho de que la concesión y consiguiente protección de una patente se encuentra dirigida el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por tanto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica??. 17.

Este Tribunal, respecto de la susceptibilidad de aplicación industrial, refiere que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe 1 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2013. iS Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 46-1P-2012. 10 18. 19. ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios*!, En suma, a efectos de determinar la patentabilidad o procedencia del registro de la patente solicitada, se debe determinar si la invención solicitada a registro cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial, establecidos en la norma comunitaria.

El papel del técnico medio en la materia. El Tribunal considera importante destacar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos promedio en el área de especialidad correspondiente. Lo anterior, para un adecuado análisis del nivel inventivo, supone lo siguiente: a) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia de que se trate.

Esto tiene una importante razón: se busca que no exista “obviedad”, y esto solo se logra si se parte de conocimiento estándares para una persona de oficio en la respectiva especialidad técnica. b) El análisis del nivel inventivo, en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto resulta importante, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para lograr la eficiencia del sistema estableciendo una ambientación adecuada, de conformidad con el estado del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de ahora pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. En consecuencia, el examen de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis del nivel inventivo, retrotraido al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

En ese sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que suponen tomar en consideración conocimientos retrospectivos, obtenidos de la propia invención solicitada o del estado actual de la técnica, en lugar del estado del arte al momento de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad!S, 14 15 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 462-1P-2015, Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, pp. 16-17. 11 19.1.

En el presente caso, se debe verificar que el examen de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente, al determinar el cumplimiento del requisito del nivel inventivo de la invención reivindicada en la solicitud de patente, haya tenido en cuenta estas dos últimas consideraciones: (1) debe haberse empleado la figura del técnico medio en la materia; y, (ii) debe haberse retrotraído el análisis al momento de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00474, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutg del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA iro Góméz Apac STRARO Hernán e fMbrano Hugo Ra TRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente in ción prejudicial el Presidente y el Secretario Hernán 2Uz, Zambr, RES Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12