TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 348-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 7822-2014 Referencia: Modelo de Utilidad “CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO”.
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 146-2015- SCS-CS del 12 de junio del 2015, recibido por este Tribunal vía Courier el 14 de julio de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 2, 4, 6, 13, 16, 17, 27 28 29,34, 52,54, 55, 56 y 57 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 7822-2014 El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: RITA VILLENA SARMIENTO P Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA O COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA SN PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DEL PERU. e 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Tercero Interesado: COLGATE PALMOLIVE PERU S.A. Hechos relevantes El 15 de enero de 1996, Rita Villena Sarmiento (en adelante, la señora Villena) solicitó, para registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, concedido el 14 de mayo de 1998, con título No. 000104, El 23 de noviembre del 2000, COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A (en adelante, Colgate) solicitó ante el INDECOPI, la nulidad de la patente de modelo de utilidad denominada CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, por considerar que ta misma carecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo.
El 27 de diciembre del 2000, la señora Villena absolvió el trastado negando la falta de novedad y de nivel inventivo de su patente de modelo de utilidad, alegando que al momento en que se presentó su solicitud, no existia registro de modelo utilidad alguno que presentase las ventajas y/o mejor funcionamiento de su cepillo dental para niños.
El 31 de enero del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución N* 149-2003, la misma que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta, al considerar que al momento que se otorgó la patente de modelo de utilidad este carecía de novedad. El 4 de marzo de 2003, la señora Villena interpuso recurso de apelación contra la referida resolución, razón por la que, los actuados fueron remitidos a la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.
El 03 de junio de 2003, mediante Resolución N? 0509-2003/TPI-INDECOP!I, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la resolución inicial, en consecuencia declaró nulo el registro del modelo de utilidad para CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO a favor de la señora Villena. El 26 de agosto de 2003, la señora Villena presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución N* 0509-2003/TPI-INDECOPI.
El 29 de octubre de 2003, el Indecopi presentó contestación a la demanda presentada por la señora Villena. El 30 de octubre de 2003, Colgate presentó contestación a la demanda presentada por la señora Villena. 2.10.El 05 de julio de 2011, mediante Resolución ochenta y seis corregida mediante Resolución ochenta y siete de fecha 28 de octubre de 2011, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada ta demanda presentada por la señora Villena, contra el INDECOPI y Colgate, por lo tanto declaró la nulidad de las Resoluciones N* 0509-2003/TPIINDECOPI y N* 149- 2003/O1N-INDECOPI. 2.11.Colgate y el INDECOPI, presentaron recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia. 2.12.El 10 de abril de 2013, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú confirmó en todos sus extremos la sentencia emitida mediante resolución número ochenta y seis. 2.13.Con fecha 6 de junio de 2014, Colgate interpone Recurso de Casación contra la Resolución que confirma la sentencia apelada que declaró fundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la señora Villena. 2.14.
Mediante Auto Calificatorio del Recurso de Casación N* 7822-2014 de 7 de abril del 2015 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa RITA VILLENA SARMIENTO en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.
La Resolución demandada se basa exclusivamente en los aspectos meramente descriptivos y formales, dejando de lado si la utilidad supuestamente perseguida se obtiene en ambos casos. 3.2. Para los efectos de la concesión de la patente de modelo de utilidad no basta con que se presente un modelo determinado acompañado de literatura que sustente el supuesto modelo de utilidad, sino que adicionalmente en el examen de fondo debe acreditarse, mediante la aplicación práctica que el modelo tal y como ha sido concebido efectivamente permite lograr la utilidad que se le atribuye en la solicitud de patente de utilidad, caso contrario se procederá a denegar la solicitud de patente de modelo de utilidad. 3.3.
El cepillo puesto en el mercado por Colgate en el año 1995, respondía a la solicitud de patente presentada en el año 1992, la que fue rechazada por la Oficia de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) y luego declarada en abandono, la que difiere en diversos aspectos del modelo de utilidad de propiedad de la suscrita. 3 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
A los efectos de la obtención de la finalidad perseguida el referido modelo de utilidad rechazado a fines de 1995, y luego declarada en abandono, requería para la obtención de la utilidad perseguida la utilización de dos bienes totalmente distintos, pasta dental y cepillo dental cuya combinación, lograba los fines perseguidos. En el presente caso la utilidad perseguida es la de poder limitar el uso de dentífrico fluorado en el caso de niños, principalmente en edad preescolar, en tanto la ingesta excesiva del mismo puede acarrear problemas de salud tales como la fluososis.
El tema a discutir se enfoca en si los modelos de utilidad presentados en el presente procedimiento proporcionan efectivamente una nueva utilidad a los cepillos dentales para niños. El cepillo del accionante Colgate, difícilmente podría proporcionar la ventaja de limitar el uso del dentífrico fluorado, a diferencia de la suscrita, ya que el modelo de utilidad de la titular solo requiere del cepillo para lograr su utilidad, en tanto que el cepillo de COLGATE de marca MY FIRST requiere tanto del cepillo como de pasta dental.
El cepillo de la titular se caracteriza por tener una zona de demarcación transversal que corre a lo ancho del cepillo dental infantil, sobre la cual se aplica el dentífrico fluorado, el motivo de la demarcación obedece a un principio muy simple, ta pasta dental solo puede ser colocada dentro de un límite físico y espacial, esto es, más allá del ancho del cepillo (en la zona de demarcación) no puede colocarse pasta dental, pues no existe un soporte físico que lo pueda recibir.
Como puede observarse por un principio físico y espacial, el cepillo que responde al modelo de utilidad del que soy titular si permite efectivamente lograr una adecuada dosificación del dentífrico fluorado, más aun si se tiene en consideración que por el lugar en el que se encuentra ubicada la zona de demarcación el ancho del cepillo no permite aplicar una dosis de dentífrico fluorado superior al máximo recomendado para niños. 3.10.
Conforme se puede apreciar, el cepillo presentado por la accionante en el presente procedimiento presenta un punto de dosificación que se caracteriza por ser una circunferencia en la zona central del cepillo, debiendo agregar que conforme al texto incorporado en la caja que contiene el cepillo se tendrá la cantidad de dentifrico cuando la pasta dental haya sido colocada, exclusivamente, en el punto de dosificación. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa Indecopi en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4 4.1. 4.2. 4.3. 44. 4.5. 5.
Un modelo de utilidad para poder ser protegido por la legislación (patentado) debe contar con los siguientes requisitos básicos: la novedad, esto es que el mismo no debe haber sido conocido o divulgado, por cualquier medio; nivel inventivo, significa que el mismo no debe resultar obvio para una persona con conocimiento en la materia y ser susceptible de aplicación industrial, esto es que debe poder ser utilizado en algún tipo de industria.
En aplicación de los criterios legales (Artículo 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordado con el Artículo 65 Decreto Ley N? 26017-Ley sobre Propiedad Industrial”, Artículos 1, 2, 4, inciso a) del Artículo 54 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concordada con el artículo 60 inciso c) del Decreto Ley N* 26017, la autoridad administrativa dispuso declarar nulo el registro de modelo de utilidad que había sido concedido indebidamente a favor de Rita Villena Sarmiento ya que el título se obtuvo contraviniendo cualquiera de las disposiciones contenidas en dichos dispositivos.
Las reivindicaciones del modelo de utilidad, estaban referidas a fijar una zona de demarcación para el control de la cantidad de pasta dental en el cepillo, la cual ya existía, es por esto que la patente de modelo de utilidad, ya se encontraba comprendida en el estado de la técnica, razón por la que carecía de novedad, tal como lo determinó la propia autoridad administrativa.
En el expediente administrativo quedó plenamente acreditado que la empresa Colgate había introducido en el mercado el cepillo denominado MY FIRST, desde el año 1993. En ese sentido, en la medida que la técnica consistente en la demarcación de los cepillos dentales ya estaba siendo lanzada desde esa fecha e introducida en el mercado estadounidense desde el año 1995, pues resulta obvio para un experto en la materia crear un nuevo cepillo que en vez de presentar la demarcación en forma circular, lo hiciese en forma transversal, pues al presentar el mismo mecanismo de acción, era de esperar que se mantuviese la misma actividad en asociación, en ese sentido la autoridad administrativa determinó que el modelo de utilidad tampoco aportaba elementos relevantes a la utilidad que se proponía. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa por parte del tercero interesado Después de la correspondiente revisión del expediente la contestación de la demanda por parte de Colgate se encuentra incompleta. 7.1. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2. 8.3. 10.
Sentencia de Primera Instancia Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva sentencia de primera instancia. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación Colgate Palmolive Perú S.A sostiene que la sentencia impugna le causa agravio porque siendo evidente que el modelo de utilidad de “CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACION PARA COLOCACION DE DENTRIFICO FLUORADO" carecía de novedad a la fecha de su solicitud.
La sentencia apelada no ha tenido en consideración cual es el modelo de utilidad concedido mediante Resolución 000291-1999/0IN, ni las reivindicaciones protegidas bajo el referido modelo de utilidad. Está demostrado con la Resolución 0509-2003/TPI que el modelo de utilidad inscrito bajo el título 104 concedido a Rita Villena Sarmiento carecía de requisito de novedad, pues se basaba en una tecnología divulgada con anterioridad.
Argumentos del Recurso de Apelación El INDECOPI manifiesta que la Sala incurre en error al querer comprender dentro del análisis de novedad del modelo de utilidad un elemento nuevo como es la eficiencia en comparación a otros, sin embargo, este análisis excede el análisis de novedad exigida por la norma. La novedad está relacionada con la técnica empleada en el modelo de utilidad y no en la distinta cantidad de crema dental que un modelo permita dosificar respeto de aquella, de tal modo, que resulte eficiente.
Respecto al nivel inventiva el modelo de utilidad para medir la pasta en el cepillo de dientes ya se había conocido, por lo tanto seria obvio para un experto en la materia crear un nuevo cepillo con características que incorporen tal técnica. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. Sentencia de Segunda Instancia Con el voto mayoritario los señores Jueces Supremos de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, resuelven: 10.1.Las Resoluciones 0509-2003/TPI-INDECOPI y 000149-2003/0IN- INDECOP! “( ) incurren en causal de nulidad contemplada en el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General — Ley número 27444”. 10.2.
“( ) se confirme la resolución apelada número treinta y nueve de fojas quinientos cuarenta y dos, de fecha catorce de noviembre de dos mil cinco que declara fundada la oposición formulada por Colgate Palmolive Perú Sociedad Anónima; y, asimismo, SE CONFIRME en todos sus extremos la sentencia emitida mediante resolución número ochenta y seis, su fecha cinco de julio de dos mil once ( ) que declara fundada la demanda ( ) y en consecuencia nulas las resoluciones”. 11.
Recurso de Casación: Colgate en el Recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, entre otros argumentos, señala los siguientes: 11.1.La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no haber cumplido la Sala con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Judicial de las normas andinas aplicables al proceso. 11.2.La falta de congruencia procesal, y por ende ta falta de motivación en la sentencia materia de la casación. 11.3.Debía aplicarse la Decisión 344 al caso concreto para determinar el cumplimiento de los requisitos para la concesión del modelo de utilidad de igual manera para determinar la presunta nulidad del mismo.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 2,4,6, 13, 16, 17, 27,28,29,34,52,54,55, 56 y 57 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretarán únicamente los Artículos 1, 2, 4, 16, 54 y 56 de la Decisión 3441 por ser aplicables al caso concreto. 1 “Artículo 1.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, lengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de 7 No se interpretan los Artículos 6, 13, 17, 27, 28, 29, 34, 52, 55, y 57 de la Decisión 344, por no estar relacionados con la controversia.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION: 1. Requisitos para el registro de modelos de utilidad bajo la Decisión 344, 2. Nulidad del modelo de utilidad. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Requisitos para el registro de modelos de utilidad bajo la Decisión 344 1.1. Según las diversas concepciones que la doctrina, la Ley y la jurisprudencia han expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.
Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con ta doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva?. prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.
Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de fa técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.
Artículo 52.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, prevía audiencia de las partes interesadas, siempre que: a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.
Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento. Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reinvindicaciones o a lales partes de la reivindicación, según corresponda.
La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se repulará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. Artículo 54.- Se concederá patente de modelo de ulilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna ulilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Artículo 56.- Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente. 2 Proceso 7-1P-2004.
Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2005. 1.2. 1.3. 1.4, Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical. En el ordenamiento jurídico andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones: la horizontal (como una invención menor), cuando el Artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes.
De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido. En cuanto a la delimitación vertical, el Artículo 54 citado, establece que "Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ”, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.
En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoria de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso que antes no lo tenía o resolvía. De acuerdo con el Artículo 54 de la Decisión 344, una invención es registrable como modelo de utilidad siempre que se trate de una invención de forma que mejore las prestaciones anteriormente conocidas de objetos preexistentes.
En esta norma se regulan todos aquellos requisitos o características que debe reunir la creación, como son: novedad, forma definida y utilidad. La novedad del modelo de utilidad se expresa en el Artículo 54 cuando dice que: “se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma ”. Este requisito es común tanto al modelo de utilidad como a las invenciones, con la salvedad de que se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva del creador, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una invención. Los términos configuración o disposición, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, son sinónimos.
Disposición es la acción y efecto de 9 disponer, por lo que disponer significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente; en tanto que configuración es la disposición de las partes que componen una cosa y le dan una peculiar figura.? En consecuencia, la forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas O distribución distinta de los elementos que componen la cosa u objeto, o arreglo de componentes que se agregan de manera que le dan una caracteristica distinta al mismo, una peculiaridad en su figura, sin olvidarnos que este objeto deberá resolver o mejorar medianamente un problema técnico. 4.5.
El Artículo 55 de la Decisión 344 establece prohibición de patentabilidad como modelo de utilidad de los procedimientos y materias excluidas de la protección de la patente de invención, tanto como de las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos del modelo de utilidad, que es su aporte utilitario o práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil.
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su Artículo 56 señala que a los modelos de utilidad, son aplicables las disposiciones sobre la patentabilidad, en cuanto fuese pertinente, por lo que para otorgar una patente de modelo de utilidad se deben tomar en consideración los requisitos esenciales aplicables para las patentes de invención, y estos son: que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial De los requisitos de la patentabilidad 1.6.
En efecto, por la remisión expresa anteriormente referida, a los modelos de utilidad para que puedan se patentados se les exige el cumplimiento de los mismos requisitos contemplados para las patentes de invención y, entre ellos, particularmente los establecidos en los Artículos 2, 4 y 5 de la Decisión 344. A ello se referirá el Tribunal en los puntos siguientes: De la novedad El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”.
La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de la solicitud o prioridad reconocida.
AS 2 Definiciones dadas en el Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición Madrid - España. 1992. Pp. 379 y 539. 10 En el ordenamiento juridico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.3 La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad.
Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso de los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica.
Del nivel inventivo: 41.8. El Artículo 4 de la Decisión 344 señala que la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia. El requisito del nivel inventivo, le ofrece al examinador un elemento que le permitirá establecer si a la invención se hubiese podido llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica.
Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse, por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo, dicha delimitación resulta una 2 Proceso 12-1P-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la G.O. A.C. N* 428, de 16 de abril de 1999.
A, Ú É AS y 1.9. compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad.* Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudaró. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.
Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.
Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. De la susceptibilidad de aplicación industrial 1.10. Para que un invento menor pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad, debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios, como lo establece el Artículo 5 de la Decisión 344.
La susceptibilidad de aplicación industrial es un requisito fundamental que deben cumplir los modelos de utilidad, ya que sólo la práctica de dicha condición comprobará si efectivamente se ha insertado una mejora, o un beneficio de funcionamiento en un invento que antes no lo tenía; esto implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen.
Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “ en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.$ 4 VAREA SANZ, Mario.
“EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, pp. 393. Ver también para mayor amplitud: OTERO LASTRES en “EL MODELO DE UTILIDAD" pp 167. LACRUZ BERDEJO en "BIENES INMATERIALES” pp. 79 y GOMEZ SEGADE "MODELO DE UTILIDAD" pp. 4315. 5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001 “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”.
Págs. 686 y 1089 $ Ibidem. 12 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Nulidad del modelo de utilidad La demandante argumentan en el proceso interno que los señores Jueces Supremos de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú no aplicaron al caso “( ) la Decisión 344 que regula los requisitos para la concesión de patentes y sobre sus nulidades, por lo que la norma debe aplicarse para verificar si el modelo de utilidad fue o no nulo al momento de su concesión”.
Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal se pronunciará respecto de los efectos del trámite de la nulidad del acto administrativo que concede el modelo de utilidad, así como los efectos de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que concede la patente. La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante el cual quien aparecía como "legitimado" para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad.
El Artículo 52 de la Decisión 344, contempla dos causas de nulidad cuales son: a) Que haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; y b) Que se hubiere otorgado con base en datos falsos O inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales. El literal a) del Artículo 52 de la Decisión 344 se refiere a casos tales como cuando el objeto de la solicitud no es susceptible de protección mediante patente de modelo de utilidad y ésta se le otorga, contradiciendo lo establecido, por ejemplo, los Artículos 6, 7 y 55 de la Decisión 344; o cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera el derecho o careciera de título o poder habilitante para solicitar la protección; o cuando, en fin, se ha otorgado la patente sin cumplir con los requisitos de patentabilidad.
En cambio, el Literal b) del Artículo 52 de la Decisión 344 se refiere a casos tales como cuando puedan contener elementos que se quieran reivindicar como propios y en realidad sean anteriores al modelo de utilidad pretendidamente novedoso; o cuando no describan la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un técnico sobre la materia o cuando su objeto exceda de! contenido de la solicitud del modelo; o cuando se haya falseado el nombre del titular o inventor.
La nulidad puede ser total, en cuyo caso se niega la patente o parcial, si se deniegan ciertas reivindicaciones o una parte de ellas. Los efectos de la nulidad, sea de la patente o de alguna o algunas de las reivindicaciones son los de considerarlas sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. 13 2.6.
La Corte consultante verificará si los jueces acuos analizaron el estado de la técnica; es decir, las anterioridades documentos patentes o no patentes más cercanos al modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO para que, determine de manera fehaciente la presunta falta de novedad o nivel inventivo teniendo en cuenta las reglas desarrolladas en la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 7822-2014, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros eda Merchán MAGISTRADA GISTRADA aman ma mbrano Hugo Ramiro-Sé Apac AG ADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. a 7 Hernán Je P ENTE Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
SECRETARIO 14