TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso E 21-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante S 2014-266843 Referencia B Marcas involucradas CATERPILLAR y PUNTO CATERPILLAR (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-005 del 5 de enero de 2016, recibido vía courier el 20 de enero del mismo año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal e) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014- 266843; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante B CATERPILLAR INC. 2.1. Demandado: PUNTO CATERPILLAR S.A.S. Hechos relevantes: El 03 de diciembre de 2014, CATERPILLAR INC. (en adelante, CATERPILLAR) interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial conta PUNTO CATERPILLAR S.A.S. (en adelante, PUNTO CATERPILLAR), manifestando lo siguiente: a) b) La marca CATERPILLAR se encuentra registrada en Colombia con los siguientes Certificados: ! - Certificado 350421, que distingue productos de la Clase 4. - Certificados 13680, 207226, 349945, que distinguen productos de la Clase 7. - Certificados 220170, 37111, 350423, que distinguen productos de la Clase 9. - Certificados 86466, 242217, 350425, 350015, que distinguen productos de la Clase 12. - Certificados 205132, que distingue productos de la Clase 14. - Certificado 250214, que distingue productos de la Clase 16. - Certificado 223964, que distingue productos de la Clase 25. - Certificados 350424, 354067, que distinguen servicios de la Clase 35. - Certificados 350009, que distinguen servicios de la Clase 36. - Certificados 91386, 204228, 350427, 350010, que distinguen servicios de la Clase 37. - Certificados 350428, 350011, que distinguen servicios de la Clase 39. - Certificados 233766, 350430, 350012, que distinguen servicios de la Clase

42. PUNTO CATERPILLAR es propietaria del establecimiento de comercio denominado PUNTO CATERPILLAR y su actividad económica es la compra, venta, importación, fabricación y reparación de repuestos y partes para maquinaria pesada y vehicular. El uso del signo PUNTO CATERPILLAR constituye una violación a los derechos de propiedad industrial de CATERPILLAR sobre sus marcas registradas y notoriamente conocidas, de conformidad con los Artículos 155 y 247 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Del cuadro que se verifica a fojas 3, 4 y 5 de la denuncia no se puede determinar con claridad si las marcas que se detallan en dicho cuadro son denominativas o mixtas, sin embargo, todas estas estarian constituidas por la denominación CATERPILLAR. 2 4 0 2.2. d) Al comparar el signo PUNTO CATERPILLAR y CATERPILLAR se encuentra identidad fonética y ortográfica, en tanto que el primer signo reproduce en su integridad el segundo. e) Es titular de los registros de la marca notoria CATERPILLAR en las Clases 7,12, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifican productos idénticos y directamente relacionados con la comercialización de repuestos para maquinaria pesada. ff PUNTO CATERPILLAR se aprovecha de manera indebida de la reputación de la marca CATERPILLAR para promocionar sus actividades comerciales y su establecimiento y confundir al consumidor. g) La notoriedad de la marca CATERPILLAR en Colombia es un hecho notorio que no precisa de prueba, según lo establecido por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 14 de diciembre de 2004, recaída en el Expediente 0120001171-01?; sin embargo, anexa pruebas para reforzar dicha calidad de la marca.

Mediante Auto 98368 del 24 de diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia dejó constancia que PUNTO CATERPILLAR no contestó la demanda; asimismo, dispuso oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

NORMA A SER INTERPRETADA El Órgano consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, en el sentido de que se explique si es posible que una autoridad jurisdiccional declare la notoriedad de una marca. De acuerdo a lo señalado en dicho documento, se habria establecido lo siguiente: “Amén de que no puede negarse la existencia de hechos notorios que no requieren prueba (art. 177 del C.P.C.), sobre el conocimiento generalizado de la marca Caterpillar, pues no escapa para una persona del común o de mediana cultura que parte de maquinaría agricola, de construcción y otros productos, exhibe dicha marca, que casí toda persona ha tenido la oportunidad de ver el laborío con esas máquinas.

Esa notoriedad es indicadora de participación del empresario, sus productos y la marca en el mercado nacional ( )” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..-) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor 3 No procede la interpretación solicitada, toda vez que la norma antes citada versa sobre el uso indebido de una marca notoriamente conocida; sin embargo, el cuestionamiento del Órgano consultante está relacionado con la declaratoria de notoriedad de una marca.

En ese sentido, de oficio procede la interpretación del Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?*, en el cual se listan factores no taxativos para determinar la notoriedad de un signo distintivo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida y su prueba. El hecho notorio. Pregunta formulada por el Órgano consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida y su prueba. El hecho notorio comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de fa marca o de su titular; (.J” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

J los aspectos del comercio internacional; o, k) fa existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. En el presente caso, la demandante alegó que su marca CATERPILLAR es notoriamente conocida en Colombia, por lo que no precisa de pruebaf.

En ese sentido, corresponde analizar la marca notoriamente conocida y su prueba. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.

El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 14 de diciembre de 2004, recaida en el expediente 0120001171-01, según se señaló en la denuncia. 5 1.7. 1.8. b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de la marca no se halla implicita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.f Asi, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.? De modo referencial, ver Proceso 109-1P-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15.

De modo referencial, ver Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 1.10.Por lo expuesto, la notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?, dentro de un debido proceso donde se haya alegado tal condición; en ese sentido, se deberá establecer si la marca CATERPILLAR es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados. 2.

Pregunta formulada por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 2.1.

¿Es posible que una autoridad jurisdiccional declare la notoriedad de una marca? Conforme a lo expuesto en el desarrollo de la presente interpretación, sí es posible que una autoridad jurisdiccional declare la notoriedad de una marca, siempre que dicho pronunciamiento sea emitido dentro de un proceso en el que se hayan aportado y valorado las pruebas presentadas para tal efecto y que las mismas hayan causado certeza respecto de la calidad notoria de la marca.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2014-266843, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A Ap) Cecilia Luisa Aylión Quinteros MAGISTRADA ¡AGISTRADA La Ibidem. Hugo Ramiro Gómez Apac RADO MAGISTRADO Hernán/Korfíero De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. a — Hernán ati (9) BES SIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.