(AÑ (59) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 424P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: —2008-00153 Referencia: Patente de modelo de utilidad.

“ARTÍCULOS ABSORVENTES ADAPTABLES A VARIAS PRENDAS ÍNTIMAS” Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2810, recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 16, 18, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2008-00153; y, El auto de 2 de marzo de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. Hechos Relevantes: El 16 de mayo de 2002, MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC (en adelante MCNEIL) presentó solicitud de patente de invención titulada “ARTICULOS ABSORVENTES ADAPTABLES” — (Expediente Administrativo 02 041784).

Una vez cumplido el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se publicó la solicitud sin que se hubieran presentado oposiciones. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el examen de patentabilidad, encontrando que el objeto de la solicitud carecía de claridad, novedad y nivel inventivo.

Se requirió al solicitante para que diera respuesta a las objeciones realizadas. El 14 de agosto y 29 de noviembre de 2006, MCNEIL radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta a los requerimientos formulados, presentó aclaraciones y modificó su solicitud a una de patente de modelo de utilidad.

También modificó el título de la invención a "ARTÍCULOS ABSORBENTES ADAPTABLES A VARIAS PRENDAS ÍNTIMAS”. El 30 de marzo de 2007 la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 9565, denegó la patente solicitada. MCNEIL presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. El 16 de noviembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 37739, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido.

MCNEIL presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos. El 27 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 2810 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda presentados por MCNEIL: Manifestó que la solicitud sí posee unidad de invención, toda vez que las dos reivindicaciones independientes (1 y 7), buscan la protección de dos 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. modalidades de la invención; por tanto, se trata del mismo producto, pero con diferentes medios para doblar la porción del artículo absorbente.

Agregó que en ninguna parte de la Decisión 486 se prevé que una invención no pueda proteger de manera independiente dos o más modalidades preferidas. Expresó que ninguno de los documentos encontrados como anterioridades afecta la novedad del modelo de utilidad presentado. Por tanto, dicho requisito fue erróneamente interpretado por la autoridad administrativa.

Señaló que los dibujos sirven para ilustrar las modalidades reivindicadas en la solicitud; además, las reivindicaciones independientes revelan las características novedosas del modelo de utilidad: representan una mejora sobre lo ya conocido en relación con los medios para doblar. Adujo que la claridad, la unidad de invención, la novedad y el nivel inventivo no fueron adecuadamente evaluados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

No aplicó correctamente los articulos 18, 25 y 30 de la Decisión 486. Sostuvo que se debió analizar la invención en todo su conjunto, es decir, relacionando las reivindicaciones dependientes e independientes. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen indicó que el objeto reivindicado no es novedoso, ya que existen anterioridades que afectan dicho requisito (documentos D1 a D5)', y que el examen de fondo permitió demostrar que el objeto de la solicitud no reúne los requisitos de claridad, unidad de invención, novedad y nivel inventivo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 16, 18, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes, de oficio se interpretarán los artículos 81 y 85 de la misma normativa, por cuanto consagran parámetros para la protección del modelo de utilidad?.

D1: DE 198 34785; D2: EP 1 008 333; D3: WO 96 02217; D4: WO 0013633; y D5: US 5 704 929, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida

1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El modelo de utilidad. La aplicación de las normas sobre patentes. Los requisitos de patentabilidad. La novedad de la invención. El nivel inventivo y estado de la técnica. La susceptibilidad de aplicación industrial. Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad. La descripción, los dibujos, la claridad y la unidad de la invención. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El modelo de utilidad.

La aplicación de las normas sobre patentes. Los requisitos de patentabilidad. Como en el proceso interno se discute si la invención presentada por MCNEIL cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia?. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

(..) Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses”.

(.) Ver Interpretaciones Prejudiciales 73-1P-2011 del 9 de noviembre de 2011 y 147-IP-2011 del 21 de marzo de 2012. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

La anterior definición normativa se podría concretar en lo siguiente: el modelo de utilidad es una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera de menor exigencia inventiva con respecto a la patente de invención. En consecuencia, podríamos extractar las siguientes características de la figura del modelo de utilidad: 1.4.1.

Es una invención menor: recae sobre un objeto ya existente, lo que claramente lo diferencia de la patente de invención. 1.4.2. Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. 1.4.3. Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: su objeto es un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que comporta un beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico en relación con un objeto ya existente.

El artículo 85 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el articulo 40 quedará reducido a doce meses”.

De conformidad con el artículo transcrito, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención, son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias. Los requisitos de patentabilidad en relación con el modelo de utilidad Según lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea 1.8. 1.9. considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

De la novedad de la invención: El artículo 16 de la Decisión 486 señala que “una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. * Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 1.9.1.

Invención: Como ya se advirtió, en el caso del modelo de utilidad la invención recae sobre un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que comporta un beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico en relación con un objeto ya existente. Dicho beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico no deben estar comprendidos dentro del estado de la técnica. 1.9.2.

Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.10.Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la 1.14. técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizaria para diseñar el invento.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas perfectamente aplicables al modelo de utilidad: 1.11.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. 1.11.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996. Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. 1.11.3. Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.11.4, Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica.

Del nivel inventivo y estado de la técnica: 1.12. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.13.Los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.

Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. 1.14. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 1.14.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.14,2, Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”.

Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.14.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.14.3.1.

El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. u DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.14.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de modelo de utilidad o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en dia” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 1.15.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

De la susceptibilidad de aplicación industrial 1.16.Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 1.17.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad.

La descripción, los dibujos, la claridad y la unidad de la invención Como en el proceso interno se discute si la Superintendencia de Industria y Comercio evaluó adecuadamente las reivindicaciones y, en especial, los requisitos de claridad y unidad de la invención, se abordará el tema planteado. Las reivindicaciones son las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

Son fundamentales para el análisis de registrabilidad y para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486)*, que finalmente sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d).

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar ta unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estariamos en “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. / 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad. Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje especificamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

Ahora bien, para analizar las reivindicaciones de manera sistemática y en conjunto se debe tener en cuenta su naturaleza. Se pueden dividir en dos grupos, a saber: 2.6.1. Reivindicaciones independientes: son aquellas que definen la materia objeto de protección sin necesidad de recurrir a otra reivindicación, es decir, se presentan como autosuficientes.

Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías. 2.6.2. Reivindicaciones dependientes: son aquellas que definen el objeto de la protección haciendo referencia a una o más reivindicaciones anteriores, es decir, que por sí mismas no tendrían significado. Pueden referirse a una o más reivindicaciones independientes, a una o más reivindicaciones dependientes o a reivindicaciones dependientes e independientes al mismo tiempo, siempre que la dependencia sea clara y no existan contradicciones.

Una vez determinada la naturaleza de las reivindicaciones, se deberá establecer si cumplen con el requisito de la unidad de la invención, es decir si forman parte de un mismo conjunto o concepto inventivo, de conformidad con las previsiones del artículo 25 de la Decisión 486%. Una solicitud de patente, por lo tanto, puede reivindicar una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.

Para que esto se dé el concepto inventivo debe ser técnico, es decir, que cumpla por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y que sea común a todas las reivindicacionesí0. En el caso particular se deberá utilizar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones de forma sistemática y en conjunto, con el objetivo determinar si existe unidad de invención de conformidad con lo planteado en la presente providencia. 10 Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Sobre esto se puede ver el Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Página 60. 10 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00153, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

A j | / | 43 y) TL UNA 10 Ys hr Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ustavGarcía Brito =— PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 424-1P-2015 | 11