£ po TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 485-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00198 Referencia: Signos AVON ADVANCE TECHNIQUES LOTUS SHIELD (mixto) y LOTUS (denominativo) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3162, recibido el 25 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2014-00198; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SOCIEDAD AVON PRODUCTS INC. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. — SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Tercero Interesado: OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL. Hechos Relevantes: El 26 de diciembre de 2012, AVON PRODUCTS INC., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca denominativa AVON ADVANCE TECHNIQUES LOTUS SHIELD, para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para el cuidado del cabello" (Expediente 12-233459).

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 661 del 1 de febrero de 2013. Estando dentro del término legal OMAR ALBEIRO SALAZAR ARITIZABAL, presentó oposición sobre la base de su marca denominativa LOTUS, registrada en Colombia bajo el Certificado 1000080, para amparar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, especialmente cremas para manos y cuerpo, champú para el cabello y acondicionador”.

El 20 de junio de 2013, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 36744 resolvió declarar fundada la oposición presentada y negó el registro de la marca solicitada. AVON PRODUCTS INC. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 31 de octubre de 2013, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 00064716 resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

AVON PRODUCTS INC. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los anteriores actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 25 de septiembre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3162 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 5.1. o N Argumentos de la Demanda presentados por AVON PRODUCTS INC.: Adujo que la marca denominativa AVON ADVANCE TECHNIQUES LOTUS SHIELD forma parte de la familia de marcas AVON y que por lo tanto tiene derecho al registro y además que esta marca es notoriamente conocida.

Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético, visual y conceptual. Agregó que la distintividad de la marca solicitada recae sobre la palabra AVON y la expresión ADVANCE TECHNIQUES. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen manifestó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético, visual y conceptual y que no poseen elementos diferenciadores.

Del Tercero Interesado OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL: No consta en el expediente remitido por el Consejo de Estado ninguna intervención por parte del tercero OMAR ALBEIRO SALAZAR ARITIZABAL. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a), ya que el 135 literal b) se refiere a una causal absoluta de irregistrabilidad y el presente caso está referido a una causal de irregistrabilidad relativa.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero. La familia de marcas cuyo elemento característico sea una marca notoriamente conocida.

Su poder de oposición. 6 1.1. 1.2.

1.3. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos AVON ADVANCE TECHNIQUES LOTUS SHIELD (denominativo) y LOTUS (denominativo) son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial plasmado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que ta norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias O insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los servicios amparados con los signos AVON ADVANCE TECHNIQUES LOTUS SHIELD (denominativo) y LOTUS 1.8. 2.1.

(denominativo), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y, en consecuencia, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos denominativos simples y compuestos De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas aplicables a los mismos: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 2.2. tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.1.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Y como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!: 2.2.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.2.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P- 2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 2.3. 2.2.5. 2.2.6.

Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.2.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Para el caso concreto es muy importante que el juez consultante determine si la marca AVON es notoriamente conocida, teniendo en cuenta lo expresado en el acápite 4 de la presente providencia. 2.2.6.2.Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Para el caso concreto es muy importante que el juez consultante determine si la marca AVON es el elemento característico de la familia de marca que alega el demandante, teniendo en cuenta lo expresado en el acápite 4 de la presente providencia. 2.2.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos en conflicto AVON ADVANCE TECHNIQUES LOTUS SHIELD y LOTUS para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. MS 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero Como el expediente informa que el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ha trazado en múltiples pronunciamientos las pautas generales de interpretación que ha considerado atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas, Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables?”.

El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, y por lo tanto como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacia de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras.

En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos.

Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-1P-2015, del fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. Y 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. La familia de marcas cuyo elemento característico es una marca notoriamente conocida. Su poder de oposición Como la demandante argumenta dentro del proceso en el cual se origina esta consulta, que la marca solicitada forma parte de la familia de marcas cuyo distintivo principal es la marca notoria AVON, se abordará el tema planteado, siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal en este tipo de marcas?, Una familia de marcas corresponde a un conjunto de ellas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una palabra o partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos y por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo.

En cambio, la familia de marcas opera de manera diferente, pues su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Ahora bien, como el caso particular se refiere a que el signo solicitado para registro supuestamente proviene de una familia de marcas cuyo distintivo principal es una marca notoriamente conocida, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 4.5.1.

El hecho de que la marca solicitada a registro provenga de una familia de marcas, no le otorga un derecho indefectible al registro. Esto quiere decir que se deberán analizar los diferentes aspectos que podrían incidir en la distintividad del signo, dentro de los cuales se encuentran la existencia de otros signos registrados posiblemente confundibles, o la incidencia que tienen los elementos que acompañan al distintivo principal.

No obstante lo anterior, que el signo solicitado pertenezca a una familia de marcas puede tomarse como un indicio de distintividad, bajo el entendido de que igualmente se debe hacer un análisis de registrabilidad de oficio, integral, autónomo y motivado. Dentro de la linea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-1P-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-IP-2014 del 21 de mayo de 2014, 10 4.5.2.

Si el distintivo principal de la familia de marcas es una marca notoria, se deberá analizar su grado de incidencia en el signo que se pretende registrar, es decir, si efectivamente inyecta distintividad en el conjunto marcario, teniendo en cuenta el papel que juegan los restantes elementos. Para esto se deberá analizar la posición de la marca notoria y de los otros elementos, su tamaño, visibilidad, etc.

Si el elemento notorio es el que le imprime distintividad al conjunto marcario, el público consumidor efectivamente relacionariía la marca solicitada y la notoria y, como efecto, aunque la marca opositora pudiese ser similar no habría riesgo de confusión o asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00198, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con la dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatytb del Tribunal. MAGISTRADA > -AyHón Quinteros SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11