TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 558-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00478 Referencia: Marcas involucradas TEGANDIA y SERANDIA Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3391, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2009-00478; y El auto de 1 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4%. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSHAFT. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA E SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Tercero interesado: TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD. Hechos Relevantes:. El 31 de diciembre de 2007, TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD. solicitó el registro de la marca denominativa TEGANDIA, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Sustancias y preparaciones farmacéuticas” (Expediente administrativo N* 07 137811).

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición argumentando riesgo de confusión con su marca denominativa SERANDIA, previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 281971, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones farmacéuticas, a saber, contraceptivos hormonales”.

Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético y gramatical. El 29 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 56212, declaró infundada la oposición presentada por BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT y, en consecuencia, concedió el registro de la marca denominativa TEGANDIA.

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 26 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 09312, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación. El 31 de marzo de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 16316, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

El 25 de agosto de 2009 BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso acción de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos. El 20 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 5.2. 6 Argumentos de la Demanda presentados por BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT: Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, visual y fonético.

No poseen aspectos particulares que permitan diferenciarlos. Indicó que ambas marcas están conformadas por una sola expresión con el mismo número de sílabas (8), de las cuales tienen en común (6); además, tienen idéntica composición de vocales (EAIA), y la partícula ANDIA se encuentra en los dos signos en conflicto. Manifestó que las marcas están destinadas a identificar productos farmacéuticos y, por lo tanto, se debe aplicar un criterio más riguroso.

Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen indicó que los signos en conflicto no son confundibles, ya que si bien coinciden en algunas vocales, la posición y combinación de las consonantes T-G-N-D en la marca demandada y S-R-N-D en la marca del demandante, hace que el aspecto fonético entre ellas difiera notoriamente.

Del Tercero Interesado TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.:. Sostuvo que si bien se trata de denominaciones que tienen en común algunas vocales, las consonantes que la acompañan dan como resultado expresiones diferentes en los aspectos ortográfico y fonético. Agregó que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en otros países y que por lo tanto no existiría riesgo de confusión. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede a interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a), toda vez que el artículo 134 en mención no resulta aplicable al estudio y definición de la controversia.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 3 1.1. 1.2. 1.3. Comparación entre signos denominativos. El análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Como en el proceso interno se discute si los signos denominativos TEGANDIA y SERANDIA son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias oO insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 4 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo, es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de 5 Ss 1.8. considerar los productos que identifican los signos denominativos TEGANDIA y SERANDIA, comparándolos con sujeción a las reglas de cotejo inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas y adoptadas por este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos?: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2, En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos denominativos En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se deberá proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas$: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-20085; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013. “6 2.2. 3.1. 3.2. 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.1.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos TEGANDIA y SERANDIA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. El análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos Como la controversia informa que los signos en conflicto identifican productos farmacéuticos, se abordará el tema propuesto reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre este asunto?.

En efecto, en el rubro de marcas farmacéuticas el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 2 de junio de 2000 en el Proceso 30-1P-2000.

Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002 en el Proceso 68-P-2001. Interpretación Prejudicial del 10 de junio de 2016 dentro del Proceso 360-1P-2015. 7 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. adquirir uno para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.

Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse apremiados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.

En los productos farmacéuticos de libre venta al público lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, por lo tanto, las fallas en la selección de los productos que habrán de ingerirse o de conservarse en el hogar no está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado en los derechos fundamentales a la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas y, por consiguiente, al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección juridica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos.

Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química Oo farmacia. Por lo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver.

Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto 8 farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, esta población puede ser mayormente expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana. 3.8.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de los signos denominativos TEGANDIA y SERANDIA. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00478, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Ce AMÉ Guintoros CU Go > MAGISTRADA MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Cecilia Luisa ISR Quinteros PRESIDENTA (e) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 558-IP-2015 | 10