EN, Usa) EZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 573AP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00436 Referencia: Patente: “ 4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS”.

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3485, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N” 2009-00436; y, El auto de 1 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: DOW AGROSCIENCES LLC. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Hechos Relevantes: El 15 de enero de 2001, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC (en adelante DOW), presentó solicitud de patente con reivindicación de prioridad en la solicitud 60/176.720 de 14 de enero del 2000 (EE.

UU), para la invención titulada 4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS (Expediente Administrativo 01 002407). Una vez publicada la solicitud no se presentaron oposiciones de terceros. La Jefe de División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el examen de fondo de la solicitud, estableciendo que: * ¡) en cuanto al estado de la técnica se encontraron diferentes documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio; li) en cuanto al nivel inventivo se consideró que los documentos D1 a D4 afectan el nivel inventivo de la invención;

¡ii) sobre el requisito de novedad se consideró que la comparación de la invención objeto de la solicitud implicaba que la novedad del objeto se vea afectada”. El 21 de junio de 2007, DOW radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta a los requerimientos formulados indicando que: “i) se procedió a presentar una solicitud divisional compuesta por nueve reivindicaciones, ¡i) se expusieron las razones por las cuales lo revelado por las anterioridades tomadas como estado de la técnica no correspondía al objeto de la invención”.

El 30 de octubre de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio mediante la Resolución 43513, decidió negar la solicitud por cuanto su objeto no poseía nivel inventivo. DOW presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. El 5 de marzo de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio mediante la Resolución 10881, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado.

DOW presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mencionados. El 27 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante el Oficio 3485 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Argumentos de la Demanda presentados por DOW: Manifestó que la Superintendencia se limitó a indicar que la combinación de las anterioridades citadas hace obvia la invención para un experto medio en la materia, cuando la existencia de elementos conocidos no genera per se carencia de nivel inventivo. Agregó que la Superintendencia optó por otro método de análisis diferente al del problema-solución, haciendo que el trámite de solicitud sea diferente al realizado en otros casos análogos.

Se citaron cuatro (4) documentos como anterioridades (D1, D2, D3 y D4), lo que contraria abiertamente las reglas del método problema- solución y, por ende, desvirtúa las conclusiones a que se llegó en los actos acusados según lo aduce. Expresó que la información presentada claramente indica que hay un efecto herbicida sinérgico mejorado, comparándolo con compuestos conocidos similares.

Indicó que los actos acusados no evaluaron las pruebas para demostrar el nivel inventivo, pese a que se presentaron oportunamente dentro del trámite de la solicitud. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Adujo que no es posible que exista efecto sinérgico porque se trata de compuestos individuales y no de combinaciones que muestren la existencia de dicho efecto.

Expresó que no es coherente hablar de los compuestos y su efecto sinérgico, cuando lo que se pretende proteger es una composición donde, además, el efecto sinérgico técnicamente no es posible. Señaló que una cosa es citar todos los documentos que afectan la patentabilidad de la invención, y otra muy diferente es combinar dos documentos como máximo para afectar el nivel inventivo de la misma.

Sostuvo que la gran cantidad de documentos citados es un indicio de lo obvio que resulta la composición reivindicada. Se puede desvirtuar su nivel inventivo con cualquiera de los documentos o cualquier combinación de los mismos NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se procederá 1.1. 1.2. 1.3. interpretar el artículo 18*, en concordancia con las disposiciones necesarias para el efecto, contenidas en la misma Decisión, tales como los artículos 14 y 16. No procede en relación con el artículo 45 solicitado, por cuanto el proceso no alude a ninguna controversia sobre la regulación formal del examen de patentabilidad en el marco de esta norma.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. La susceptibilidad de aplicación industrial. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Requisitos de patentabilidad.

El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. La susceptibilidad de aplicación industrial Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud de patente presentada por DOW cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia?.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de ta Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. De la novedad de la invención El artículo 16 de la Decisión 486 señala que “una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universa!, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-1P-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-1P-2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996. 4 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 1.4.1. Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.4.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público* por cualquier medio y en cualquier lugar.

Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas: 1.6.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. 1.6.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.6.3.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.6.4. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia.

Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. 5 1.8.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.8.2.

Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”s, Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.8.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.8.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.8.3.2.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído de! nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de ja invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. y DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. 6 1.9. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.10.De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las 1.11. siguientes reglas análisis problema solución?: 1.10.1.

Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.10.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.10.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.10.4. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

En concordancia con las anteriores reglas el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

Como en el proceso interno se discute si era posible la combinación de documentos para atacar el nivel inventivo, el Tribunal adopta las siguientes reglas”: Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004, Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.orq/public/patentes.pdf. Sobe esto se puede ver el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, págs. 81 y 82. 7 1.11.1. Se permite la combinación de dos documentos si fuese obvia para un técnico medio en la materia. 1.11.2.

En principio, no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo, salvo que: 1.11.2.1. Su combinación haya sido definida en alguna parte como posible. 1.11.2.2. Sino se trata de una combinación, sino simplemente de una yuxtaposición de características, cada una produciendo su propio efecto, es decir, cada documento debe ser relevante para cada una de las características.

De la susceptibilidad de aplicación industrial 1.12. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 1.13.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la 2.1. 2.2. 2.3. concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos Como la demandante argumentó que la existencia de elementos conocidos no genera per se carencia de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia?.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto?.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventiva, ya Se puede ver la Interpretación Prejudicial 102-IP-2012 de 31 de octubre de 2012. Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/pattondo.htm. que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual sería patentable?, 2.4. Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente. 2.5.

En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia. No resultaría acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00436, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | MM_ Cecilia Lulsa Ayllón Quinteros MAGISTRADA A Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 0 Sobre esto se puede ver ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 9 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario. / ) Cecilia Fuisa Ayllón Quinteros;

PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 573-1P-2015 | 10