(EIN Usa) A, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 618-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00478 Referencia: Signos: CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3819, recibido el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00478; y El auto de 1 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SEBASTIAN CADAVID HERRERA Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Tercero Interesado: TCF CO. LLC. Hechos Relevantes: El 13 de abril de 2012, TCF CO. LLC (en adelante TCF), solicitó el registro de la marca THE CHEESECAKE FACTORY (mixta), sin reivindicar colores, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, postres de pastelería, cheesecakes, pasteles, dulces, pastelitos, tortas, pastelería y confitería” (Expediente Administrativo 12 61231).
La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 651 de 31 de agosto de 2012, ante la cual no se presentaron oposiciones. El 31 de octubre de 2012, mediante Resolución 66325 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve negar el registro solicitado. Argumentó la existencia de riesgo de confusión con la marca CHEESECAKE COMPANY (mixta), registrada en Colombia a nombre de SEBASTIAN CADAVID HERRERA, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “repostería, pastelería, confitería, helados y panadería” (Certificado 414966).
De A Company TCF interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 8 de febrero de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 00004194, revocó el acto administrativo impugnado y concedió el registro solicitado. Argumentó que los signos en conflicto no son confundibles. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2.
4.3. SEBASTIAN CADAVID HERRERA interpuso demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad del anterior acto administrativo. El 18 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3819 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Argumentos de la Demanda presentados por SEBASTIÁN CADAVID HERRERA: Manifestó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.
Indicó que existe similitud ideológica por lo siguiente: i) ambas evocan exactamente el mismo concepto, es decir, el de una “empresa de cheesecakes”; y li) FACTORY y COMPANY son expresiones en inglés que están asociadas al concepto de “empresa” como actividad económica. Señaló que la preposición en inglés “THE” es de uso común y genérica, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario.
Adujo que la marca mixta THE CHEESECAKE FACTORY, además de no haber reivindicado los colores de su marca, no cuenta con un elemento gráfico que genere distintividad y que los signos en conflicto amparan los mismos productos de la Clase 30. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles, ya que presentan diferencias en sus unidades lingúísticas, haciendo que el consumidor pueda singularizar la sonoridad de cada una de ellas.
Señaló que los signos en conflicto coinciden en la palabra CHEESECAKE -evocativa de la “torta de queso”-, lo que no debe ser motivo de negación, pues es de uso común y genera debilidad del signo opositor. Agregó que los elementos estructurales de cada signo, como su tipo de escritura, genera distintividad en el conjunto marcario de cada uno. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Participación del Tercero Interesado TCF: Alegó que la única coincidencia entre los signos es la expresión genérica CHEESECAKE, la que es comúnmente conocida por la mayoría de los consumidores colombianos para identificar una “torta de queso”. Manifestó que las palabras COMPANY y FACTORY son palabras en inglés que cuentan con una traducción en español y, además, se encuentran incorporadas en varias marcas registradas en la Clase 30.
Por lo tanto, deben ser analizadas en el conjunto marcario de cada uno de los signos en conflicto. Señaló finalmente que la autoridad administrativa realizó un estudio preciso de la normatividad vigente, pues estableció que los elementos gráficos de las marcas son completamente diferentes a pesar de tener incluido en ellas la expresión genérica CHEESECAKE.
Agregó que los signos en conflicto ya coexisten pacíficamente en el mercado, ya que tiene registros en las Clases 30 y 43 que incorporan la expresión THE CHEESECAKE FACTORY. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, de igual manera el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común y genéricos, en razón de discutirse estos aspectos dentro del proceso, habrá de referirse también a las causales de irregistrabilidad previstas en los literales f) y g) del artículo 1351.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ( ) “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) ñ consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del praducto o servicio de que se trate. 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais”;
( ) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(y. 4 Pon 290 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Análisis de registrabilidad de signos en idioma extranjero. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común y genéricas.
Las marcas evocativas y su poder de oposición. Coexistencia de hecho de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Confusión ideológica Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos THE CHEESECAKE FACTORY y CHEESECAKE COMPANY son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013, 5 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto, Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ajos de un consumidor. 1.7. 1.8. 1.9. 1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos mixtos CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY, asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético.
Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos": 1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 7 2.1. 2.2. 1.9.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglasé de comparación: 2.2.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. 2.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84- 1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 8 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Además, teniendo en cuenta que la demandada argumentó que el elemento gráfico estructural de cada signo genera distintividad, se deberá determinar si dicho elemento prevalece en el signo marcario, para posteriormente identificar la incidencia que tendría en todo el conjunto marcario, y con dicha información, establecer la distintividad del signo mixto THE CHEESECAKE FACTORY, teniendo en cuenta todos los parámetros establecidos en la presente providencia. 2.2.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 2.2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.2.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.2.3.5.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.3. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?: 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.3.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.3.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 10 2.4. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos THE CHEESECAKE FACTORY y CHEESECAKE COMPANY, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. Análisis de registrabilidad de signos en idioma extranjero Como los signos en conflicto se encuentran conformados por expresiones en idioma extranjero, esto es: CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY, el Tribunal habrá de referirse a los parámetros que considera atendibles para apreciar objetivamente este aspecto en el respectivo análisis.
Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas?. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho dei conocimiento de la mayoria del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables?0, El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano, 10 Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-1P-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.
Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 11 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común y genéricas Como se argumentó en el proceso interno que la palabra CHEESECAKE es genérica y de uso común, que el artículo THE es de uso común, y que las palabras FACTORY y COMPANY se encuentran en varias marcas de la Clase 30, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto!! y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
La norma trascrita prohíbe el registto de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo y, por lo tanto, de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se “ Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006;
Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 12 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marca los signos que: (--) f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.
El literal transcrito prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones genéricas, pero no impide que palabras o partículas de dichas caracteristicas, en combinación con otros elementos, conformen un signo distintivo. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que de desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 4.10.
Sin embargo, una expresión genérica podría ser distintiva cuando se use para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 4.11. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos genéricos no puede impedir que los 13 / mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 4.12.No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o genérico) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.13.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común y genérico en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 4.14.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se 5.1. 5.2. deberá determinar si las palabras THE, CHEESECAKE, FACTORY y COMPANY son de uso común y genéricas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Las marcas evocativas y su poder de oposición Como en el proceso interno se argumentó que la palabra CHEESECAKE es evocativa de torta de queso, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia??, Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha caracteristica.
Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-1P-95; Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-1P-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-1P-2015. 14 5.4. 5.5. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos (poder de oposición débil).
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasia y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte (poder de oposición fuerte).
Considerando los productos de la Clase 30, se deberá establecer si el signo CHEESECAKE COMPANY tiene carácter de evocativo, Además, debe determinar su proximidad con los servicios que ampara para llegar a deducir si tiene un poder de oposición fuerte, o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y los servicios que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.
Coexistencia de hecho de marcas Como TCF argumentó que los signos en conflicto ya coexisten pacíficamente en el mercado, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o “coexistencia pacifica de signos". El fenómeno denominado la "coexistencia pacifica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes. Sin embargo, el hecho de que dos signos 15 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado de tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 6.7.1.
Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 6.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 6.7.3.
Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 16 6.7.4.
La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 6.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6.8. En consecuencia, se deberá establecer si los signos mixtos CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY coexisten pacificamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en la presente providencia con el fin de evaluar si está circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00478 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y Cecilia Luisa Ayllón Quinteros a Merchán MAGISTRADA MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 17 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario, Cecilia Luisa AyllGñ Quinteros Gustayo Garcig/Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena | PROCESO 618-IP-2015 | 18