(AÑ Usa) US TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso: 620-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00145 Referencia: Signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3808 del 17 de noviembre de 2015, recibido el 18 de noviembre del 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de ta Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00145, y;
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ALTAMODA LTDA, ” y opos 2.1 2.2 2.3 2.4 Demandados 5 Superintendencia de Industria Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Samuel Viñas Abomohor Hechos relevantes: El 25 de noviembre de 2004, ALTAMODA LTDA. (en adelante, Altamoda) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo TCHERASSI (denominativo) para distinguir cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería correspondientes a la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud precitada se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial N? 548 del 28 de enero de 2005 y, dentro del término no fue objetada. Mediante la Resolución 15294 del 29 de junio de 2005, la Dirección de la SIC negó el registro del signo solicitado TCHERASSI! (denominativo) para distinguir productos de la Clase 18, señalando lo siguiente: a) De la revisión de los registros de la propiedad industrial, se observa que existe el registro de la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) que distingue productos de la Clase 18 y se encuentra vigente hasta el 26 de noviembre de 2011; b) De la comparación entre el signo solicitado TOHERASS]I y la marca registrada VICKY TCHERASSI, se advierte que existen similitudes que podrian generar que el consumidor crea que tienen idéntica procedencia empresarial aun cuando ello no es cierto; c) Existe coincidencia entre los productos protegidos por los signos precitados, toda vez que mientras que el signo solicitado TCHERASSI pretende distinguir “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases y guarnicionería”, la marca registrada VICKY TCHERASSI identifica “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas”.
El 12 de agosto de 2005, Altamoda interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 15294 del 29 de junio de 2005 señalando que su solicitud para el registro del signo TCHERASSI (denominativo) responde al interés de lograr una protección integra del nombre de la famosa diseñadora SILVIA TCHERASSI, la cual es socia de ALTAMODA LTDA. y 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Por Resolución 31153 del 27 de noviembre de 2006, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC concedió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución 15294 señalando que entre los signos comparados existen similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, razón por la cual se ha configurado el supuesto de irregistrabilidad previsto en el Literal a) del Artículo 136.
Asimismo, precisó que las otras marcas registradas a favor de ALTAMODA LTDA poseen elementos adicionales que si les otorgaron la distintividad necesaria para ser admitidas al registro de marcas. Mediante Resolución 38360 del 23 de noviembre de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 15294 del 29 de junio de 2005, precisando lo siguiente: a) El registro del signo solicitado TCHERASS! podría generar confusión respecto de la marca registrada VICKY TCHERASSI debido a que ambas poseen la expresión “tcherassi"; b) Las marcas ST SILVIA TCHERASSI, T TCHERASSI y SILVIA TCCHERASSI coexisten en el mercado en razón de que poseen variaciones incluidas con la finalidad de diferenciarlas y así evitar que los consumidores las asocien de manera directa.
Altamoda presentó demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia con la finalidad de que se declare la nulidad de las resoluciones 15294, 31153, 38360, y, se ordene a la SIC que conceda el registro y efectúe la inscripción de la marca registrada TCHERASSI para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por Auto del 23 de setiembre de 2008, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia admitió a trámite la demanda presentada por Altamoda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda presentada solicitando que no se tenga en cuenta las pretensiones solicitadas por Altamoda debido a que carecen de apoyo juridico y sustento legal.
Asimismo, pidió que se niegue la concesión del registro del signo solicitado TCHERASSI, en atención a que el Consejo del Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de un registro marcario sin que se cumplan los requisitos exigidos por mandato legal. 2.10 El señor Samuel Viñas Abohomor, representado por el señor Alberto Ramírez Vivero, contestó la demanda dentro del plazo legal establecido indicando que se oponía a cada una de las pretensiones presentadas debido a que el acto administrativo impugnado se encuentra ajustado a derecho. 3 Y 2.11 Mediante Auto del 28 de junio de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tuvo por contestada la demanda por parte de la SIC y Samuel Enrique Viñas Abomohor. 2.12 Por Auto del 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 Contencioso Administrativo decidió suspender el proceso a efectos de elaborar y remitir vía electrónica la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de Altamoda: Altamoda solicitó el registro del signo TCHERASSI con la finalidad de proteger sus propias marcas registradas (TCHERASSI, T CHERASSI, SILVIA TCHERASSI y ST SILVIA TOCHERASSI) y el apellido de la famosa diseñadora Silvia Tcherassi, el cual es utilizado como marca en los productos que viene comercializando en el mercado.
Actualmente, Altamoda es titular de las marcas TCHERASSI, T CHERASSI, SILVIA TCHERASSI y ST SILVIA TCHERASSI para distinguir productos y servicios de las Clases 3, 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 42, 43, 44, 45 y 46, de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, Panamá, Ecuador, México, Venezuela y Estados Unidos de América. En ese sentido, sus marcas ostentan notoriedad en el mercado en Colombia y en varios países del mundo, situación que debe ser reconocida y valorada por la SIC al momento de emitir sus resoluciones.
La SIC no ha tomado en cuenta que la marca registrada VICKY TCHERASSI reproduce la partícula “tcherassi” incluida en varias de las marcas notorias precitadas; y que, como consecuencia de ello, el titular de la marca registrada estaría incurriendo en uso no autorizado de marcas notoriamente conocidas, conforme al Artículo 226 de la Decisión 486.
El signo solicitado TCHERASSI (denominativo) cumple con los requerimientos previstos en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que es apta para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. La SIC se equivoca al considerar que dicho signo no tiene suficiente fuerza distintiva y omite valorar la existencia de varias marcas válidamente registradas que son idénticas a la expresión “tcherassi” o la incorporan como parte integral.
Argumentos de la contestación de la SIC: La SIC se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. 42 4.3 4.4 4.5 46 5.1 5.2 Un signo puede ser registrado como marca si cumple tres requisitos: (i) la perceptibilidad; (ii) la susceptibilidad de representación gráfica; y (iii) la suficiente distintividad.
Para determinar ello, la autoridad realiza el examen de registrabilidad en el que se verifica la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el Artículo 136 de la Decisión 486. Una de dichas causales es el riesgo de confusión entre signos, el cual, se verifica ante la concurrencia de dos requisitos: (i) identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonética; y, (ii) el alcance o cobertura de los productos o servicios que se pretenda proteger.
En el caso analizado, al momento de realizar el examen de registrabilidad, se observó que existian otros registros semejantes al signo solicitado TCHERASSI. Este fue el caso de la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) la cual contenía la partícula “tcherassi” que componía el signo cuyo registro fue solicitado por Altamoda. Asimismo, el signo solicitado TCHERASSI pretende distinguir “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guamicionería”, mientras que la marca registrada VICKY TCHERASS]I identifica “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas”.
En ese sentido, ambas marcas coinciden en varios de los productos que van a distinguir, motivo por el cual, comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicación. Conforme al examen realizado por la SIC, la marca solicitada cumplía con los dos presupuestos para considerarla dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Articulo 136, estos son: (i) confundibilidad; y, (ii) la relación de productos.
Por tal motivo, se rechazó el registro de la marca "TCHERASST" solicitada por Altamoda. La notoriedad marcaria alegada por Altamoda no fue probada durante el procedimiento ante la autoridad administrativa, por lo que dicha circunstancia no se tuvo en cuenta para la emisión del pronunciamiento. En ese sentido, el argumento que alega la existencia de marcas notorias es un hecho nuevo que no fue debatido en la actuación administrativa.
Argumentos de la contestación de Samuel Viñas Abomohor: Es titular de la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) en virtud de un contrato de cesión de marca celebrado con la señora Victoria Eugenia Tcherassi. Este contrato de cesión nunca fue demandado por vicio del consentimiento, así como tampoco el acto efectuado por la Superintendencia fue objeto de nulidad.
Las marcas mencionadas por la demandante como notorias fueron registradas con posterioridad a ta marca marca VICKY TCHERASSI 5 5.3 (denominativa). En ese sentido, al señor Samuel Viñas Abomohot le asiste el mejor derecho en virtud del principio “primero en el tiempo, primero en derecho”. El señor Samuel Viñas Abomohor, como titular de la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) se encuentra plenamente facultado por la ley para utilizar su marca y así posicionarse en el mercado.
En tal sentido, no se lo puede acusar de utilizar de manera indebida la marca VICKY TCHERASSI o de haber efectuado algún acto de violación de derechos de propiedad industrial. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina. Este Tribunal considera pertinente interpretar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 4861.
Asimismo, se interpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 486? que Decisión 486, emitida por la Comisión de la Comunidad Andina “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-..J” Decisión 486, emitida por la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplíque; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; 4) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 6 1.1. 1.2. desarrollan la temática sobre marcas notoriamente conocidas, que ha sido alegada por la demandante Altamoda.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre una marca denominativa simple y una compuesta. El signo solicitado vinculado a una marca notoriamente conocida.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca registrada VICKY TCHERASSI (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. 7) tos aspectos del comercio intemacional, o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; a, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”. 7 1 1.3.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? 1.4. a) b) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si en el examen realizado entre los signos confrontados se observó la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sitaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de tos signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. 1.5. 1.6. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En el presente caso, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca denominativa simple y una compuesta Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca VICKY TCHERASSI (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.$ Ibídem.
Ver interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 2.2 2.3 2.4 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.” Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.8 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. 10 2.5 2.6 En el presente caso, se advierte que la marca VICKY TCHERASSI está compuesta por dos palabras, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que componen dicha marca y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?? a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca registrada VICKY TCHERASSI (denominativa).
Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. El signo solicitado vinculado a una marca notoriamente conocida En el presente caso, la demandante Altamoda alegó que el signo solicitado TCHERASSI (denominativo) se encontraba vinculado a sus marcas notoriamente conocidas TCHERASSI, T TCHERASSI, SILVIA TCHERASSI y ST SILVIA TCHERASSI, lo cual debió ser valorado por la SIC al momento de realizar la evaluación de registrabilidad de su solicitud.
En atención a ello, resulta pertinente desarrollar los aspectos referidos a la marca notoriamente conocida. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. Cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende ——en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registo— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.1! La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.!? El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en dicha disposición.*3 De modo referencial, ver Proceso 107-1P-2015, p. 15. De modo referencial, ver Procesos 08-1P-95, p.18; 25-1P-2011, p. 15 y 107-IP-2015, p. 15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; 12 3.6 3.7 3.8 3.9 Al respecto, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
De la norma citada se desprende que no se negará la calidad de notorio a un signo y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el pais miembro o en el extranjero. Por lo tanto, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aun cuando no se encuentren registrados en el territorio del país miembro.1* La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a ser registrada, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la autoridad competente. !*5 Conforme a lo expuesto, la Corte consultante deberá tener en cuenta que, si en el proceso se ha alegado la existencia de una marca notoria, deberá verificar la existencia de esta circunstancia tomando en consideración los factores establecidos en el Artículo 228 de ta Decisión 486. b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, Kk) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” De modo referencial, ver Proceso 300-1P-2015, p.19.
Ibidem. 13 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2008-00145, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. WAR TT Cecilia Luisa A lo Quinteros. á Rueda Merchán MAGISTRADA MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán Rgrfíero PR TE rano Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15