(AÑ Usa) AE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso + 642-1IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00093 Referencia: Marca involucrada E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3969 del 30 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículos 134, de los Literales b), e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00093, y;

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Exxon Mobil Corporation Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio dela República de Colombia 2.1. 2.2. 2.3. Tercero interesado: E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. Hechos relevantes: El 8 de noviembre de 2004, E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. (en adelante, Energía Eficiente) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de la marca E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta) para identificar productos y servicios de las Clases 4, 9, 11, 35, 37 y 39 de la Clasificación de Niza".

No se formularon oposiciones contra dicha solicitud. energía Por Resoluciones 14345, 14346, 14347, 14348, 14349 y 14350 del 23 de junio de 2005, la SIC concedió el registro de la marca E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta) para distinguir productos y servicios referidos en el punto anterior. El 13 de mayo de 2010, Energía Eficiente solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta) para identificar productos y servicios de las Clases 7, 16, 40, 41 y 42 de la Clasificación de Niza?.

No se formularon oposiciones contra dicha solicitud. E) energía “2300 Clase 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, entre otros. Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, entre otros. Clase 41: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, entre otros. Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial.

Clase 37: Construcción; reparación; servicios de instalación. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organización de viajes. Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas, entre otros. Clase 16: Papel, cartón, entre otros. Clase 40: Tratamiento de materiales. Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento, entre otros.

Clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación, entre otros. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Por Resoluciones 56932, 56935, 56936, 56937 del 22 de octubre de 2010 y Resolución 56947 del 29 de octubre de 2010, la SIC concedió el registro de la marca E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta) para distinguir productos y servicios referidos en el punto anterior.

Exxon Mobil Corporation (en adelante, Exxon Mobil) presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia alegando que la expresión ENERGÍA EFICIENTE es irregistrable y no puede ser objeto de un derecho exclusivo en relación con los productos y servicios de las Clases 4, 9, 11, 35, 37, 39, 7, 16, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad demandada SIC y a Energía Eficiente como tercero interesado. El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación judicial.

Argumentos de la demanda de Exxon Mobil: Existen leyes colombianas y normas técnicas que definen el concepto de “eficiencia energética”, por lo tanto, conceder derechos de exclusiva sobre dicha expresión, privaría a la industria el uso de dicha expresión, la cual es necesaria para referir a la implementación de procesos objeto de reglamentación legal y técnica, generando con ello una restricción indebida de la competencia. Se debió denegar el registro de la marca E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixtas) a! ser una expresión genérica en la industria y de uso común que no puede ser objeto de monopolio.

La explotación exclusiva del concepto E2 ENERGÍA EFICIENTE, a favor de un solo partícipe del mercado, lo colocaría en una posición privilegiada de monopolizar la promoción de métodos y procesos que no le son de uso exclusivo, afectando la transparencia del mercado. La expresión E2 ENERGÍA EFICIENTE y los elementos gráficos contenidos en el signo carecen de aptitud distintiva suficiente para ser objeto de derechos exclusivos.

La expresión E2 ENERGÍA EFICIENTE es una expresión descriptiva en la medida que sirve para designar y para describir los productos o servicios objeto de procesos industriales, siendo así una indicación necesaria para informar sobre las características de tales productos y servicios. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. Argumentos de la contestación de la SIC: Se ha realizado un análisis imparcial de registrabilidad frente a la marca solicitada, teniendo en cuenta además aquellas marcas que figuraban en el registro de propiedad industrial para esa fecha.

Concedió el registro de la marca E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta) en vista de que cumplía con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El elemento gráfico fue el que determinó la registrabilidad de la marca en cuestión, en consecuencia, la protección se concedió con relación a este. No se ha otorgado la exclusividad sobre la expresión ENERGÍA EFICIENTE toda vez que se trata de un elemento débil, descriptivo o genérico.

Argumentos de la contestación de Energía Eficiente: Las palabras que componen la marca E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta) no son exclusivamente descriptivas o genéricas, pues contienen elementos adicionales a las expresiones de uso común, tales como la expresión preponderante "E2” y su diseño artístico. La expresión E2 es arbitraria y carece de contenido conceptual.

La expresión ENERGÍA EFICIENTE es netamente evocativa, pues dicho concepto no responde a la naturaleza de los productos o servicios que con ella se identifican. La marca E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta) cumple con el requisito de distintividad y además es susceptible de representación gráfica, ya que el nombre es idóneo para identificar un producto o servicio siempre y cuando se emplee en los términos en que fue registrado.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b), e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual 58 ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 1.1. 1.2. No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal b) del Artículo 135 de la norma antes citada por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso.

Por lo tanto, procede la interpretación prejudicial de los Literales e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos, genéricos y de uso común. Signos evocativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.

El caso de los signos descriptivos, genéricos y de uso común La demandante Exxon Mobil argumentó que la expresión "ENERGÍA EFICIENTE” es genérica, descriptiva y de uso común para identificar productos y servicios de las Clases 4, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente desarrollar el tema referido a las palabras descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de marcas.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monagramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(..J% 5 1.3. 1.4. 4.5. 1.6. 1.7. denominación descriptiva es identificada formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata.* El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.5 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(.)J” De conformidad con lo establecido en la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos genéricos, pero ello no impide que palabras Ver interpretación prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. Ibídem. Ibidem. 1.9. genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.* Ahora bien, lo que es descriptivo, de uso común o genérico en una clase determinada puede no serlo asi en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.10.En virtud de lo anteriormente expuesto, se debe determinar si la expresión "ENERGÍA EFICIENTE” es descriptiva o genérica en las Clases 4,7, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41 y 42, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

Si dicha expresión como tal no tiene dicho carácter, se debe establecer si el signo solicitado posee elementos adicionales que permitan determinar el carácter distintivo del conjunto marcario. Signos evocativos El presente caso, el tercero interesado Energía Eficiente argumentó que la expresión "ENERGÍA EFICIENTE” es evocativa, por lo que se tratará el tema de los signos evocativos. 7 B De modo referencial, ver Proceso 110-1P- 2015 de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.B, Ibidem, 2.2. 2.3. 2.4.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. ' Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. !! En ese sentido, corresponde establecer si la denominación "ENERGÍA EFICIENTE” es evocativa o no respecto de los productos y servicios que ampara y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00093, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Wi a Merchán MAGISTRADA AGISTRADA 10 De modo referencial, ver Proceso 19-1P- 20145 de fecha 9 de mayo de 2014, p.12.

Ibidem. Herná TO Z: le) Hugo Ramiro Gómez Apac AGÍ DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Hernán o Zam E P SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.