b 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 6634P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante + 077/2015-CA Referencia: Marcas involucradas K-NINO (mixta) y K-NINO (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 01/2015 del 17 de noviembre de 2015, recibido vía courrier el 8 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales b) y j) del Artículo 135, de los Literales a) y f) del Artículo 136 y de los Artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 077/2015-CA, y;
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Compañía Industrial Altiplano S.A. 2.2. 2.3. 2.4. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia Tercero interesado: Miguel Serrano Cronembol Hechos relevantes:. El 16 de mayo de 2013, Miguel Serrano Cronembol (en adelante, el señor Serrano) solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAP)) el registro de la marca K-NINO (mixta) para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 30 de agosto de 2013, Compañía industrial Altiplano S.A. (en adelante, Altiplano) formuló oposición andina a la solicitud de registro sobre la base de la marca mixta K-NINO registrada bajo el Certificado 001187918 en la República del Perú con vigencia hasta el 3 de agosto de 2016 para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue en especial “insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sarna, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas”.
Altiplano señaló que los signos en conflicto resultan idénticos y además se encuentran dirigidos a distinguir productos que cuentan con los mismos canales de comercialización y están destinados a un público específico, por lo que existe riesgo de confusión y asociación. Asimismo, alegó que el signo solicitado incurre en las prohibiciones contempladas en el Literal b) del Artículo 135 y Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Con fecha 11 de noviembre de 2013, el señor Serrano, absolvió el trasiado de la oposición señalando que los signos en conflicto distinguen productos de distintas clases, por lo que pueden diferenciarse entre si. Mediante Resolución Administrativa 008/2014 del 6 de enero de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improcedente la oposición andina y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado, bajo las siguientes consideraciones: 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. a) Altiplano no acreditó el interés real, toda vez que solicitó el registro de la marca en la Clase 21 y no en la Clase 5, pese a que es en esta última donde se encuentra registrada la marca base de la oposición andina. b) El signo solicitado K-NINO reúne el requisito de representación gráfica y posee aptitud distintiva suficiente para ser registrado.
El 28 de febrero de 2014, Altiplano presentó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 008/2014 del 6 de enero de 2014. El 2 de abril de 2014, mediante Resolución Administrativa DPVOP/REV- 82/2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por Altiplano. En consecuencia, se confirmó la Resolución Administrativa 008/2014 del 6 de enero de 2014, señalando que la solicitud de la marca K-NINO en la Clase 21 no es idónea para acreditar un interés real ya que los productos son completamente distintos respecto de los que distingue la marca base de ta oposición andina en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 24 de abril de 2014, Altiplano interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-82/2014. Mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 288/2014 del 28 de agosto de 2014, se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Altiplano. En consecuencia, se confirmó la Resolución Administrativa DPVOP/REV- 82/2014. Altiplano interpuso demanda contenciosa administrativa. 2.10.Por auto del 11 de septiembre de 2015, la Sala Contenciosa y 3.1. 3.2.
Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia dispuso suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Altiplano: La autoridad administrativa realizó una interpretación subjetiva y contraria a derecho del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la oposición andina formulada sobre la base de la marca K-NINO (mixta) registrada en Perú para distinguir los productos de la Clase 5 carecería de interés real debido a que la solicitud presentada en Bolivia para acreditarlo pretende distinguir productos diferentes a los que se encuentran protegidos en Perú. El signo solicitado para acreditar el interés real en Bolivia no necesariamente debe ser idéntico al signo registrado en Perú, sino que ye 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. basta con que conserve los elementos esenciales, conforme a lo establecido en el proceso 152-1P-2015.
No existe una formalidad legal que señale que para acreditar el interés real es necesario que exista identidad de productos entre los signos en conflicto. Conforme al Artículo 147 de la Decisión 486, solo corresponde exigir la solicitud de inscripción registral de la marca registrada en cualquiera de los países miembros, sin que sea necesario que tal solicitud verse sobre los mismos productos y la misma clase.
Ello, debido a que lo que realmente se protege es que el consumidor no sea inducido a error por una confusión directa o indirecta. El SENAPI establece las siguientes limitaciones para acreditar el interés real: a) que deba ser para proteger los mismos productos de la marca registrada en el Perú; y, b) que debe ser en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Dichas limitaciones no se encuentran contempladas en la norma comunitaria. Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen los signos en conflicto, por lo que ello genera riesgo de confusión en el público consumidor. Debe tenerse en cuenta que Altiplano solicitó el registro de la marca K- NINO en la Clase 5 contra la cual el señor Serrano formuló oposición sobre la base de la marca K-NINO registrada en la Clase 30.
En dicho proceso se adoptó una decisión distinta a la emitida por la autoridad administrativa en el presente caso, pudiéndose apreciar una afectación a la sana y razonabilidad suficiente al apartarse de otras resoluciones anteriores. Los actos impugnados desconocen el alcance real del Articulo 147 de la Decisión 486, motivo por el cual, resultan atentatorios de los principios de verdad material, imparcialidad, proporcionalidad, buena fe y legalidad.
Argumentos de contestación del SENAPI: Las decisiones emitidas por el SENAPI se fundamentan en interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, sus decisiones se encuentran alineadas con las disposiciones previstas en la Decisión 486. Altiplano no cumplió con los requisitos establecidos en la norma comunitaria y la jurisprudencia andina, toda vez que para acreditar el interés real solicitó el registro de un signo que distingue productos distintos a los que se encuentran protegidos por la marca opositora.
El interés real se acredita mediante la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina. Dicha 44. 5.1. 5.2. 5.3. identidad también debe cumplirse respecto de los productos y servicios a distinguir. En ese sentido, Altiplano debió solicitar la inscripción registral en Bolivia en la Clase 5, es decir, en la misma clase de la marca registrada que es base de la oposición andina.
En tal sentido, rechazó la demanda planteada y confirmó la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-288/2014 de fecha 28 de agosto de 2014, Argumentos del tercero interesado, el señor Serrano: El interés real debe considerarse acreditado mediante la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca base de la oposición andina; y, para distinguir los mismos productos o servicios.
Tomando en cuenta que existe un proceso en trámite en contra de la solicitud de registro de la marca K-NINO presentada por Altiplano, puede considerarse que en el presente proceso la oposición andina ha sido planteada con el fin de dilatar el trámite de dicha solicitud de registro. Los signos en conflicto son perfectamente distinguibles entre sí, motivo por el cual, la oposición planteada por Altiplano carece de fundamentos legales, objetivos y sólidos.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134, de los Literales b) y j) del Artículo 135, de los Literales a) y f) del Artículo 136 y de los Artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.' Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135,- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.--) b) carezcan de distintividad;
(--) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión O de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; (..J" “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-.) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (.J” No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134, de los Literales b) y j) del Artículo 135 y del Literal f) del Artículo 136 de la norma antes citada debido a que no son materia controvertida en el presente caso.
Solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se encuentran vinculados al objeto controvertido del presente caso, es decir, a los supuestos de irregistrabilidad de signos y la oposición andina. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, conceptual y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. La oposición andina. El interés real en el mercado. 5. — Preguntas formuladas por la Corte consultante.
(1) ¿Cuáles son los criterios jurídicos que sustentan la legitimación activa para interponer la oposición andina? (ii) ¿Cuáles son los elementos para establecer el interés real conforme al artículo 147 de la Decisión 486? (iii) ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? “Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten fa oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.
“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que tembién tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Palses Miembros, lanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pals - 37 - Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facullará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.
D. 1. de 1.1 1.2. (iv) ¿El uso de la denominación de marca K-NINO de origen protegida para productos diferentes implica aprovechamiento injusto de su notoriedad? (v) ¿Genera riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, el uso de las marcas idénticas o similares registradas anteriormente en otro País Miembro de la Comunidad Andina, aún sean de distinta clase? (vi) ¿Cuál es el contenido y dimensión jurídica del artículo 135 literal b) de la Decisión 486? ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, conceptual y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado K- NINO (mixto) y la marca K-NINO (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(uE Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? 1%) p Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. r 1.3. 1,4. b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* Ibídem.
Ibídem. 1.5. 2.1. 2.2. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado K- NINO (mixto) y la marca K-NINO (mixta), es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.* Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016. == 0 pe 2.3.
Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe tomar en cuenta lo siguientel: a) b) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas: ( (ii) (ii) (iv) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) (ii) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir Ibidem. 10 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a fos cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente * (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1 b) d) ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de ta Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. 12 3.4. > 4.2. 4.3. 4.4. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
La oposición andina. El interés real en el mercado En el presente caso, se discute si Altiplano acreditó o no el interés real en el mercado boliviano, a efectos de determinar la procedencia de la oposición andina que presentó contra la inscripción de la marca K-NINO. Por tal motivo, a continuación, se desarrollará los alcances de la oposición andina y del interés real necesario para su procedencia. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás paises miembros.
Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su 13 4.5. 4.6. 4.7. 4.8 4.9 oposición en alguno de los países miembros; o, (li) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.
En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marcal, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado.
Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 4.10 De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: 10 De modo referencial ver Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6. De mado referencial ver Proceso 2-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7. 14 by b) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo observado, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 4.11 Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:*' a) b) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de ta Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).
Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición. 4.12 Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula ta oposición. 4.13 En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar “1 De mado referencial ver Proceso 152-1P-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13. 15 para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo*?. 4.14 Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Articulo 147 de la Decisión 488 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina.
Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 4.15 La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.
La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés. 4.16 Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 4.17 En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro. 4.18 Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. 2 De modo referencial ver Procesos 107-1P-2015 de 20 de julio de 2015 y 202-1P-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10. 16 4.19 En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 4.20 Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.
Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición. Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 5.10 ¿Cuáles son los criterios jurídicos que sustentan la legitimación 5.11 activa para interponer la oposición andina? Con relación a esta pregunta, se debe tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 4 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.
¿Cuáles son los elementos para establecer el interés real conforme al Artículo 147 de la Decisión 486? Con relación a esta pregunta, se debe tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 4 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. 5.12 ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? Con relación a esta pregunta, en primer término, se debe tomar en cuenta que la marca es una herramienta que contribuye a que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado, estableciendo un vínculo entre el producto y/o servicio, su calidad y su origen empresarial. 17 En ese contexto, es preciso considerar que en el supuesto que se genere un riesgo de confusión entre dos signos distintivos, no sólo debe prevalecer el interés o derecho del titular de la marca registrada sino, sobre todo, el derecho del público consumidor.
Ello, con la finalidad de evitar que se induzca a error al público consumidor por la presencia de dos marcas similares y destinadas a amparar productos de la misma clase o clases conexas en el mercado. Por tal motivo, en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 se ha dispuesto que no podrán acceder a registro como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación. Tal premisa normativa faculta a la autoridad competente a evaluar cada caso en concreto, teniendo como finalidad primordial cautelar el interés general de los consumidores. 5.13 ¿El uso de la denominación de marca K-NINO de origen protegida para productos diferentes implica aprovechamiento injusto de su notoriedad? La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que la notoriedad de una marca no se presume, sino que debe ser probada por quien alega esa condición*?, En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.
Una vez demostrado el carácter de notorio del signo corresponde a la autoridad competente tener en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y con los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: '* Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
Ibídem. 18 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) Ej riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
De acuerdo a lo anterior, el riesgo de uso parasitario previsto en la norma citada se configura ante la posibilidad de que un competidor parasitario use una denominación idéntica o similar a una marca notoria y así “se aproveche injustamente del prestigio de dicho signo”. Cabe indicar que el riesgo de uso parasitario se puede configurar aun cuando se realice respecto de productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.14 ¿Genera riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, el uso de las marcas idénticas o similares registradas anteriormente en otro País Miembro de la Comunidad Andina, aún sean de distinta clase? Conforme se ha señalado en el numeral 3 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial, a fin de evaluar el riesgo de confusión se debe tener en consideración tanto la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, así como la identidad o conexión competitiva entre los productos o servicios que tales signos distinguen. 19 Al respecto, cabe señalar que uno de los principios básicos en el derecho de marcas es el de especialidad, el cual supone que el titular de una marca registrada puede oponer su derecho frente al registro o uso de signos idénticos y similares para productos o servicios idénticos y similares.
De esta manera, frente a productos o servicios registrados en clases diferentes o que resulten disímiles es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Ello quiere decir que se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como tampoco la ubicación de los productos en clases distintas es prueba de que sean diferentes. '* En efecto, así lo establece el Artículo 151 de la Decisión 486 que en su segundo párrafo, dispone lo siguiente “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.
En tal sentido, es posible que el uso de marcas idénticas o similares registradas anteriormente para distinguir productos pertenecientes a clases distintas de la Clasificación Internacional de Niza, sean susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, en atención a la finalidad y naturaleza de tales productos.
Por último, cabe precisar que, en el caso de las marcas notorias, el principio de especialidad sufre una excepción por cuanto la protección especial que se le otorga se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el citado. 5.15 ¿Cuál es el contenido y dimensión jurídica del Artículo 135 literal b) de la Decisión 4867? De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación'*, Es importante advertir que la distintividad tiene una doble dimensión: (i) distintividad intrínseca; y, (ii) distintividad extrínseca.
La primera de ellas determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; mientras que la segunda se refiere a la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 077/2015-CA, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. N /| jp MY Cecilia LA yitoñ Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 16 De modo referencial, ver Procesos 50-1P-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-1P-2013 de fecha 16 de julio de 2013. 21 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22