(EN, ¡ Sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso: 235-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00555 Referencia: Marcas involucradas BASTION (denominativa) y GASTION (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2169 del 19 de mayo de 2016, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Articulo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00555; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CASA BERNARDO LTDA. SS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandado: Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: NIETO 8 CHALELA ABOGADOS Hechos relevantes: El 24 de julio de 2009, NIETO 8 CHALEA ABOGADOS (en adelante, NIETO 8. CHALELA) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca BASTION (denominativa)! para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.? CASA BERNARDO LTDA. (en adelante, CASA BERNARDO) presentó oposición3 contra la solicitud de registro en base a su marca GASTION (denominativa) registrada previamente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”, con Certificado 102458.

Por Resolución 8981 del 18 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca BASTION (denominativa), considerando lo siguiente: a) Que los signos en conflicto no presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión. b) Que el signo BASTION hace referencia a un concepto específico, mientras que la marca registrada GASTION resulta ser una denominación de fantasía. CASA BERNARDO interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 8981.

Por Resolución 19018 del 14 de abril de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 8981. Por Resolución 33323 del 29 de junio de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 8981.

Expediente administrativo 09-77143, Clase 05: Productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pesticidas. No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. Clase 05: Productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

3.5. CASA BERNARDO presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a NIETO € CHALELA.

Argumentos de la demanda de CASA BERNARDO: Las resoluciones demandadas violan el Artículo 134 de la Decisión 486, así como los Literales a) y b) del Artículo 135 y el Artículo 136 de la referida Decisión. El signo registrado BASTION si bien cumple los requisitos de distintividad intrínseca, no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, debido a que el mismo comparado en su conjunto, desde el punto de vista fonético y gráfico presentan suficientes similitudes que lo hacen confundible con la marca GASTION.

Si bien es cierto las marcas comparadas no son idénticas, esto no significa que no sean confundibles, ya que desde el punto de vista gráfico la marca BASTION tiene en su composición y en el mismo orden seis (6) letras de las 7 (siete) letras que conforman la marca GASTION, lo que hace a las marcas citadas confundibles desde el punto de vista del público consumidor.

Desde el punto de vista fonético la similitud entre las marcas cotejadas es mayor, debido a que las marcas BASTION y GASTION no solo presentan en su composición 3 (tres) sílabas, sino que además tienen una misma secuencia vocálica y una misma secuencia consonántica, con la única diferencia de que solo varían en la primera letra. Existe una directa relación entre los productos a que se refieren las marcas en conflicto, pudiendo ocasionar que los consumidores al pretender adquirir un producto farmacéutico marca GASTION, por equivocación puedan adquirir un producto para la destrucción de animales dañinos marca BASTION, lo cual puede causar un daño a la salud e inclusive poner en peligro su vida.

Argumentos de la contestación de la SIC:. Se concedió el registro del signo BASTION por no estar comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2. El signo solicitado BASTION y la marca opositora GASTION, no presentan semejanzas susceptibles de generar confusión y no conllevan a error al consumidor. 4.3.

Dentro del aspecto conceptual, el signo solicitado BASTION significa “cada uno de los apoyos de piedra, adobe o ladrillo que sostienen la techumbre de ciertas construcciones, como graneros, hornos, enramadas, etc.” mientras que el signo previamente registrado y opositor, es evocativo de la expresión gástrico o referente al estómago por contener la sílaba GAS, la cual es utilizada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Argumentos del tercero interesado, NIETO €, CHALELA: Indica que las motivaciones exhibidas en la Resoluciones acusadas sustentan la decisión de manera coherente y ajustándose a las normas que regulan el tema. Además, el hecho que las decisiones no satisfagan al demandante, no implican que estas hayan violado la ley. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y de! Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro, Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) fa forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 8) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(JP “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..J" 4 2. No procede la interpretación del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 135 de la norma citada, toda vez que no es materia de controversia aquello que puede constituir una marca. Tampoco procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135, toda vez que no se cuestiona el carácter distintivo del signo BASTION en relación con los productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

En ese sentido, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, teniendo en cuenta que el presente caso versa sobre de una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En el proceso interno se discute si la marca BASTION (denominativa) y la marca GASTION (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. 5 L Y 4.3. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) b) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibídem. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 3 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca BASTION (denominativa) y la marca GASTION (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una palabra pronunciable, dotadas o no de un significado o concepto.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en Proceso 619-1P-2015 de fecha 06 de julio de 2016. 2.3. 2.4. que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado, 1 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca BASTION (denominativa) y la marca GASTION (denominativa). Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos En el presente caso, los signos confrontados distinguen fungicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene 10 1 Ibidem.

Ibidem. DES 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.*? El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso!3, Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura “curativa personal, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.!* Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo 13 13 Cabe señalar que se bien las marcas en controversia no distinguen productos farmacéuticos de forma expresa, estas si distinguen a los fungicidas, los cuales son productos destinados a la eliminación de hongos, por lo que pueden ser utilizados, de un lado, para el tratamiento de enfermedades humanas y de animales, y de otro, para el tratamiento de plantas causadas por éstos.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 8-1P-2013 del 15 de marzo de 2013, Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de junio de 2000. 3.7 3.8 recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.1* Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca en cuestión, tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00555, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 15 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 48-1P-2000 del 28 de julio de 2000. 10 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ñ q —, Hernán mbrano Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11