TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso: 239-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00307 Referencia: Marca involucrada CUBA LIBRE (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2160 del 23 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00307; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante 5 CUBA LIBRE PRODUCTS, INC Demandado 8 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 4 2.1. 2.2. 2.3. Tercero interesado: LICORERA ZACAPANECA SOCIEDAD ANONIMA Hechos relevantes: El 09 de junio de 2009, CUBA LIBRE PRODUCTS, INC. (en adelante, CUBA LIBRE) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca CUBA LIBRE (mixta)! para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.?2 CUBA LIBRE Fórmula Original Ron Cul LICORERIA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANONIMA (en adelante, LICORERIA ZACAPANECA) presentó oposición3 contra la solicitud de registro, con fundamento en que la marca solicitada es genérica y descriptiva para la clase de productos que pretende proteger, por lo que considera que se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas en los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Por Resolución 45697 del 30 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro de la marca CUBA LIBRE (mixta), considerando lo siguiente: a) Se trata de un signo genérico y descriptivo por cuanto de manera directa indica los productos que identifica y sus características y cualidades. b) El signo resulta descriptivo de los productos que identifica, toda vez que en su etiqueta incorpora la denominación “FORMULA ORIGINAL RON 8 COLA”, la cual, junto a la expresión “CUBA LIBRE”, hace referencia a una bebida cuya preparación se compone de ron y cola, indicando de esta manera las características que posee.
Expediente administrativo 09-59422. Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas). No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4,
3.5. CUBA LIBRE interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 45697. Por Resolución 59357 del 28 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 45697. Por Resolución 25811 del 16 de mayo de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC, resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 45697.
CUBA LIBRE presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a LICORERIA ZACAPANECA.
Argumentos de la demanda de CUBA LIBRE: La marca CUBA LIBRE (mixta) está conformada por elementos nominativos y gráficos que la hacen suficientemente distintiva y por lo tanto registrable para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. La norma señala la irregistrabilidad de signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico del producto.
El signo CUBA LIBRE (mixto) no consiste exclusivamente en el nombre genérico o técnico del producto. Consiste en el siguiente conjunto CUBA LIBRE Fórmula Original Ron:Colá Es viable el registro de una marca que designe o evoque un determinado producto, siempre y cuando la conjunción de elementos, incluso elementos genéricos, forme un conjunto distintivo.
Debe accederse al registro de la marca mixta CUBA LIBRE por ser un signo distintivo en sus características extrínsecas, esto es en aquella 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. forma especial de presentación que lo hacen precisamente distintivo, frente a cualquier tinte de genericidad o descriptividad. Argumentos de la contestación de la SIC: Las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican.
De igual modo no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. No es posible otorgar la exclusividad de una palabra genérica puesto que si bien son de libre utilización, su registro se convertiría en monopolio que excluiría a los demás competidores de su uso.
Los requisitos necesarios que debe reunir una marca para ser registrable son: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Por obedecer a elementos genéricos, la marca CUBA LIBRE (mixta) solicitada para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, carece de distintividad, aspecto que hace imposible acceder a su registro Argumentos del tercero interesado, LICORERIA ZACAPANECA: No obra en el expediente la contestación de la demanda de LICORERIA ZACAPANECA.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro, Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, Cc) los sonidos y los olores; a) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1.2. 1.3.
No procede la interpretación del Artículo 134, debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere el artículo citado no son materia de la controversia. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal f) del Artículo 135 de la norma citada. De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina$ debido a que la SIC considera que el signo es descriptivo, como sustento de la denegatoria.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos descriptivos y genéricos. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos descriptivos y genéricos En el presente caso se discute si la expresión CUBA LIBRE, que conforma el signo solicitado, es o no descriptiva y genérica respecto de las bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(-J” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(.J” Ey 1.4, 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (5) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(-.) Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.S Teniendo en cuenta que en el presente caso se está frente a una marca mixta, conformada por un elemento denominativo y uno gráfico o figurativo, es importante determinar qué elemento predomina o resulta más característico en dicho signo, si el denominativo o el gráfico, o ambos.
Si bien el elemento denominativo suele ser el más característico en los signos mixtos dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento que le otorgue mayor distintividad no sea éste, sino el gráfico, ya sea por su diseño, elementos cromáticos u otras características, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se frale. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos compuestos exclusivamente por designaciones genéricas, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015 se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo, debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.? 1.9.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.8 1.10.Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.? 1.11.
En tal sentido, se deberá determinar si la denominación CUBA LIBRE, que conforma al signo solicitado, es genérica o descriptiva en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro del signo solicitado CUBA LIBRE (mixto), teniendo en consideración además los elementos adicionales que conforman dicha marca.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicia! para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00307, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. Ú Ibídem. 9 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.B. / Cecilia Liísa Ayllón Quinteros MAGISTRADA MAGISTRADA Hernán Rom: a hrano Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
La Y S Si Garcia-Bíito SECRETAR! Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicia! a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.