TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso B 247-1P-2016 Asunto 5 Interpretación Prejudicial Consultante E Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 5 2009-00546 Referencia E Marcas involucradas SMITHS (mixta) y SMITH (denominativa) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2184 del 20 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00546; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SMITHS DETECTION MONTREAL INC. Demandado E Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2.2. Tercero Interesado: SMITH SPORT OPTICS, INC. Hechos relevantes: El 31 de marzo de 2008, SMITHS DETECTION MONTREAL INC. (en adelante, SMITHS DETECTION) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca SMITHS (mixta)? para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.? smuths Por Resolución 6175 del 17 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC (ahora Dirección de Signos Distintivos de la SIC) denegó el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente: a) Se encuentra registrada a nombre de SMITH SPORT OPTICS, INC. (en adelante, SMITH SPORT) la marca SMITH (denominativa), con Certificado 213240, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.3 b) El signo solicitado reproduce en su totalidad la marca registrada SMITH. c) Existe conexión competitiva entre los productos de los signos en conflicto, pues muchos de los aparatos electrónicos y eléctricos que pretende identificar el signo solicitado requieren de algunos de los productos distinguidos con la marca registrada, como es el caso de los lentes. d) Por tanto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Expediente administrativo 08-31331. Clase 9: aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para detectar artículos, partículas, gases, vapores, y sustancias; detectores de agente biológico; detectores de agente químico; aparatos e instrumentos de seguridad e inspección eléctricos y electrónicos; detectores de metal; aparatos e instrumentos de rayos-x; aparatos de rayos-x para equipaje, paquetes, contenedores y vehículos; aparatos e instrumentos para escanear personas, equipajes, paquetes y carga; escáneres; aparatos e instrumentos de imágenes y rayos-x; aparatos e instrumentos detectores de químicos y biológicos: aparatos e instrumentos para detectar explosivos, drogas y espectrómetros; espectrómetros infrarrojos y espectrómetros de movilidad de iones; aparatos e instrumentos meteorológicos; radiosondas, estaciones meteorológicas y piezas de accesorios para lo anterior.

Clase 9: anteojos, lentes, monturas de anteojos, gafas de sol y lentes de repuesto para las mismas, anteojeras deportivas (sport goggles), anteojeras protectoras, gafas deportivas para uso en esquí, deslizamiento sobre la nieve, ciclismo, motociclismo y demás deportes así como partes y repuestos de las mismas; máscaras y protectores para la cara; sistemas de avance de película para anteojeras que comprenden película de plástico transparente para uso en anteojeras para proveer visión clara, aparatos para adelantar tal pelicula y rollos de pelicula de repuesto. 2 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3, El 18 de marzo de 2009, SMITHS DETECTION interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 6175.

Por Resolución 17873 del 20 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC (ahora Dirección de Signos Distintivos de la SIC) resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 46175 y concedió el recurso de apelación interpuesto por SMITHS DETECTION. Mediante Resolución 26176 del 28 de mayo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 17873.

El 23 de setiembre de 2009, SMITHS DETECTION interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 6175, 17873 y 26176. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a SMITH SPORT, este último como tercero interesado.1 El 6 de diciembre de 2011, la SIC contestó la demanda.

El 2 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de SMITHS DETECTION: Si bien los signos en conflicto se refieren a productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, este factor no es suficiente para concluir que existe conexión competitiva.

La marca registrada distingue productos ópticos u ópticos deportivos, para corregir la visión, mejorarla o protegerla del clima, mientras que el signo solicitado pretende distinguir productos de alta tecnología desarrollados para identificar materiales peligrosos e ilegales, con la finalidad de brindar y mejorar la seguridad de sus usuarios.

Los productos antes mencionados se adquieren a través de canales de comercialización especializados y los medios que utilizan para publicitarse son muy diferentes; asimismo, no se complementan ni son partes, accesorios ni intercambiables y se encuentran dirigidos a consumidores De la documentación remitida a este Tribunal, no se advierte la fecha en la que admitió la demanda, 3 3.4. 3.5. 4.2 disímiles con un grado de atención elevado, por lo que se presume la inexistencia de conexión competitiva.

Las diferencias que presentan los productos sumadas al nivel de especialización de sus consumidores, no dará lugar a que se presente confusión o asociación entre las marcas o sus origenes empresariales. Considerando lo expuesto, la SIC habría vulnerado el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 186 de la Comunidad Andina, puesto que el signo solicitado tiene aptitud para distinguir los productos que alude de aquellos que distingue la marca registrada SMITH.

Argumentos de la contestación de la SIC: De haberse concedido el signo solicitado se hubiera expuesto al consumidor al riesgo de confusión o asociación, aun cuando este sea especializado, en tanto que reproduce en su integridad el único elemento de la marca registrada: SMITH. La marca registrada ampara, además de los anteojos, lentes, gafas y películas de plástico que son complementarios a los aparatos e instrumentos que alude el signo solicitado, máscaras y protectores para la cara, las cuales son indispensables para la utilización de algunos de los referidos aparatos e instrumentos.

Argumentos de la contestación de SMITH SPORT: El tercero interesado no contestó la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(y? “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afeclara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y 4 1.1. 1.2. No procede la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la norma antes citada, en tanto que no es materia de controversia la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. Por tanto, solo procede la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una marca previamente registrada.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca mixta y una denominativa. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada SMITHS (mixta) y la marca registrada SMITH (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrabie un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar 5 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. 0 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. + Ibidem. 1.6. 1.7. 2.1. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca mixta y una marca denominativa Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada SMITHS (mixta) y la marca registrada SMITH (denominativa) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no Ibidem. 2.2. 2.3. de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 10 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,1! salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:12 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente, 10 “1 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junto de 2016.

Ibidem. Ibídem, Ibídem. 2.4, 3.1. 3.2. 3.3. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada SMITHS (mixta) y la marca registrada SMITH (denominativa). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza En el proceso interno se discute si los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distingue la marca registrada, por lo que corresponde analizar dicho tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.13 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así 13 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 3.4. como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. ** Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 4 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00546, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 11 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Y Cecilia Luisa o MAGISTRADA Hugo Ramiro MAGISTRADO pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. SECRETARIO RESIDENTE Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12