TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso: 288-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00077 Referencia: Marca involucrada MALAGUEÑA (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2523 del 3 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 7 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal i) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00077; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A. Demandado: — Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Hechos relevantes: El 29 de julio de 2010, JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A. (en adelante, JOSE NUCETE) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca MALAGUEÑA (mixta)! para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.2 MALAGUEÑA Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N? 620, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.3 Por Resolución 9599 del 23 de febrero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SiC denegó el registro de la marca MALAGUEÑA (mixta); considerando, que el signo solicitado, respecto de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría engañoso toda vez que los citados productos no son procedentes de Málaga, España. JOSE NUCETE interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 9599, 4 Por Resolución 22917 del 29 de abril de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 9599.

Por Resolución 50817 del 28 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 9599. Expediente administrativo 10-92657 Clase 29: Aceites, aceitunas y productos de conserva. No se verifica la fecha de publicación en el expediente. No se verifica en el expediente la fecha de presentación del referido recurso. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5.

4.1. JOSE NUCETE presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 5 La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a JOSE NUCETE.5 El 30 de marzo de 2016 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial del Literal i) del Artículo 135 de de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y dispuso la suspensión del proceso.

Argumentos de la demanda de JOSE NUCETE: La mayoría de personas en Colombia no asimilan el término MALAGUEÑA como proveniente de la ciudad española de Málaga. En Colombia existe el municipio de MÁLAGA ubicado en el departamento colombiano de Santander. El término Málaga está relacionado a dos denominaciones geográficas diferentes, por lo que no se puede decir que el término MALAGUEÑA es engañoso, al dar a entender que los productos con la marca MALAGUEÑA (mixta) sean provenientes de Málaga (España).

El término MALAGUEÑA no indica a la mayoría de las personas un origen geográfico especifico con relación a los productos que pretende amparar la citada marca, por lo que según la doctrina esto hace a dicho término de fantasla y por lo tanto registrable. El hecho que la marca MALAGUEÑA (mixta) esté acompañada de la figura de una mujer con traje típico, tampoco convierte a la citada marca en engañosa, ya que no sugiere a las personas que dicho traje típico haga referencia a una ciudad especifica, debido a la gran cantidad de trajes típicos que tienen las provincias de España e inclusive los países de América, donde la mayoría de los trajes típicos de las mujeres se caracterizan por vestidos con faldas largas y amplias.

Argumentos de la contestación de la SIC: Para que una marca pueda ser registrada como tal requiere que no sea engañosa para el público o los medios comerciales, por lo tanto requiere No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida demanda. No se verifica en el expediente la fecha de la admisión a trámite de ta demanda. 4,2. 4.3. 4.4. 4.5. =_ que sea lo suficientemente representativa con el fin de cumplir con su finalidad de distintividad.

Los signos engañosos son aquellos por medio de los cuales se puede configurar una distorsión de la realidad, en cuanto a algunos factores inherentes a los productos o servicios que se pretendan amparar. La marca solicitada hace una referencia inicial a Málaga, lo que reforzado por el elemento sobresaliente en la misma, el cual es una mujer vestida con un traje típico con boleros y una mantilla, en posición de danza, la cual es claramente de la tradición española.

Si bien la expresión MALAGUEÑA podría corresponder a dos lugares geográficos, uno en España y otro en Colombia, resulta ser el gentilicio de una mujer natural de Málaga, España; y esto se ve claramente en la vestimenta que trae la mujer de la marca solicitada, lo cual podría llevar al consumidor a incurrir en error. El signo MALAGUEÑA puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor, especialmente sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar, conllevando a la creencia que dichos productos tienen un origen español.

NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, la cual resulta procedente por ser materia de la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia. Marcas de fantasía. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) ) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(..J7 4 1.1 1.2 1.3 1.4, 1.5. 1.6. En el proceso interno se discute si el signo solicitado MALAGUEÑA (mixto) podría inducir a engaño a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los aceites, aceitunas y productos de conserva. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.8 El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir, ? El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 120-1P-2015 de fecha 3 de junio de 2015 Ibídem. servicio respectivo.

Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. 1.7. En el presente caso se deberá determinar si el signo MALAGUEÑA (mixto), podría generar engaño en cuanto a la procedencia de los productos y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad. 2.

Marcas de fantasía

2.1. JOSE NUCETE sostiene que el signo MALAGUEÑA (mixto) está compuesto por un término de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 2.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 10 2.3.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 2.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado MALAGUEÑA (mixto) es o no de fantasía. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00077, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 10 De modo referencial, ver Proceso 425-1P-201 5, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 13. pr) Ay| Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac > MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán IDENTE Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.