TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso: 37-1P-2016 Asunto S Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 15642-2014 Referencia: Marca involucrada SWEET SLEEPER (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 343-2015-SCS-CS del 28 de diciembre de 2015, recibido vía courier el 27 de enero de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 15642- 2014; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: The Sheraton Corporation 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual dela República del Perú Tercero interesado: Ana María Verastegui de Galdos Productos Paraiso del Perú S.A.C. Hechos relevantes: El 20 de abril de 2005, The Sheraton Corporation (en adelante, Sheraton) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos (ahora Dirección de Signos Distintivos) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi), el registro del signo SWEET SLEEPER (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.! Por Resolución 12341-2005/0SD-INDECOPI del 14 de setiembre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi denegó de oficio el registro del signo SWEET SLEEPER (denominativo), al considerar que el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el Literal a) del Artículo 136 de ta Decisión 486, debido a que en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran registradas las marcas SLEEPER? y SWEET- DREAMÍ cuya semejanza hacen que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público consumidor.
El 11 de octubre de 2005, Sheraton interpuso recurso de apelación. El 24 de octubre de 2005, Sheraton solicitó la suspensión del proceso hasta que se resuelvan los Expedientes 257085-2005 y 257175-2005 correspondientes a las acciones de cancelación de las marcas SWEET- DREAM y SLEEPER, respectivamente. Mediante Resolución 134-2006/TPI-INDECOPI del 31 de enero de 2006, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi suspendió la tramitación de la solicitud de registro de la marca SWEET SLEEPER (denominativa) hasta que se resuelvan los Expedientes 257085-2005 y 257175-2005 correspondientes a las acciones de cancelación de las “Mobiliario, en particular, camas, camas con barandillas, colchones y cunas, almohadas, cojines, almohadas tubulares, travesaños (almohadas largas), fundas ceñidas para mobiliario”. inscrita bajo Certificado 13196 para distinguir “almohadas y los demás relacionados con sus clases”, de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
Inscrita bajo Certificado 18865 para distinguir “camas en sus diferentes variedades; colchones de cualquier tipo, almohadas, box spring y similares”, de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. marcas de productos SLEEPER y SWEET - DREAM respectivamente, interpuestas por Sheraton. El 15 de agosto de 2007, Sheraton señaló que mediante Resolución 12483-2007/0SD-INDECOPI la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada en parte la acción de cancelación iniciada contra el registro de la marca SLEEPER, manteniéndola vigente únicamente para distinguir “almohadas”.
Además, solicitó la limitación de los productos a distinguir con el signo solicitado, excluyendo expresamente las almohadas, cojines, almohadas tubulares y almohadas largas. Mediante Resolución 13747-2007/0SD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada en parte la acción de cancelación iniciada contra la marca SWEET - DREAM, manteniendo vigente su registro para distinguir colchones de cualquier tipo, de la Clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución 1955-2009/TPI-INDECOPI del 7 de agosto de 2009, del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la Resolución 12341-2005/05D-INDECOPI denegando el registro de la marca SWEET SLEEPER (denominativa) solicitada por Sheraton. El 3 de noviembre de 2009, Sheraton presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1955-2009/TPI-INDECOPI. 2.10.
Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2013, la primera instancia judicial declaró infundada la demanda. 2.11. Sheraton presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial. 2.12. Mediante sentencia de vista del 15 de octubre de 2013, la segunda instancia judicial revocó la sentencia de primera instancia y declaró fundada la demanda. 2.13.El Indecopi presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de vista. 2.14.La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 3.1.
Suprema de Justicia de la República del Perú suspendió el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Sheraton: Los signos en conflicto están destinados a identificar productos totalmente distintos. 3.2. 3.3. 3.4, 4.2. 4.3. Comparados los signos denominativos SWEET SLEEPER (solicitado) y SLEEPER (registrado) se advierte que el signo solicitado presenta como primer término y más característico SWEET, término que no se encuentra presente en la marca registrada SLEEPER.
Comparados los signos denominativos SWEET SLEEPER (solicitado) y SWEET DREAM (registrado), se advierte que ambos presentan diferente número de sílabas y letras, el signo solicitado finaliza en la partícula PER mientras que la marca registrada en la partícula DREAM y presentan diferente secuencia de vocales. Además, la marca registrada SWEET - DREAM se caracteriza por ta presencia de un guion intermedio, este signo ortográfico no se encuentra en el signo solicitado.
Resulta evidente que si el signo solicitado SWEET SLEEPER es diferente y distinto a las marcas SLEEPER y SWEET - DREAM, lo lógico es concluir que no son confundibles entre sí y que el público consumidor no va a creer que los signos confrontados se encuentran relacionados. Argumentos de contestación del Indecopi:. Realizando una simple verificación de los productos que identifican los signos en conflicto SLEEPER y SWEET - DREAM SWEET SLEEPER (denominativo), se puede deducir fácilmente la identidad entre algunos de los productos que identifican y la conexión competitiva entre otros.
Así, tanto el signo solicitado SWEET SLEEPER como la marca registrada SWEET - DREAM distinguen colchones y los colchones que pretende distinguir el signo solicitado SWEET SLEEPER se encuentran vinculados con las almohadas que distingue la marca registrada SLEEPER al tratarse de productos complementarios (se utilizan de manera conjunta), siendo usual que una misma empresa se dedique a la fabricación y comercialización de ambos productos, incluso es frecuente que por la compra de un colchón se incluyan de regalo las almohadas.
Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto se advierte que si bien presentan algunas diferencias, el signo solicitado SWEET SLEEPER contiene en su integridad la marca registrada SLEEPER y casi en su totalidad a la marca registtada SWEET DREAM; lo cual es susceptible de inducir a confusión indirecta a los consumidores, encontrándose el signo solicitado SWEET SLEEPER incurso en la prohibición de registro contemplada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2.
Argumentos de contestación de los terceros interesados Productos Paraíso del Perú S.A.C.: El signo solicitado SWEET SLEEPER y la marca registrada SWEET - DREAM son similares al grado de producir confusión en los consumidores, dado que presentan en su conformación el término SWEET. Desde el punto de vista conceptual, los signos SWEET - DREAM y SWEET SLEEPER son similares, toda vez que los términos DREAM y SLEEPER cuyo significado en castellano es “sueño” y “durmiente” evocan a la industria del sueño y del descanso pudiendo ser fácilmente vinculadas o asociadas.
Ana María Verastegui Missana: En mérito del riesgo de confusión indirecta, el Tribunal del Indecopi determinó la denegatoria del registro del signo solicitado SWEET SLEEPER; debido a que el público consumidor podría asumir que los productos a ser identificados con dicho signo, constituyen una variación de aquellos productos que distingue su marca registrada, dado que comparten el término SLEEPER, único elemento protegido en la marca registrada.
Aun cuando Sheraton haya limitado los productos a distinguir, existe una estrecha vinculación competitiva entre los colchones que pretende distinguir el signo solicitado y las almohadas que distingue la marca registrada SLEEPER; debido a que existe una relación de complementariedad entre los referidos productos, ya sea porque existen en el mercado empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de los mismos o porque se venden de forma conjunta y pueden ser encontrados en las mismas secciones de una tienda.
Sentencia de Primera Instancia: Mediante sentencia de 21 de marzo de 2013, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda al considerar que el consumidor podría verse inducido a creer que el signo solicitado SWEET SLEEPER constituye tan sólo una variación o una nueva presentación de las marcas registradas SLEEPER y SWEET-DREAM y que los mismos tienen el mismo origen empresarial.
En ese sentido, advirtió que existe riesgo de confusión indirecta, siendo que entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado SWEET SLEEPER —colchones y travesaños (entendido como almohada larga)— se encuentran comprendidos los que distinguen las marcas registradas 7.1. 7.2. 8.2. 9.2. SLEEPER (distingue almohadas) y SWEET - DREAM (distingue colchones).
Argumentos del recurso de apelación de Sheraton: Los signos confrontados SWEET SLEEPER y SLEEPER no son confundibles y están destinados a distinguir productos diferentes. La marca SLEEPER distingue exclusivamente almohadas, mientras que el signo SWEET SLEEPER distingue mobiliario en particular camas, camas con barandillas, colchones y cunas, travesaños y fundas ceñidas para travesaños.
En relación con la marca SWEET - DREAM registrada y SWEET SLEEPER solicitada, su partícula final es PER, la cual no coincide con la palabra DREAM lo que no generará riesgo de confusión. Sentencia de Segunda Instancia:. Mediante sentencia de vista del 6 de diciembre de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República revocó la sentencia de Primera Instancia, declaró fundada la demanda disponiendo que la Autoridad Administrativa conceda el registro de la marca.
La Corte consideró que la única semejanza entre los signos es que comparten la denominación SLEEPER y SWEET, lo cual no conllevaría a confusión al usuario, teniendo en cuenta que el signo solicitado no va ser pronunciado en forma separada, es decir, como SWEET y SLEEPER; sino como una sola SWEET SLEEPER; no perdiendo de esta manera su individualidad; diferenciándose en el aspecto fonético y gráfico; por lo que apreciados en su conjunto generan una impresión visual diferente, dificultando la posibilidad de riesgo de confusión. Argumentos del recurso extraordinario de casación:.
El Indecopi presentó recurso de casación en contra de la sentencia de Segunda Instancia judicial. Señaló que existen varios criterios que deben determinar si existe vinculación o conexión competitiva entre los productos determinados. Agregó que los signos deben ser analizados de forma conjunta y no aislada, ya que el signo solicitado SWEET SLEEPER (denominativo) contiene en su integridad a las marcas SLEEPER y SWEET - DREAM, lo que genera un alto riesgo de confusión. 10.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* No procede la interpretación prejudicial de los Literales b), c), d), e), f), g) y h) del Artículo 136 de la norma antes citada por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso.
Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, O personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 11.
Pon 12.
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Signos en idioma extranjero. Conexión competitiva entre los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado SWEET SLEEPER y las marcas registradas SLEEPER y SWEET - DREAM son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1.3. 1.4. b) presenta cuando el consumidor atribuye a dichos productos, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
Ibidem. Ibidem. 1.5. 2.2. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la presunta. confusión entre el signo solicitado SWEET SLEEPER (denominativo) y las marcas registradas SLEEPER y SWEET - DREAM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*? Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. 10 2.3. 2.4. 2.5. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. *? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente caso, dado que el signo solicitado SWEET SLEEPER y la marca registrada SWEET-DREAM son signos denominativos compuestos para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que componen dichos signos y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de los mismos, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:!? a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. +0 “a Ibidem. Ibidem. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 A 2.6. 3.1. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.
Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SWEET SLEEPER y la marca registrada SWEET - DREAM. Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Signos en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero (SWEET y SLEEPER), resulta necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero. 12 A 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.2.
Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.?? Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero es de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.1* Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.
Conexión competitiva entre los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos en la Clase 20 a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.
En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en la misma clase y, que según el recurrente con el recurso extraordinario son semejantes, se deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se 13 14 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.
De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 13 4.3. 4.4, indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.15 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 12 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 b) d) A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., Candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse 15 conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 4.6.
Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia o no de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 15642-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / y Ly la Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Apac MAGISTRADO 16 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
A GlistavóGarciA Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17