TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 673-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00582 Referencia: Signos: QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixta) y SOL (denominativa)/ SOL (mixta).
Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán. VISTOS Ei Oficio 4107 recibido el 10 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135, 136, 224 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N” 2009-00582; y El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CASA LUKER S.A. 2.1. 2.2. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA S SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CHAHIN EU. Hechos relevantes. El 27 de abril de 2004, INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CHAHIN EU. (en adelante CHAHIN) solicitó el registro de la marca QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza: “quinua en grano convencional y quinua en grano orgánico.” (Expediente administrativo 04 038398).
Lágrima de Sol Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad CASA LUKER S.A. (en adelante CASA LUKER), presentó oposición argumentando confundibilidad con sus marcas: 2.2.1. SOL (denominativa), registrada en Colombia para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.” (certificado 259319.
Expediente administrativo 95 022473). 2.2.2. SOL (denominativas), registradas en Colombia para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa: sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.” (certificados 101748, 72368 y 222657.
Expedientes administrativos 95 282707 30, 92 072368 30, 97 069169, respectivamente). 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.2. 3.3. 2.2.3. SOL (mixta), registrada en Colombia para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa: sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo” (Certificado 212272.
Expediente administrativo 92 309756 30). El 27 de mayo de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 012429, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. CASA LUKER interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
El 28 de mayo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 16518, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. El 16 de julio de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 24472, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión impugnada.
El 16 de octubre de 2009, CASA LUKER presentó demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos. El 9 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 4107, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por CASA LUKER: Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos conceptual, gráfico y fonético. Generan riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Manifestó que la marca SOL es una marca de fantasía, totalmente distintiva y original para distinguir productos alimenticios, de amplia 3.4. 3.5. 3.6. 4.2. 4.3. trayectoria en Colombia, que ya se ha posicionado en la mente de consumidores.
Indicó que la marca SOL fue reconocida como notoria en Colombia por el Consejo de Estado (sentencia del 26 de febrero de 2014). Sostuvo que el público consumidor asumiría que el signo solicitado forma parte de su familia de marcas SOL. Señaló que los productos que distinguen los signos en conflicto pertenecen al mismo sector económico. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen afirmó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, fonético y conceptual y que la palabra LÁGRIMA otorga distintividad al signo solicitado para registro.
Señaló que el hecho de que la marca SOL sea notoriamente reconocida, no significa que no pueda ser usada dentro de otros conjuntos marcarios suficientemente distintivos dentro del mercado. Además, pensar que el uso de dicha palabra es de exclusividad del demandante, sería limitar el uso comercial de una palabra común y corriente en la sociedad.
Participación del Tercero Interesado CHAHIN:. Adujo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético, gráfico, ideológico y tipográfico, y que la palabra SOL es considerada como una expresión de uso común o universal, por lo que no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona o empresa alguna. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 224 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los artículos 136 literales a) y h), 224 y 226.
En lo que respecta al articulo 135 no se procederá a interpretarlo en su totalidad pues no se está frente a un caso de nulidad absoluta, sin embargo al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común, en razón de discutirse este aspecto dentro del proceso, habrá de mencionar también a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135.
De oficio, se interpretarán los artículos 228 y 229 de la misma normativa!, porque regulan las normas de la marca notoria. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - (.-) “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto a servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais”;
(-) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(0) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
(-) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.
La familia de marcas. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria y de uso común en la clase para la cual se solicita el registro. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común. La conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Como en el proceso interno se discute si el signo QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixto) es confundible con las marcas SOL (denominativas y mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: 0] el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; ”) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero".
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 1.2, 1.3. 1.4. 1.5. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante* a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias O insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.6. 1.7. 1.8.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre los signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 2.1. 2.2. 2.3. teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos QUINUA LÁGRIMA DE SOL y SOL, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo, que a su vez puede ser simple o compuesto, y de uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglasf para el cotejo entre los mismos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicio puedan suscitar una misma idea o concepto. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, Proceso 84-IP-2007,; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P- 2014.
Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros*: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos O servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas o Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 11 2.5. 3.1. 3.2. palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. 2.4.6.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos QUINUA LÁGRIMA DE SOL y SOL, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con otros denominativos, se abordará el tema planteado.
Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 3.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. 12 MS 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 3.2.2.
Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixto) y SOL (denominativo), cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. La familia de marcas Como la demandante argumentó que el púbico consumidor asumiría que el signo solicitado forma parte de su familia de marcas SOL, se abordará el tema planteado siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal en este tipo de marcas'".
Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre sí y las asocia con un mismo origen empresarial. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo.
En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la palabra SOL, para así determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 10 Dentro de la línea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-1P-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-1P-2014 del 21 de mayo de 2014. 13 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria y de uso común en la clase para la cual se solicita el registro Como en el proceso interno se argumentó que la marca SOL es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia?*, Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los articulos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Por su parte, el artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, cuya norma es del siguiente tenor literal: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
“3 Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P-2011. 14 5.5. 5.4.2. 5.4.3. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá si se configura el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar 15 $ 5.6. actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486).
Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 48612.
Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se configure la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados, de conformidad con lo siguiente: 5.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en los acápites precedentes. 5.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque 12 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
"LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. 16 se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. ** 5.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido!*. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Prueba y el certificado de reconocimiento 5.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.8. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la A presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 3 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 6 na Ibidem. Pág. 247. 17 5.9. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero'.” En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores o cualquier otro medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 5.10.
Teniendo en cuenta que la demandante sostuvo que la notoriedad de la 5.11. marca SOL fue declarada por el Consejo de Estado en sentencia de 26 de febrero de 2004, es pertinente precisar los efectos de un reconocimiento como el mencionado. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente. conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?5, Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria y de uso común en la clase para la cual se solicita el registro 5.12.
Ahora bien, una vez revisado el caso particular, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, teniendo en cuenta que se argumentó que la 15 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 18 palabra SOL es de uso común y, en consecuencia, no apropiable asi haya sido considerada una marca notoriamente conocida.
Por lo tanto, se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros'': 5.12.1. 5.12.2. 5.12.3. 5.12.4. Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios de uso real y efectivo, registral, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá configurar la existencia de alguno de dichos riesgos. En relación con los riesgos de confusión y asociación, se deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos en la presente providencia para determinar la posibilidad de inducir a error en el público consumidor.
En relación con los riesgos de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que para ciertos supuestos, se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada por la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor.
Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.
Se deben analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de cualquiera de los riesgos respecto de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería pertinente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altisima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con 16 Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 256-1P-2013 de 21 de mayo de 2014 y 151-1P-2014 de 22 de enero de 2015 19 diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma.
Esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.
Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 5.12.5. No obstante lo anterior, con especial importancia se deberá analizar los signos compuestos por la palabra SOL en relación con el conjunto de productos que protegen los signos en conflicto; especialmente, deberá establecer su carácter de uso común en la clase para la cual se solicita el registro del signo QUINUA LÁGRIMA DE SOL (clase 31), ya que esto podría afectar rotundamente el análisis de registrabilidad que se hará. Como ya se advirtió, una palabra de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter.
Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas caracteristicas. Piénsese por ejemplo en una marca notoria designada como AGUA para amparar prendas de vestir. Por supuesto que dicha marca tiene un poder de oposición muy bajo en relación con signos que se pretendan registrar en clases donde la palabra agua sea genérica y de uso común, como sería el caso de las bebidas o servicios de piscinas, entre otros. 5.13.En concordancia con lo expuesto y con el fin de analizar los actos enjuiciados, se deberá determinar si la marca SOL era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo mixto QUINUA LÁGRIMA DE SOL, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera o no alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 6.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común 6.1. Como en el proceso interno se discute si palabra SOL es de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencial que ha 20 y 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. trazado al respecto!” y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) ga) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
La norma trascrita prohibe el registto de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. 17 Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-1P-2006;
Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-1P-2015. 21 6.6. 6.7. 6.8. 7.1. 7.2. 7.3. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
Es importante resaltar que los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la palabra SOL es de uso común, para establecer si deben ser excluidas del cotejo marcario teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia. La conexión competitiva Como el signo QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixto) se solicitó para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas opositoras, SOL (mixta) y SOL (denominativas), se encuentran registradas para amparar productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.
De no probarse la notoriedad de la marca SOL, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema!$, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerio como seguidamente se explican. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.
La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidosí*. 18 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324- IP-2014.
El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o 22 7.4, 7.5. 7.6.
Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 486?0).
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 7.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y, consecuencialmente, se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 7.6.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 20 similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. Artículo 151 “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 23 7.6.3. 7.6.4. 7.6.5.
Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En este sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud. Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva.
Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva 24 cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?!.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 7.7. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva??, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00582, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 21 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”, [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=id8l68bW3eo0C£pa=PA2478dg=microeconomia +efecto+sustitucionáhl=eséisa=Xéved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCQGAEJJTA Citv=onepageg8q=microeconomia%20efecto%20sustitucionáf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 25 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y A ] 4 Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA % GISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario..
Va Cecilia 1D, Aytórr Guinteros = GarGa Brito: PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 673-IP-2015 | 26