TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 679-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00234 Referencia: Signos ECONATURA PRODES (mixta) / NATURA EKOS (mixta) y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR (mixta) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 4111 recibido el 10 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00234; y El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: NATURA COSMÉTICOS S/A. 2.1. 2.2. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA e SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRODES JPG S.A.S. Hechos Relevantes: El 30 de marzo de 2004, se concedió en Colombia el registro del signo NATURA EKOS (mixto), a nombre de NATURA COSMÉTICOS S/A., (en adelante NATURA), bajo el certificado 282862, para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos de perfumería, especialmente perfumes y aguas de colonia y de toilette; productos de belleza, especialmente coloretes, sombras para los ojos, bases para maquillaje, máscaras para la cara y belleza, lápices para los labios, removedores y brilladores para las uñas; lociones, cremas y otros removedores de maquillaje; productos de baño, geles para baño y ducha, burbujas para baño, jabones para tocador; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; espumas, cremas y jabones para la afeitada; lociones y bálsamos para después de la afeitada; dentífricos; productos para broncear, especialmente aceites solares, leches, lociones y cremas; cremas bronceadoras por si mismas; productos para broncear la piel; preparaciones no medicinales para la piel, el cuerpo, la cara, ojos, labios, cuello, el busto, manos, piemas y el cuidado de los pies; cremas contra las arrugas; cremas y lociones no medicinales para revitalizar y tonificar; lociones y cremas humectantes; cremas granuladas desodorantes para uso personal; productos para la limpieza de uso personal” (Expediente administrativo 02 114696).
A EKOS El 22 de noviembre de 2011, se concedió en Colombia el registro de la marca NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR (mixta), a nombre de NATURA, bajo el certificado 436925 para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “iabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, cremas para el cuerpo, lociones, maquillaje, desodorantes, 2.3. 2.4. 2.5. 2.7. toallitas húmedas, cremas y lociones faciales; protectores solares”.
(Expediente administrativo 11 068259). natura. AOS MADEIRA. EM ELOR= El 30 de abril de 2012, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRODES JPG S.A.S. (en adelante PRODES) solicitó el registro de la marca ECONATURA PRODES (mixta), para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “jabones, productos cosméticos”.
(Expediente Administrativo 12 070057). natura Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 17 de agosto de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 49179, concedió el registro de la marca solicitada.. NATURA presentó demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo.
El 10 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 4111, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 5.1. 5.2. Argumentos de la Demanda presentados por NATURA: Indicó que los signos en conflicto son confundibles, ya que sus elementos denominativos comparten semejanzas que inducen al consumidor a riesgo de confusión. Detalló al respecto, que el elemento NATURA se reproduce en su totalidad, y que el elemento EKOS/ECO se reproduce desde el punto de vista fonético.
Sostuvo que se trata de una transposición de los elementos de la marca, lo que no permite la singularización de cada una de ellas y el elemento PRODES no es determinante en el análisis del riesgo de confusión. De igual manera manifestó que el acto administrativo demandado carece de motivación. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En resumen indicó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico y fonético y los elementos gráficos de los signos en conflicto los dotan de distintividad.
Participación del Tercero Interesado PRODES: Indicó que la expresión NATURA es una denominación de uso común para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que la demandante no puede reclamar un derecho de exclusiva sobre las expresiones NATURA y ECO, pues éstas son palabras de naturaleza genérica y evocativa de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y los signos en conflicto tienen elementos adicionales que generan distintividad si son analizados en conjunto.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se hará la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio, se interpretará el artículo 135 literales f) y g), ya que dentro del proceso se presentan argumentos sobre la registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común y genéricos?.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..)
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común y genéricas.
Los signos evocativos y su poder de oposición. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo ECONATURA PRODES (mixto) es confundible con las marcas NATURA EKOS (mixta) y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1 consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..-) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
(.J” Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante* a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen Jos signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias oO insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.7. 1.8. el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009, NS 2.1. 2.2. 2.3.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto ECONATURA PRODES, con los signos mixtos NATURA EKOS y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas* para el cotejo entre los mismos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014, 2.1.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.1.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.1.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 2.1.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 2.1.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.1.3.5.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros*: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 10 2.5. 3.1. 3.2. 2.4.6.1.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto ECONATURA PRODES, con los signos mixtos NATURA EKOS y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común y genéricas Como en el proceso interno se discute si la palabra NATURA es genérica y de uso común, y si la palabra ECO es genérica de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto? y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015, 11 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que:.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o particulas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marca los signos que: () f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.
El literal transcrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras o partículas genéricas conformen un signo distintivo. 12 3.8. 3.9. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
Un término es genérico cuando es de necesaria utilización para señalar el producto o servicio que de desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo, 3.10. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos 3.11. que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos genéricos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común o genérico) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.12.
Es importante resaltar que los elementos de uso común y genéricos en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.13.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se 4.1. deberá determinar si las palabras NATURA y ECO son de uso común y genéricas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer si deben ser excluidas dei cotejo marcario teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia y, en especial, la previsión plasmada en el punto 3.11.
Los signos evocativos y su poder de oposición Considerando que PRODES argumentó que las palabras NATURA y ECO son evocativas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de 13 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Niza, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia!*, Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica.
Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raices o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasia es marcadamente fuerte.
Se deberá considerar los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y establecer si los signos NATURA EKOS y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR tienen carácter de evocativo. Además, se deberá determinar su proximidad con los productos que ampara para llegar a deducir si tiene un poder de oposición fuerte, o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y los productos que ampara, para poder concluir válidamente 10 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-1P-95;
Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-1P-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 14 5.1. 5.2. que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas.
Autónomo, integral, motivado y de oficio Como la demandante argumentó que el acto administrativo demandado carece de motivación, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos!?. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.
Dicho examen tiene las siguientes caracteristicas: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 5.2.2.
Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 1 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-1P-2005;
Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-1P-2013. 15 5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.4.
Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00234, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A ) | ») Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA MAGISTRADA Hugo RamI. pac MAGISTRADO 16 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Ye 7 Me Cecilia Lisa Ayllér-Guinteros PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena | PROCESO 679-IP-2015 | 17