Sy TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 94-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00133 Referencia: Patente de invención titulada “COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE AMINO ÁCIDOS, FLUORURO Y UN TAMPÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA” Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0586 del 18 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00133, y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Colgate Palmolive Company 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes: Mediante escrito presentado el 20 de abril de 2010 ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), Colgate Palmolive Company (en adelante, Colgate) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PRODUCTO DE CUIDADO ORAL Y MÉTODOS PARA USAR Y FABRICAR EL MISMO”, que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/US2008/058696 del 28 de marzo de 2008.1 Mediante Oficio 12547 del 23 de setiembre de 2010, la División de Nuevas Creaciones de la SIC requirió a Colgate que modifique el título de la invención para que permita identificar la materia de la solicitud.

El 22 de noviembre de 2010, Colgate modificó el título de la invención a “COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE AMINO ÁCIDOS, FLUORURO Y UN TAMPÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA”. El 20 de junio de 2011, se publicó un extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros.

El 2 de agosto de 2011, Colgate solicitó que se realice el examen de patentabilidad de la solicitud. Mediante Oficio 17405 del 26 de setiembre de 2012 la SIC informó a la solicitante que la solicitud de patente de invención no cumpliría con los requisitos de novedad y nivel inventivo, encontrándose afectada por los documentos técnicos D1, D2? y D3? considerados como antecedentes.

El 28 de diciembre de 2012, Colgate presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, atendiendo a las observaciones formuladas por la SIC. Por Resolución 14664 del 1 de abril de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC denegó la patente de invención titulada “COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE AMINO ÁCIDOS, FLUORURO Y UN TAMPÓN, Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA”, por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.

Radicación PCT/10-099336. D2: “DENTAL ANTI-HYPERSENSITIVITY COMPOSITION AND METHOD”, publicado el 30 de mayo de 2002. D3: "ANTIPLAQUE ANTIBACTERIAL ORAL COMPOSITION”, publicado el 16 de julio de 1991, 2 2.9. El 14 de mayo de 2013, Colgate interpuso recurso de reposición contra la Resolución 14664. 2.10. Por Resolución 56859 del 27 de setiembre de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 14664. 2.11.

Colgate presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.* 2.12.La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la demanda. 2.13. Mediante Auto del 9 de setiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda de Colgate: 3.1. La SIC violó la norma comunitaria toda vez que la invención presentada sí cumple con el requisito de nivel inventivo exigido para que se le conceda el privilegio de patente. 3.2. La SIC incurrió en una falencia en la ejecución del análisis de patentabilidad debido a que determinó la obviedad de la invención a partir de un enfoque subjetivo. 3.3.

La SIC tuvo en cuenta de manera selectiva algunas de las enseñanzas contenidas en los documentos técnicos D1, D2 y D3 pero ignoró por completo las divulgaciones que hacen dichos documentos. 3.4. La SIC omitió el análisis de características esenciales de la invención tal como el pH de la composición las cuales en conjunto son las que dan identidad inventiva a la invención. 3.5.

Limitar la materia reivindicada a sólo un componente iría en contra de las enseñanzas de la descripción y, por tanto, correspondería a una limitación injusta de la invención. 3.6. La única forma de determinar la obviedad de la invención es mediante la aplicación de un análisis en retrospectiva, en donde a partir del conocimiento técnico de la composición reivindicada en la solicitud de o De la documentación que obra en el expediente, no consta la fecha de presentación de la demanda. 3 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4,7. 4.8. patente, se buscaron de manera independiente dichas características en los documentos D2 y D3.

Argumentos de la contestación de la SIC: La solicitud denegada no contiene evidencia que la composición dental reivindicada proporcione efectos técnicos superiores o mejorados inesperados para la persona versada en la materia. La solicitud denegada solo afirma la presencia de resultados inesperados o sorprendentes pero no aporta las evidencias técnicas que soporten las mismas.

La invención solicitada carece de nivel inventivo. Durante el procedimiento administrativo se estableció que las composiciones dentales reclamadas se derivan de las reivindicaciones específicas de los antecedentes D2 y D3 de tal forma que una persona versada en la materia y conocedora de las enseñanzas de los antecedentes obtendría las composiciones propuestas en la solicitud en cuestión. La SIC relacionó la invención con un problema técnico que tiene solución con las enseñanzas específicas de los documentos técnicos D2 y D3 considerados como antecedentes con el fin de evitar subjetividad y eliminar la posibilidad de realizar un análisis en retrospectiva.

No hubo violación de la normativa comunitaria toda vez que durante el examen de fondo se consideró el objeto de las reivindicaciones, el estado de la técnica contenida en los documentos D2 y D3 y el resultado de los ejemplos de la descripción. El pH no es una característica técnica esencial de la composición reivindicada dado que no se menciona en una reivindicación independiente.

Las composiciones del estado de la técnica también contienen un aminoácido básico, flúor, particular minerales (documento D2) y copolimeros (documento D3). El documento D2 deja claro que el mineral del cual están formados los dientes es poco soluble a pH neutro y alcalino y progresivamente más soluble cuando el pH llega a ser más ácido. 1.1.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas. No procede la interpretación del Artículo 45 de la norma citada, toda vez la notificación del examen iio no ha sido materia controvertida. Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486, debido a que la solicitud de patente de invención fue denegada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Nivel inventivo y estado de la técnica. Proscripción del análisis tipo “hindsight” o “ex post facto”. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional compelente denegará la patente”. 5 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica— y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.'$ Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica”; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una Proceso 21-IP-2000.

Interpretación prejudicial del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 631, del 10 de enero de 2001. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicilud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.” 6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. 3 Nivel inventivo y estado de la técnica En relación al requisito de nivel! inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.? En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.!0 Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios!!: - El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un “4 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.

Ibidem, p.12. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 11. Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www comunidadandina.org/public/patentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 7 2.5. técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayoria de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (1 (ii) (ii) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.

En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. “( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (.)J7 La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. * La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ”. «..

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos deA y B, no habrá nivel inventivo ”.** 12 13 Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-A1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 11 9 2.6. 3.2. - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: a) ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; b) ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y c) ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

Proscripción del análisis tipo “hindsight” o “ex post facto”. En el proceso interno la demandante ha sostenido que la única forma de determinar la obviedad de la invención es mediante la aplicación de un análisis en retrospectiva, en donde a partir del conocimiento técnico de la composición reivindicada en la solicitud de patente, se buscaron de manera independiente dichas caracteristicas en los documentos D2 y D3.

En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto. El Tribunal, en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-1P-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de Ibídem, 10 3.3. 3.4. ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo*S, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.

En relación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos. Es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00133, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham International Law Journal (2014) Volume 37, Issue 6, Article 3.

New York, pp. 1794-1795. Disponible en http:/fir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=23608.context=ilj. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 31 AÑ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA SN Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán alte ” ES E Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial dei Acuerdo de Cartagena. 12