TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS: 625-IP-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú 07123-2013-0-1801-JR-CA-26 Signos involucrados: GLOBALFOOD (denominativa) vs. AG GLOBAL ALIMENTOS (mixta) y nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 7213-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PI, recibido el 20 de noviembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07123-2013-0-1801- JR-CA-26; y, El Auto de 22 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. 2.1. 2.2. 2.3.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) Tercero interesado: Global Alimentos S.A.C. Hechos relevantes El 9 de marzo de 2011, Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. solicitó el registro de la marca GLOBALFOOD (denominativa)? para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” Global Alimentos S.A.C. presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de sus signos: GA GLOBAL ALIMENTOS Y LOGOTIPO (mixta) registrada en la Clase 30* y del nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.5 para amparar actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. global (=> alimentos;
El 17 de febrero de 2012, mediante Resolución 0530-2012/CSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la Expediente No. 448849-2011. Agrupamiento por cuenta de terceros, de aditivos para alimentos y productos afines (excepto su transporte) para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; importación, exportación y representación comercial de aditivos para alimentos y productos afines.
Certificado No. 128169. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Certificado No. 4320. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. oposición formulada por Global Alimentos S.A.C. y concedió el registro de la marca solicitada GLOBALFOOD (denominativa).
El 20 de marzo de 2012 Global Alimentos S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 0530-2012/CSD-INDECOPI. El 3 de mayo de 2012 Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. contestó al recurso de apelación. El 31 de mayo de 2013 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 1838-2013/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió revocar la Resolución 0530-2012/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada GLOBALFOOD (denominativa).
El 8 de septiembre de 2013 Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. presentó ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Indecopi demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1838- 2013/TPI-INDECOPI. El 12 de febrero de 2014 el Indecopi contestó la demanda contencioso administrativa.
El 18 de febrero de 2014 Global Alimentos S.A.C. contestó la demanda contencioso administrativa. 2.10.El 12 de mayo de 2015 el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Indecopi de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez, resolvió declarar infundada la demanda. 2.11.El 27 de mayo de 2015 Globaifood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Lida. presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Diez. 2.12.
El 20 de octubre de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecilidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda contencioso administrativa Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. interpuso demanda en la que manifestó que: RS 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se dirigen al consumidor final sino al usuario de tecnologías que busca información mediante agrupamiento para aditivos para elegir el que más le convenga en la elaboración de alimentos. El aditivo alimentario aplicable a los servicios solicitados es cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o por sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus caracteristicas (CODEX STAN 192-195).
La autoridad afirma que en la marca registrada son relevantes tanto el aspecto denominativo como figurativo. Al describir sus dos aspectos deja claro que son totalmente diferentes: señala que es relevante en la marca registrada un logo con forma compleja y colores. A este logo lo denomina G y A como letras separadas. Señala la autoridad que los aspectos denominativos, figura y colores tienen la misma relevancia y señala el color marrón e los términos GLOBAL y ALIMENTOS por separado y agrega que entre estos dos términos se ubican las letras G y A separado y escritas en forma estilizada, esto lo varía a lo largo de la comparación. Se afirma por parte de la autoridad que el término FOOD es de uso frecuente en el mercado, haciendo referencia a una de las características que pudiera tener el servicio que brinda, esto es, la utilización de tecnología de avanzada para una óptima agrupación de aditivos para alimentos y productos afines.
Tratándose de servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es razonable asumir que el público consumidor prestará un alto grado de atención al momento de contratarlos, cosa que no sucede con los productos de la Clase 30, los cuales constituyen productos de consumo masivo, los cuales el consumidor no presta una atención especial cuando los adquiere.
Dentro de la comparación de los signos se elimina del cotejo la palabra GLOBAL, enunciando que se trata de un término débil que está contenido en varias marcas de las clases 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.8. Al hacer el examen comparativo se enuncia que las palabras FOOD y 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.
ALIMENTOS tienen el mismo significado y concluye que las marcas son confundibles. Argumentos de la contestación a la demanda El Indecopi presentó contestación a la demanda señalando que: Los signos son confundibles debido a que protegen servicios y productos vinculados entre sí, y las denominaciones relevantes GLOBAL ALIMENTOS/FOOD, presentan identidad conceptual, toda vez que el término en inglés FOOD en español significa ALIMENTO/ALIMENTOS, significado que es de conocimiento generalizado.
Al analizar los servicios que se pretende distinguir y los productos que distingue la marca registrada se aprecia que el signo solicitado tiene como objetivo ofrecer al público una gran variedad de “aditivos para alimentos y productos afines” de distintas marcas en un solo lugar, es decir, las empresas se dedican al servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros se encargarán de organizar ferias o eventos donde distintas empresas expongan sus productos y el público pueda escogerlos.
Contrariamente a lo que afirma la demandante, el análisis del riesgo de confundibilidad no implica que todos los elementos que conforman el signo o marca deben ser analizados, toda vez que podrían existir elementos que, dada su falta de relevancia, no corresponde analizarlos. El término GLOBAL se encuentra presente en varios signos de las clases 30 y 35, por lo que es un signo débil.
Global Alimentos S.A.C. en su contestación a la demanda señaló que: Es titular de los signos GLOBAL ALIMENTOS (mixta) para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y del nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. para actividades económicas relacionadas con la comercialización de preparaciones hechas a base de cereales.
Existe una evidente vinculación competitiva entre los productos y actividades económicas de los signos de su propiedad, respecto de la marca que se intenta registrar. La marca registrada GLOBAL ALIMENTOS (mixta) entre sus productos ampara levadura, polvos para esponjar, sal, vinagre, salsas 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 5.1. 6.1.
(condimentos) y las especias, que son considerados aditivos para alimentos afines. El aditivo para alimentos y afines es aquel que se incorpora o adiciona directamente a los alimentos durante las etapas de elaboración a efectos de proporcionar o intensificar el aroma, sabor, color, textura, mejor su estabilidad o conservación, por lo que se deduce que levadura, polvos para esponjar, sal, vinagre, salsas (condimentos) y las especias son utilizados en la elaboración de alimentos con la finalidad de modificar algunas de las características de los productos para ofrecerlos a los consumidores.
En cuanto a la finalidad de los productos y servicios de los signos en conflicto, existe vinculación competitiva, ya que poseen la misma finalidad. Los canales de comercialización son los mismos, se utilizan los mismos canales, ya que los aditivos para alimentos que identifica la marca registrada GLOBAL ALIMENTOS (mixta) utilizan los canales de comercialización de “agrupamiento por cuenta de terceros de aditivos para alimentos y productos afines”.
Existe plena identidad conceptual entre GLOBAL ALIMENTOS vs GLOBALFOOD, por lo que podría generar riesgo de confusión en el mercado. La palabra FOOD es equivalente a alimentos, palabra que pese a estar en idioma inglés, es conocida por toda persona. Argumentos de la sentencia de primera instancia. De conformidad con los criterios jurisprudenciales, doctrinarios y normativos, se determina que existe riesgo de confusión entre los signos GLOBALFOOD (solicitado) y GA GLOBAL ALIMENTOS y LOGOTIPO (marca registrada); ello debido a su identidad conceptual y a la vinculación entre los servicios que pretenden distinguir la actora, con los productos distinguidos por la marca registrada GA GLOBAL ALIMENTOS y LOGOTIPO, encontrándose por tanto incurso en la causal de prohibición establecida en el literal a) de la Decisión 486.
Argumentos del Recurso de Apelación. Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. en su recurso manifestó que: La marca registrada no incluye en sus productos a los aditivos alimentarios. 6 6.2. En la sentencia se analiza como si el signo solicitado distinguiera productos, lo cual no es así, ya que lo que ampara es servicios de reagrupamiento, por lo que, el hecho de que algunos aditivos puedan utilizarse conjuntamente con otros productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza no es suficiente a efectos de determinar la vinculación entre los servicios de la Clase 35 y los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.3.
Se afirma en la sentencia que, aunque no se puede asegurar que el 100% de los consumidores de los servicios y productos en cuestión conocen el significado de la palabra FOOD, sí se puede afirmar que un gran sector de ellos podrá comprender su significado. 6.4. La marca solicitada es una creación originaria de fantasia a diferencia B. C. de la registradas que está constituida por dos palabras GLOBAL y ALIMENTOS en español, separada por un logotipo estilizado y que el consumidor medio a contemplar la marca percibirá como marca para alimentos.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a). Procede la interpretación solicitadaf, De oficio se interpretarán los artículos 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486”, al tratarse dentro del proceso interno de un nombre comercial previo y su eventual confusión con el signo solicitado.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 6 “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J7 “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” ( ) 1.1. »>opN 1.2. 1.3. - Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Ámbito de protección del nombre comercial. Palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca Comparación entre signos denominativos y mixtos y entre denominativos simples y denominativos compuestos.
Conexión competitiva entre la Clase 35 y
30. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si los signos GLOBALFOOD (denominativo) y la marca GA GLOBAL ALIMENTOS y LOGOTIPO (mixta) y el nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )”.
Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 1.4. 1.5. 1.6. el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?:.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. difíciimente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3.
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en confiicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. Ámbito de protección del nombre comercial Global Alimentos S.A.C. afirma que es titular del nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. para amparar actividades económicas relacionadas con la comercialización de preparaciones hechas a base de cereales, aduciendo que es confundible respecto de los servicios que pretende amparar el signo solicitado.
Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40- 1P-2013: 10 1d 2.3. “El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.*0 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el titulo Xl de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 10 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 11 S a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-1P-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 581, de 12 de julio de 2000). Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso constante es el ininterrumpido teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso es real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios.
Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. 12 2.6. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso.
Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 2.7. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 2.8.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados!!. 2.9.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.10. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.11.
En el proceso intemo, se deberá verificar la posible confusión entre el signo solicitado GLOBALFOOD (denominativo) para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y el nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. y verificar si existe riesgo de que el consumidor por los pueda confundir. 3. Palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca 4 11 Revisar Proceso 99-1P-2014. 13 1% 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 4.2.
En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión FOOD??, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local!3, Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si en efecto la palabra FOOD es de conocimiento entre el público consumidor y que se lo identifica como COMIDA.
Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos y mixtos, es necesario señalar las reglas para compararlos. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar!1. 12 13 14 Traducción de FOOD es COMIDA, fuente: https://translate.gooole.com/?hl=esiten/esifood.
Proceso N* 69-1P-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 759, de 6 de febrero de 2002. Proceso 15-1P-2013, marca: "KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. 14 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico?*. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado".1$ Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más caracteristica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.!” Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Comparación entre signos denominativos simples y denominativos compuestos 17 Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 46-IP-2008.
Marca:” PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. 15 4.9. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas!*: 4.9.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.9.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.9.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 4.9.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.10.En el presente asunto, como el elemento denominativo de dos de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?*: 4.10.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 4.10.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.10.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de 18 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-1P-2006; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013.
Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P- 2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 16 XA 4.10,4. 4.10.5. 4.10.6. 4.10.6.1. 4.10.6.2. 4.10.6.3. la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor, Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.11.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la autoridad deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto. 5. Conexión competitiva entre las Clases 35 y 30 5.1.
El signo solicitado GLOBALFOOS (denominativo) ampara servicios de la Clase 35, mientras que los signos opositores GA GLOBAL ALIMENTOS y LOGOTIPO (mixto) y el nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. productos y actividades relacionadas con la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 17 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en distintas clases, se deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,20 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?! Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?? Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 18 b) categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines”, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.?* En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.25 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u 2 24 25 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.
Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario.
Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 19 5.6. 5.7. otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro”. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.?” En consecuencia se deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.
Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los 26 2? En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com,ec/books?id=Id8I68bW3eoC8pg=PA2478dq=microeconomia +efecto+sustitucionáhl=esása=X8ved=0ahUKEwjOmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCQGAEIJTA Citv=onepagesq=microeconomia%20efecto%20sustitucionaf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. 5.8. De conformidad a lo antes expuesto, deberá analizarse en el caso en concreto si los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por el signo solicitado, se confunden respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07123-2013-0-1801-JR-CA- 26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatujo del Tribunal. coco ÓN MaS uinteros Hernán Hugo Riamiro Gómez ¡Apac GISTRADO | De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Inte TPrejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21