Ya p b JW (ER (sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso: 628A1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante - Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2014-00135 Referencia: Patente de invención para “PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE CON CINTURÓN Y METODO” Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3897 del 25 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00135; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SCA HYGIENE PRODUCTS AB. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes: El 24 de abril de 2009, SCA HYGIENE PRODUCTS AB (en adelante, SCA) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el otorgamiento de la patente de invención entrada en fase nacional para “PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE CON CINTURÓN Y MÉTODO”, que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/SE2006/001087 del 25 de setiembre de 2006.
El 19 de febrero de 2010, SCA solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la SIC la realización del examen de patentabilidad. Por Oficio 695 notificado el 22 de enero de 2013, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó objeciones a la patente de invención solicitada respecto a: (i) materia relativa a usos y segundos usos excluida de patente, en virtud de los Artículos 14 y 21 de la Decisión 486, (ii) falta de concisión de las reivindicaciones y, (iii) carencia de novedad.
El 17 de abril de 2013, SCA respondió las objeciones formuladas y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, anexando copia de la patente otorgada en Nueva Zelanda. Por Resolución 38441 del 27 de junio de 2013, el Superintendente de industria y Comercio denegó el privilegio de patente para la invención “PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE CON CINTURÓN Y METODO”, al considerar que no cumple con el requisito de novedad, al encontrarse anticipada por los documentos D1! y D2? El 27 de junio de 2013, SCA interpuso recurso de reposición contra la Resolución 38441.
Por Resolución 56684 del 27 de setiembre de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 38441. SCA presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. Di: US 5, 669, 897, “ABSORBENT ARTICLES PROVIDING SUSTAINED DYNAMIC FIT” Publicado el 23 de setiembre de 1997 D2: US 6, 476, 289.
“GARMENT HAVING ELASTOMERIC LAMINATE” Publicado el 5 de noviembre de 2002, 2 2.9. El 14 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. 2.10. Mediante Auto del 24 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicia! a este Tribunal.
Argumentos de la demanda de SCA: El objeto de la invención sí cuenta con novedad toda vez que no está comprendida en ninguno de los documentos D1 y D2; es decir, no está comprendido en el estado de la técnica. El examen de novedad no puede combinar diferentes documentos del estado de la técnica, a menos que se demuestre que un documento se refiere "explicitamente” a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna caracteristica y, en todo caso, no se exige que la novedad sea un requisito que deben cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo ser conocidos algunos o todos de ellos, si combinados dan lugar a un objeto desconocido anteriormente.
Dentro del texto de la Resolución 38441 del 27 de junio de 2013, confirmada por la Resolución 56684, no hay referencia expresa sobre el hecho que la invención denegada se encontrará afectada por el documento D2. La SIC hizo una comparación de elementos entre la invención denegada y el estado de la técnica sin tener en cuenta todas las características esenciales de la invención. La SIC analizó de forma indebida la invención toda vez que consideró únicamente el preámbulo de la reivindicación 1, el cual siempre dará como resultado que la reivindicación comparada no es novedosa, esto debido a que el preámbulo incluye únicamente las características técnicas que combinadas hacen parte del estado de la técnica.
La invención solicitada no se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica dado que: (i) no puede desprenderse que los segundos medios de sujeción estén dispuestos sobre el lado de cuerpo de panel frontal, (ii) no puede desprenderse que la fuerza máxima para alargar dicho panel elástico en 60% no excede 15N. La SIC no cumplió con la carga probatoria de demostrar que en el estado de la técnica se encontraba comprendido el objeto de la invención denegada. 3.8. 4.2. 4.3. 4.4.
Como consecuencia de la violación del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a su incorrecta interpretación y aplicación, el proceder de la SIC constituye una vulneración al Artículo 14 de la Decisión 486, el cual establece que los países miembros están obligados a otorgar el privilegio de patente a aquellas que sean nuevas, tengan nivel inventivo y cumplan con el requisito de aplicación industrial.
Argumentos de la contestación de la SIC: La materia reclamada en las reivindicaciones de la solicitud de patente fue anticipada por los documentos D1 y D2; es decir, se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación. Los documentos D1 y D2 destruyen ta novedad del objeto de la invención denegada, toda vez que se constituyen como anterioridades.
La solicitud de patente presentada por la sociedad actora no fue correctamente definida, toda vez que el preámbulo de la reivindicación divulga un producto cuyas características técnicas estructurales esenciales o adicionales no fueron presentadas en la parte caracterizante de la reivindicación. La SIC no violó la normativa comunitaria toda vez que el privilegio de patente se negó con fundamento en la falta de novedad por parte del objeto de la invención. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por lo que procede la interpretación de dichos artículos al estar referidos a lo que es materia de controversia en sede judicial.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, lengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (JP “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique O hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40". 4 E 1.1. 1.2.
1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Las reivindicaciones y su incidencia en el análisis de registrabilidad. Combinación de elementos conocidos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. En cuanto al requisito de novedad, el Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita UU oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.* De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 43-1P-2014 de fecha 18 de junio de 2014, p.11 5 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.* El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en este son conocidas todas las características de aquélla.
En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios, tales como: /) reglas generales de interpretación; ñ) combinaciones en un documento anterior; ii) apreciación de características implícitas; iv) apreciación de características intrínsecas, v) apreciación de lo equivalente; vi) apreciación de dibujos; vii) apreciación de ejemplos; viii) apreciación de usos anteriores; ix) grandes reivindicaciones; x)divulgación defectuosa; xi) divulgación fortuita; y, xil) posibilidad de puesta en práctica.* En cuanto al principio relativo a las combinaciones en un documento anterior, las Cámaras han precisado que cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una manera habitual de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida.” Asimismo, el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:* a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
Ibidem, p. 11 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 13-1P-2004 de fecha 31 de marzo de 2004, pp. 6-7. Ibidem, p.7. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 43-1P-2014 de fecha 18 de junio de 2014, p.13. 6 1.8. b) c) d) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios para determinar la novedad!: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva sí no forma parte del estado de la técnica.
El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.
Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implicitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigúedad del documento.
Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.
El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea De Patentes.
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Segunda edición, Editorial Abya Yala, Quito, 2004. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/publicipatentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 7 1.9. la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.
Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.
En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad. De acuerdo a lo expuesto, se deberá determinar si las reivindicaciones cuestionadas cumplen con el requisito de novedad; es decir, si el objeto materia de la invención no se encuentra comprendido dentro del estado de la técnica. 1.10.
Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una 1.11. 1.12. actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.* En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de Ibidem, p.12. dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.* 1.13.Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo??: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falla de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.” 1.16 En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.
Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. “ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-1P-2015 de fecha 20 de jutio de 2015. 2 Vernota9, pp. 76-78.
AS 2.2. 2.3, 2.4, 2.5. Las reivindicaciones y su incidencia en el análisis de registrabilidad La demandante sostiene que la SIC analizó de forma indebida la invención toda vez que consideró únicamente el preámbulo de la reivindicación 1, el cual siempre dará como resultado que la reivindicación comparada no es novedosa; esto debido a que el preámbulo incluye únicamente las características técnicas que combinadas hacen parte del estado de la técnica.
La doctrina sostiene al respecto que “( ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente relvindicada”* Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad fisica confieren una protección "absoluta", es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )”, en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de “protección absoluta s sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.M* Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las 13 14 ALVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, pág. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.
Págs. 133 y 134. 10 reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. 26. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. 2.7. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. 2.8.
De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. En ese sentido: “( ) Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.** 2.9.
Sobre las reivindicaciones, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: (i) el preámbulo, que indicará cual es la materia de la invención y a continuación desarrollará las caracteristicas técnicas necesarias para definir la invención y;
(ii) la parte caracterizante, la cual “define las características que en combinación con el preámbulo se desean proteger, es decir, las características que la invención añade al estado de la técnica"**, 2.10. Cabe precisar que las reivindicaciones deben definir la invención por sus características esenciales, estructurales O funcionales y no por el 15 Garrigues, Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual, S.L. Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Fundación Española para el Desarrollo de la Investigación en Genómica, 2004, pág. 48, uy Ver nota 9, p. 36. 11 2.11. 3.1 3.2 3.1. resultado a alcanzar, ya que ello significaría definir el problema técnico a resolver””.
Las reivindicaciones dentro de una patente, son aquellas que dan al examinador los parámetros de lo que la invención va a proteger, las cuales deben ser analizadas en conjunto, lo cual lleva a que el examinador analice la claridad de las mismas no solo de manera individual sino también en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y para que se pueda hacer un apropiado análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con que debe cumplir toda patente.
Combinación de elementos conocidos La demandante ha señalado que el examen de novedad no puede combinar diferentes documentos del estado de la técnica, a menos que se demuestre que un documento se refiere “explícitamente” a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica y, en todo caso, no se exige que la novedad sea un requisito que deben cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo ser conocidos algunos o todos ellos, si combinados dan lugar a un objeto desconocido anteriormente.
Sobre el particular cabe señalar que con relación a los requisitos referidos al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva*?, Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.
Sobre el particular, cabe señalar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son Ver nota 9, p. 41.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 153-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, pp. 14-15. 12 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia O combinación intrínseca de los elementos".*? Con relación a la combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una O de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.
Daniel R. Zuccherino, en su libro "Patentes de invención", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: "Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.
Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”? De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.
No resulta acorde con el espiritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que corresponda necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.
En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación 19 20 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes De Invención. Gráfica Laf S.R.L, Buenos Aires, 1998, p. 72. 13 US requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados O descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.
En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.
Especificamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N* 21-1P-2000.
Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 631, de 10 de enero de 2001). 2.8 Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, Literal f) del Artículo 6, pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia “as oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención". 21 2.9 Se deberá tener en cuenta que sólo en caso se llegue a determinar que la patente de invención, cuya protección se solicita, cumple con el requisito de novedad; se deberá evaluar si ésta además cumple con los requisitos de nivel inventivo y aplicación industrial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00135, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. a Proceso 182-1P-2005, Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1278, de 15 de diciembre de 2005. 14 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15