TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 68-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00301 Referencia: Marca involucrada CHICAGO (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0328 del 2 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Literales i) y j) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00301; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. Tercero interesado: NIKA EDITORIAL S.A. Hechos relevantes: El 19 de febrero de 2004, NIKA EDITORIAL S.A. (en adelante, NIKA) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca CHICAGO (mixta)? para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación internacional de Niza.? enicabo ROJO La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 544 del 30 de septiembre de 2004, Contra la solicitud de registro no se presentaron oposiciones.
La División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 32986 del 30 de diciembre de 2004 concedió el registro de la marca solicitada. EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S.A. (en adelante, KINGKOLOR) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 32986. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y a NIKA, este último como tercero interesado.
Argumentos de la demanda de KINGKOLOR: La marca CHICAGO (mixta) provoca en la mente del consumidor una distorsión acerca de los productos que distingue, ya que se trata de una indicación de procedencia que está íntimamente ligada con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Expediente administrativo 04 014228.
Clase 16: publicaciones, textos escolares; cartillas de lectura; diccionarios, material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos). 2 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 4,2. 4.3. 4.4. 4.5. La marca CHICAGO (mixta) está siendo utilizada para aprovechar de forma ilícita el gran reconocimiento mundial de la ciudad de Chicago de los Estados Unidos de América en los programas de enseñanza del idioma inglés y en los artículos didácticos y prácticos que permiten el aprendizaje del idioma señalado.
La marca registrada genera una falsa expectativa en el consumidor, ya que espera adquirir productos provenientes de los Estados Unidos de América con los estándares de calidad y caracteristicas propias de las instituciones educativas de la ciudad de Chicago. La norma prohibe el registro de marcas que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión a los consumidores respecto de los productos y servicios que distingue.
La marca CHICAGO (mixta) se encuentra inmersa en las causales establecidas en los Literales i) y I) del Artículo 135 de la Decisión 486 porque la intención del titular del registro es posicionar sus productos basados en el nombre y prestigio que tiene a nivel mundial la ciudad de Chicago. Argumentos de la contestación de la sic: - Tomando en cuenta que la marca CHICAGO es mixta, su análisis debe obedecer tanto a la parte denominativa como a la parte figurativa, no siendo procedente que se desprendan las partes que conforman dicha marca.
No es cierto que la marca registrada constituya un signo engañoso, pues la forma como se expone al consumidor no hace referencia a algún atributo propio del área geográfica ni obedece a una indicación engañosa de su origen. La marca registrada no es conocida en nuestro medio como el origen usual de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Si bien Chicago es una ciudad conocida, no quiere decir que obligatoriamente los consumidores la asociarán con el origen empresarial del producto que identifica. El término Chicago no es de uso general y la marca tal y como fue solicitada para registro no se encuentra carente del elemento de distintividad ni hace referencia a la naturaleza del producto siendo pertinente señalar que la regla genera! es la de registrabilidad y no la de negación. 4.6. 5.2. 5.3.
El nombre geográfico, a pesar de su contenido conceptual, es registrable toda vez que es de fantasía con relación a los productos o servicios que va distinguir. Argumentos del tercero interesado, NIKA: La marca CHICAGO (mixta) es arbitraria pues existen muchas otras ciudades en el mundo donde se realizan actividades académicas de alto nivel como la enseñanza del idioma inglés. Es cierto que la palabra CHICAGO evoca toda la cultura de una ciudad norteamericana del mismo nombre, no obstante, puede registrarse como marca siempre que cumpla con tener distintividad.
La marca no sería registrable si con la palabra CHICAGO se estuviera haciendo referencia a un producto especial cuyas características denotan una procedencia geográfica o un engaño sobre la tradición editorial de la ciudad señalada. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales i) y j) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.3 No procede la interpretación del Literal ¡) del Artículo 135, toda vez que dicho literal trata sobre la denominación de origen lo cual no es pertinente en el presente caso.
Por lo tanto, sólo procede ta interpretación del Literal i) del Artículo 135 de la norma citada. De oficio se interpretará el Literal !) del Artículo 135 de la Decisión 4861 debido a que el demandante menciona la causal de irregistrabilidad de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trale; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento, (.J7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 1.1 1.2 1.3 1.4. indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión como parte de los argumentos de su demanda.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia. Irregistrabilidad de un signo cuando consiste en una indicación geográfica que pueda inducir a confusión. Signos de fantasía. Signos evocativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia En el proceso interno se discute si la marca CHICAGO (mixta) podría inducir a engaño a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional que distingue.
Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 0) puedan engañar a los medios comerciales O al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple fas funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su y consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos O servicios a los cuales se aplique;
($ 5 1.5. 1.6. 1.7. 2.1 2.2 nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.$ El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.S El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.
Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. En el presente caso se deberá determinar si la marca CHICAGO (mixta) podría o no generar engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que distingue y, como efecto de ello, respecto de sus características y propiedades.
Irregistrabilidad de un signo cuando consiste en una indicación geográfica que pueda inducir a confusión En el presente caso, KINGKOLOR señala que el término CHICAGO provoca distorsión respecto del lugar de procedencia geográfica de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema de las indicaciones geográficas.
El Literal l) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1] consistan en una indicación geográfica nacional O extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos O servicios a los cuales se aplique;” 5 6 Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-1P-2015 de fecha 3 de junio de 2015.
Ibídem. 2.3 2.4 2.5 3.1. 3.2. Las indicaciones geográficas comprenden las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado. Las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto concurren ciertas cualidades O características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.” Para que se configure la confusión a que se refiere la morma, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos$: a) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. b) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vinculo entre el lugar geográfico y éstos. c) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En consecuencia, se deberá determinar si la marca CHICAGO (mixta) hace alusión o no a una indicación geográfica típica o usual para los servicios que distingue, y si su uso induce a confusión al público.
Signos de fantasía La SIC sostiene que la denominación CHICAGO es de fantasía en relación con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 22-1P-2011 de fecha 22 de junio de 2011.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 22-1P-2011 de fecha 22 de junio de 2011 y 78-1P-2005 de fecha 8 de junio de 2005. 7 3.3. 3.4, 4.2. 4,3. 4.4. propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.? Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
En ese sentido, se deberá establecer si la marca CHICAGO (mixta) es o no de fantasía. Signos evocativos Como NIKA señaló que la marca CHICAGO (mixta) tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo10, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 1! Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 12 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación CHICAGO. 10 12 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 425-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
Ibidem. Ibídem. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00301, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LUIÉA AyItOñ Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllóh Quinteros PRESIDENTA (E) SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.. 9