TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 636-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00549 Referencia: Marca involucrada: TRIDIMENSIONAL Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3882, recibido el 26 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00549; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: BAVARIA S.A. Demandado: Superintendencia de industria y Comercio(SIC), República de Colombia. 1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Terceros interesados: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV CERVECERÍA POLAR C.A. Hechos relevantes El 23 de agosto de 2005, BAVARIA S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL! para distinguir productos comprendidos en la Clase 32? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV y CERVECERÍA POLAR C.A. presentaron oposición al registro con fundamento en que la solicitud intenta amparar una forma usual del producto. El 20 de junio de 2008, mediante Resolución 20292, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió declarar fundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, negó el registro de la marca solicitada TRIDIMENSIONAL.

BAVARIA S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 20292. El 26 de agosto de 2008, mediante Resolución 31004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 20292. Expediente interno No. 05/83509. cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

El 31 de octubre de 2008, mediante Resolución 44159, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 20292. BAVARIA S.A. interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 20292, 31004 y 44159. El 27 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 154 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda BAVARIA S.A. interpuso demanda en la que manifestó que: La marca solicitada TRIDIMENSIONAL para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable toda vez que no es una forma usual para los productos que pretende amparar y por tanto goza de distintividad. Resulta evidente que los envases de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza por tener una misma finalidad y naturaleza, compartan algunos elementos que son de uso común y que se encuentran presentes en varios de dichos envases, sin embargo, la marca solicitada, cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva.

Del estudio realizado por la Agencia Yanhaas “Reconocimiento de los envases de la categoría de la cerveza y otras” del año 2005, se pudo concluir que la marca TRIDIMENSIONAL reflejó los siguientes resultados: 3.3.1.1. 94,6% de los encuestados la asocian correctamente al producto CERVEZA. 3.3.2. 65% de los encuestados la asociaron correctamente a la marca registrada AGUILA. 3.3.3. 85,9% de los encuestados la asociaron correctamente al origen empresarial BAVARIA S.A. Del resultado antes expuesto se verifica que la marca TRIDIMENSIONAL cuenta con la suficiente distintividad para ser registrada como marca, toda vez que el público consumidor la identifica claramente con el producto que pretende amparar “cerveza” y la relaciona claramente con la marca registrada en Colombia “AGUILA” y con el origen empresarial que es BAVARIA S.A. A Y 4.

Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3, 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.2. La SIC presentó contestación a la demanda señalando que: El signo solicitado consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas gaseosas y/o cervezas. En este sentido, se considera que el signo solicitado, consistente en la figura de una botella (en 3 vistas), corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos embotellables reivindicados.

Al encontrarse el consumidor frente a dicho envase, no tendrá la capacidad para percibir un origen empresarial específico, ya que, en su mente, esta figura tridimensional no crea recordación. En cuanto se refiere al estudio de la Agencia Yanhaas, y respecto a lo determinado en el Artículo 135 de la Decisión 486 sobre la distintividad adquirida en lo que corresponde a las formas tridimensionales, debe considerarse que, para tener carácter distintivo, éstas deben tener la facultad intrínseca de indicar el origen del producto o del servicio al público consumidor al que vaya destinada.

En los casos que se pretende invocar la distintividad adquirida, la determinación de su concurrencia en un caso particular solamente podrá realizarse después de considerar todos los hechos y circunstancias pertinentes, de conformidad con el inciso final del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El derecho marcario no protege aquellas formas tridimensionales que sean exclusivamente funcionales o necesarias, es decir, aquellas que: 1) Resulten únicamente de la naturaleza de los productos, 2) Resulten necesarias para obtener un determinado resultado técnico relacionado con la naturaleza de los productos o servicios protegidos por la marca.

Por lo tanto, se infiere que la forma implícita a las marcas tridimensionales debe ser inusual, pues la forma usual o habitual de los productos o envases o la impuesta por la naturaleza de los mismos es una prohibición expresa contemplada en la normativa andina.. El signo solicitado es una forma usual de las botellas de color ámbar que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas.

No reposa en el expediente contestación a la demanda por parte de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV y CERVECERÍA POLAR C.A. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de! Artículo 154 por no discutirse el tema del uso exclusivo de una marca, se interpretará el Artículo 134 y se limitará la interpretación del Artículo 135 a los literales a), b) y c) y último párrafo? al tratarse de un asunto relacionado con la falta de distintividad de un sigo y su eventual distintividad adquirida.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 2. Irregistrabilidad de formas de uso común. 3 La distintividad adquirida. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 4.1. La SIC aceptó las oposiciones presentadas y denegó la solicitud de registro del signo TRIDIMENSIONAL, al considerar que el signo es la forma usual del producto que expende, es decir, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Es importante enunciar que la distintividad es uno de los elementos primordiales de una marca, en 3 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases O envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;( ) No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), 9) y h), un signo podrá ser registrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. razón de lo cual, se analizará el tema de la distintividad como casual absoluta de irregistrabilidad de un signo. El requisito contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 se refiere a que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de irregistrabilidad absoluta en el Artículo 135, literal b); la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

En consecuencia, se deberá analizar, si el signo TRIDIMENSIONAL, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal b) de la referida Decisión. Irregistrabilidad de formas de uso común Afirma la SIC que el signo solicitado consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas gaseosas ylo cervezas, en vista de lo cual en este acápite se revisará este aspecto.

El Artículo 135 literal c) de la Decisión 486, prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases O envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo 6 O, 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.2. consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases O envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada”.

Las formas de uso común o necesarias son de dominio público y no pueden ser monopolizadas por un solo competidor. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero Sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes O necesarios*.

En el caso en concreto, el Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos O servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una silla puede no ser necesaria para las prendas de vestir.

Por lo antes referido, se deberá analizar si en efecto. la marca TRIDIMENSIONAL es una forma necesaria para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, o si en su defecto es un signo apto para registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia en el mercado. La distintividad adquirida Afirma BAVARIA S.A. que, de acuerdo a encuestas realizadas en el mercado, su marca es identificada por los consumidores y cita jurisprudencias relacionadas con la distintividad adquirida, por lo que es pertinente referirse a esta figura.

El Artículo 135 de la Decisión 486 enuncia las causales absolutas de irregistrabilidad de un signo, sin embargo, de lo cual en su párrafo final establece por excepción la “distintividad sobrevenida” la cual hace alusión a que si bien un signo que incurre en lo previsto en los literales b), e), f). 9) y HP de la norma antes citada, hubiese sido usado en el 4 5 6 Proceso 24-1P-2013.

Proceso 132-1P-2012. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) mercado de manera constante y que a consecuencia de dicho uso adquirió aptitud distintiva, respecto de los productos O servicios, es viable su acceso a registro. 3.3. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho articulo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo”. 3.4.

Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial? y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su Uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria?. b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos O de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

( )”. 7 Proceso 54-1P-2007. 8 Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.

Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaria a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre si por su sola exposición al público.” O Ibidem. y 8 ls ly 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10.

Uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Si bien en un inicio el signo no logró alcanzar el nivel de distintividad requerido, por el transcurso del tiempo y su USO constante en el mercado, esta principal característica que requiere para ser admitido a registro puede ser adquirida.

El requisito principal para que opere la figura que se analiza, es que, por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro de la Comunidad Andina respecto de los productos o servicios que ampara. La autoridad, al momento de decidir respecto del registro de un signo, debe prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

El primer factor es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero, además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo El uso además está relacionado con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 3.10.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, se deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca!*, 3.10.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los 10 Proceso 449-IP-2015. supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc!!. 3.11.

Enrelación con estos parámetros cuantitativos el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso??, 3.10.Por lo antes expuesto, para que opere la figura de la distintividad adquirida, deberá probar quien la alegue mediante pruebas de uso que soporten que el signo adquirió la distintividad de la cual carecia en inicio.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00549, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. j / / llo Lo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Martha da Merchán MAGISTRADA py GISTRADA 1 Ibidem. la Proceso 17-1P-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 199, de 26 de enero de 1996 10 Hugo Rami Hernán MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaria General de ta Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11