; 14 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 63-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno de! Consultante: 2009-00127 Referencia: Marcas VIMAC CARGO (mixta) y MAC (denominativas y mixtas) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 323, recibido el 3 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00127.
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. — Partes en el proceso interno Demandante: MAC S.A. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Intec BCS Ltda.- Ingeniería y Tecnología, Bussines Consulting Services Hechos relevantes El 18 de julio de 2007, Intec BCS Ltda. — Ingeniería y Tecnología, Business Consulting Services (en lo sucesivo, Intec) solicitó el registro de la marca VIMAC CARGO (mixta), para distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadores; sistemas aplicativos de software, programas de utilidad, programas de software para desarrollo, programas de computador para operación de periféricos”, de la Clase 9 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)!.
El 31 de agosto de 2007, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 579. Dentro del plazo legal, Mac S.A., presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con las siguientes marcas de su titularidad, las cuales -según alega— serían notoriamente conocidas: a) MAC (denominativa), registrada mediante certificado 338203, para distinguir “servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de baterías para uso automotor”, de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; b) MAC (mixta), registrada mediante certificado 338204, para identificar “servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de baterias para uso automotor”, de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza;
Expediente administrativo: 07 73147. d) Mac MAC (denominativa), registrada mediante certificado 234816, para amparar “servicios de comunicaciones incluyendo los servicios a través de páginas internet o de cualquier manera —vía internet o vía— correo electrónico y cualquier otro sistema electrónico”, de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza;
MAC (mixta), registrada mediante certificado 197278, para distinguir “transporte y depósito”, de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; Ac. MAC (mixta), registrada mediante certificado 235096; para amparar “dispositivos de protección personal contra los accidentes, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, aparatos para la recarga de acumulado- res eléctricos, baterias, baterías para vehículos, instrumentos de alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos de calibrar, extintores, baterias de ánodos, aparatos de soldadura eléctrica, armarios de distribución de electricidad, básculas aparatos de pesar, baterías de encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, auto reguladoras de combustible, auto reguladoras de gasolina, bornes y bornes de presión, cables eléctricos, cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos integrados, circuitos impresos, hilos de cobre aislados, colectores electrónicos, cuadros de distribución de electricidad, aparatos de dosificación, pilas eléctricas, electrodos para soldadura, enchufes, dispositivos para equilibrar, fusibles, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, guantes para la protección de accidentes, hilos eléctricos, alarmas de incendio, bombas de incendio; mangueras de incendio, señales luminosas, interruptores, linternas, tubos luminosos, alarmas automáticas de perdida de presión de las llantas, aparatos de medida de precisión, medidores, aparatos para medirlas distancias, pernos de calibrar, tapones indicadores de presión para válvulas, refractores, reguladores de voltaje para vehículos, respirado- res para filtrar el aire, triángulos de señalización para vehículos averiados, señalización luminosa o 3 9) h) mecánica, registradores kilométricos para vehículos, voltimetros”, de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza;
MAC (mixta), registrada mediante certificado 70254, para identificar "electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelefonía y radiotelegrafía y especialmente acumuladores o baterías. (artículos comprendidos en la clase 20 del decreto 1707 de 1931, reclasificado mediante Resolución 3772 del 26 de septiembre de 1980 para la clase 09 del Decreto 755 de 1972)", de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza;
MAC (mixta), registrada mediante certificado 147804, para distinguir “papel y artículos de papel”, de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; MAC DOBLE PODER (mixta)?, registrada mediante certificado 171778, de Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; MAC MÁS ALLÁ DEL LÍMITE (denominativa), registrada mediante certificado 331885, para distinguir "baterías para uso automotor”, de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza;
MAC POWER PACK (mixta), registrada mediante certificado 197299, para identificar "baterías y acumuladores eléctricos y sus partes”, de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; y, Imagen no disponible. TITS k) MAC POWER PACK (mixta), registrada mediante certificado 293296, para distinguir “baterias para uso automotor”, de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza;
Sustentó su oposición igualmente en la confundibilidad del signo solicitado con el nombre comercial: Il) MAC S.A. (denominativo), registrado mediante certificado 12285, para identificar "empresarios y comerciantes dedicados a la fabricación, ensamble, compra en el mercado nacional y o internacional, importación, distribución, venta, distribución de partes y componentes o conjuntos completos de pilas y baterias eléctricas, prestación de servicios de reparación y mantenimiento de pilas y baterías eléctricas, repuestos de sistemas eléctricos. actividades comprendidas en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza”..
El 30 de julio de 2008, mediante Resolución 27110, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la oposición presentada por MAC S.A. y concedió el registro solicitado.. MAC S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Administrativa 27110.
El 11 de septiembre de 2008, mediante Resolución 34351, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 27110.. El 30 de octubre de 2008, mediante Resolución 42709, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 27110..
MAC S.A. interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda de nulidad 5 y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 27110, 34351 y 42709, demanda que fue admitida a trámite el 14 de mayo de 2010. 2.9. El 12 de junio de 2012, MAC S.A. presentó corrección a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta. 2.10.
El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del Articulo 136 literal a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda MAC S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos: 3.1. En el presente caso, es importante tener en cuenta que la palabra que le aporta distintividad a la marca solicitada a registro es VIMAC. Por otra parte, la marca sobre la base de la cual se planteó la oposición está formada exclusivamente por la expresión MAC.
En este orden de ideas, es evidente que la reproducción de la totalidad del signo MAC constituye una violación al derecho de uso exclusivo otorgado a favor de MAC S.A. 3.2. La posibilidad de confusión indirecta se afianza, por cuanto MAC S.A. usa la marca de forma independiente, pero también la ha usado acompañada de otros signos, tales como MAC SPECIAL, MAC POTENTE POTENCIA, MAC DOBLE PODER, MAC 2 y MAC POWER PACK. 3.3.
El nombre comercial de MAC S.A. corresponde a la denominación MAC S.A., sobre la cual tiene el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso. El objeto social de MAC S.A. se encuentra directamente relacionado con los productos de la clase 9. La marca VIMAC CARGO (mixta), concedida a favor de Intec es similar al nombre comercial MAC S.A., de propiedad de MAC S.A. 3.4.
MAC S.A. es una empresa colombiana, reconocida actualmente como una empresa transnacional, ejemplo de liderazgo, competitividad y eficiencia, todo dentro de un altísimo sentido de responsabilidad social. Por tales razones, MAC S.A. y su good will, el cual se halla estrechamente relacionado con la marca MAC, es indudablemente titular de una marca notoria en el mercado nacional y, por lo tanto, debe ser cobijada con la especial protección que se brinda a tal categoria de marcas, para evitar que el prestigio que ha acumulado a lo largo de 55 4.1. años se vea disminuido con la entrada de productos extranjeros que utilicen su signo distintivo principal para acaparar nuevos mercados.
Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) En el presente caso, tenemos que de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de las marcas registradas con anterioridad (MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE y MAC POWER PACK), y los de la marca demandada (VIMAC CARGO) no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues cada una de ellas están conformadas por palabras totalmente diferentes, que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas disimiles, que las hacen ser fácilmente diferenciables por el consumidor, situación que hace que visualmente no existan riesgos de confundibilidad. b) En el campo fonético, se hace mucho más evidente y asimismo predominante la capacidad distintiva de la marca VIMAC CARGO (mixta), por cuanto, al tener diferente extensión y al no compartir palabras con las marcas registradas con anterioridad, hace que su pronunciación sea totalmente diferente a estas. c) Aunado a lo anterior, los elementos figurativos que componen la marca VIMAC CARGO (mixta), consisten en un circulo al cual se sobrepone la imagen de un camión en la parte inferior, la imagen de un satélite en la parte superior y al fondo se aprecian varias figuras abstractas, elementos que no se asemejan a ninguno de los elementos gráficos de las marcas registradas con anterioridad, otorgándole de esa forma herramientas de diferenciación, máxime cuando en la marca demandada los elementos gráficos presentan una mayor preponderancia con relación a las denominaciones. d) Teniendo en cuenta la similitud del nombre comercial MAC S.A. con el elemento denominativo de la marca MAC (mixta), sobre la cual se realizó el estudio de confundibilidad respecto de la marca VIMAC CARGO (mixta); en este punto, es inexorable llegar a la misma conclusión alcanzada en el mencionado estudio de confundibilidad, el cual arrojó como resultado que entre las marcas VIMAC CARGO (mixta) y MAC (mixta) no existe riesgo de confusión. En efecto, ante una simple observación de la marca VIMAC CARGO (mixta) y el nombre comercial MAC S.A., es dable concluir que entre ellos no existen semejanzas que puedan inducir a que el consumidor se confunda o que surja el riesgo de asociación. 4.2.
Intec, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda aceptando los cinco fundamentos de hecho señalados en el escrito de demanda y manifestando que no se opone a lo solicitado siempre que no se vulneren sus derechos fundamentales. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224 y 228 de la Decisión 486, por cuanto el carácter notorio del signo opositor fue alegado por la demandante, tanto en la oposición como en la demanda?. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” ( ) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; 8 Cc.
NADN o
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. El nombre comercial, su protección y su prueba. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos mixtos. La marca notoriamente conocida y su prueba.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo VIMAC CARGO (mixto), solicitado por Intec, y las marcas MAC (denominativas y mixtas), registradas a favor de MAC S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada. b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
U) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 9 1.2. 1.3. 1.4.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros A Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 10 1.5. b) d) elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosf.
Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia”.
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?0 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6.
Ibid. En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. Ibid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 11 1.6. 1.7. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!!.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*?. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!?, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan 31 13 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12;
Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; tas cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI -— Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobiemo alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas”. 12 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!?, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'S, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables*S. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El nombre comercial, su protección y su prueba En el presente caso, MAC S.A. alega la confundibilidad del signo solicitado VIMAC CARGO (mixto) con el nombre comercial MAC S.A. (mixto).
Sin embargo, la SIC niega la posibilidad de riesgo de confusión entre ambos signos en conflicto. En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2013: “El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015.
Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. 13. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.*?. Sí bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ).. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella..
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.” Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.3. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.4.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo, El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y LU Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo Xl de la Decisión 486. 14 2.5. 2.6. efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo, constante y sustancial. El uso es real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios.
Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-1P-98. 15 2.7. 2.8. 2.9. El requisito relativo al uso sustancial se refiere a que un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho.
Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero, aunque podría variar en aspectos secundarios, no sustanciales ni esenciales. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados'?, En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.10.Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes 2.11. actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Protección en relación con signos idénticos y similares El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.12.
Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección 19 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-1P-2014. 16 nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 2.13, Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 2.14. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones:?0 a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero).
El nombre comercial no debe ser confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para una oposición. b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros). 2.15.
Además, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial:? a) Personal.- La utilización y el ejercicio de la actividad que se identifica debe realizarse por parte de su propietario; b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esfera privada; c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y, 21 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-1P-99; citada en el Proceso 36-IP-99 de 8 de octubre de 1999, pp. 13-14, Ibid. 17 d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio por inventarios). 2.16.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que, según el Artículo 194, no podrá registrarse como nombre comercial un signo que se encuentre comprendido en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) Cuando exista una solicitud o registto de nombre comercial anterior. 2.17.En el presente caso, se deberá atender a los criterios señalados 3.1. 3.2. 3.3. precedentemente, a efectos de poder determinar si el nombre comercial solicitado a registro cumple con las características requeridas para poder acceder al mismo.
Comparación entre signos mixtos El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo VIMAC CARGO (mixto), solicitado por Intec, como la marca opositora MAC (mixta), previamente registrada a favor de MAC S.A., son signos mixtos. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 18 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión??; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:? a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:2* a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.
Cc) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. al Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Es) Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
E Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 1-1P- 2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y el Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 40 19 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.
Como en caso en análisis el signo solicitado es mixto con parte denominativa compuesta, es decir, está integrado por dos o más palabras”, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:? a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 25 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son - aquellos que se componen de dos o más palabras. 26 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 197 20 3.5. 3.6. 3.7. 4.2.
Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor ( ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacia del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca”?”.
En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacia del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento —denominativo o gráfico— de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo VIMAC CARGO (mixto), solicitado por Intec, y la marca opositora MAC (mixta), previamente registrada a favor de MAC S.A. Comparación entre signos denominativos y mixtos El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca VIMAC CARGO (mixta), solicitada por Intec, y algunas de las marcas MAC (denominativas), registradas a favor de MAC S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición al registro y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 27 Cf. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Tratado sobre Derecho de Marcas", 2da edición, Madrid: Gómez Acebo 8. Rombo, Marcial Pons, 2004, p. 311. El citado autor refiere asimismo que: “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que delermina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 21 ¿ 4.3, 4.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso*, a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*% b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos previamente expuestos en el punto 3.3.3. de la presente interpretación.*! En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos VIMAC CARGO (mixto) y MAC (denominativas).
Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o particulas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 28 29 xn Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-1P-2013, p. 12; y el Proceso 178-1P-2015, p. 10.
Ibidem. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), ta siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión”. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominalivo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercia”.
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de ta otra marca.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 22 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. La marca notoriamente conocida y su prueba. En el presente caso, MAC S.A. alegó el carácter notorio de su marca MAC (denominativas y mixtas). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba.
A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, ¡imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
De lo dispuesto por los referidos artículos, se desprenden ciertas características de los signos notoriamente conocidos: a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente??; 32 Al respecto, el Articulo 230 establece una lista no exhaustiva de sectores pertinentes de referencia: 23 9 5.6. 5.7. b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros?3; c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio.
Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella**.
En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamente conocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso obligatorio. De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios: a) Principio de especialidad: La protección conferida al signo notoriamente conocido rompe el principio de especialidad.
En consecuencia, en todo cotejo que involucre un signo notoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión, asociación, dilución y parasitismo, independientemente de la clase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocido y de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto (Artículos 155 literal e) y 226 segundo párrafo de la Decisión 486).
“Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) tos círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” Sin embargo, cabe apuntar que, como dispone el Articulo 229 de la Decisión 486: “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero;
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-1P-2015, p. 15. 24 5.8. b) d) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signo notoriamente conocido comporta una excepción al principio de territorialidad. Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio al signo que no sea reconocido como tal en el País Miembro donde se solicita la protección, bastando al efecto que lo sea en cualquiera de los Países Miembros (Artículos 224 de la Decisión 486).
Principio registral: La protección del signo notoriamente conocido rompe el principio registral que rige la protección de las marcas ordinarias. En efecto, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229 literal a) de la Decisión 486).
Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni de su solicitud a registro en país alguno. Principio de uso obligatorio: La protección conferida al signo notoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca. En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará3 el registro de un signo notoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir productos oO servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486).
En estos casos, la prueba de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a "la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro", de conformidad con lo establecido en el Articulo 228. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición, Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establ ecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado?”. 35 37 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 436-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, pp. 13-20. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y 107-1P-2015, p. 15.
Decisió n 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 25 5.9. En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la Autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario*. a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre a) b) c) d) e) ) D k) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; tos aspectos del comercio intemacional; o, la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.
E) Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en el Proceso 35-1P-2008, pp. 15-16, y en el Proceso 386-1P-2015, pp. 20-21. 26 productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5.10. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca, 5.11.
En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca MAC (denominativas y mixtas) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo VIMAC CARGO (mixto), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera alguno de los riesgos señalados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00127, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, | Cecilia Luisa Ayllón Quinteros rchán MAGISTRADA ADA MAGISTRADO ” Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-1P-2015, p. 17. 27 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
A ri ARI Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 28