AS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 655-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 8319-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Nombre comercial MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGIAS: MECÁNICA, ELECTRICA, ELECTRONICA, AUTOMATIZACIÓN (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS El Oficio 8319-2013-0/5%8SECA-CSJLI-PJ, recibido el 3 de diciembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la interpretación prejudicial del Artículo 194 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 8319-2013-0-1801- JR-CA-26.
El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. 2.1. 2.2.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: MEGATEC TRAINING S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Hechos relevantes El 26 de enero de 2012, Megatec Training S.A.C. (en adelante, MEGATEC) solicitó el registro del nombre comercial constituido por la denominación MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECANICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN (mixto), reivindicándo colores!, para distinguir actividades económicas relacionadas con el suministro de servicios de capacitación en tecnologías, mecánica, eléctrica y automatización, servicios comprendidos en la Clase 41 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)?.
Meca lec TRAINING SAC. ESPEOAUSTAS EN CAPACITACIÓN DI TE CNCROGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOLATIZACIÓN Mediante proveído de fecha 15 de febrero de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOP!I) realizó diversos requerimientos a la solicitante respecto del signo solicitado?, Se aprecian los colores morado, blanco y negro.
Expediente administrativo 481228-2012/DSD. Se solicitó la siguiente información: Señalar la fecha del primer uso del signo solicitado, la cual deberá ser anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Los medios probatorios que sustentan el uso del nombre comercial, que deben contener el signo solicitado. En caso se encuentre conformado por una denominación y un elemento figurativo, también deberá acreditarse el uso de los colores y de la forma característica que se aprecia en los documentos acompañados con la solicitud de registro. 2 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
El 26 de abril de 2012, MEGATEC absolvió el mandato, presentando documentos probatorios para sustentar el uso real y efectivo en el comercio del nombre comercial solicitado a registro. El 11 de octubre de 2012, mediante Resolución 16089-2012/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó de oficio el registro, por cuanto concluyó que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Artículo 194 literal c) de la Decisión 486, por resultar confundible con la marca MEGATEC (denominativa), registrada a favor de Asociación Educativa Pacifico S.A.C. para distinguir servicios de “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales” comprendidos en la clase 41 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)*.
El 6 de noviembre de 2012, MEGATEC interpuso recurso de apelación contra la Resolución 16089-2012/DSD-INDECOPI. El 11 de octubre de 2013, mediante Resolución 2375-2013/TPl- INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 16089-2012/DSD-INDECOPI, denegando el registro solicitado.
El 15 de octubre de 2013, MEGATEC interpuso demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 16089-2012/DSD- INDECOPI y 2375-2013/TPI-INDECOPI. El 18 de noviembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Temas de Mercado resolvió declarar infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta.
El 1 de diciembre de 2014, MEGATEC formuló apelación contra la Sentencia de 18 de noviembre de 2014. 2.10.El 19 de octubre de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal. - Debe acreditar la realización de todas las actividades económicas a ser distinguidas por el signo solicitado.
Certificado de registro 49395, El referido registro de marca fue cancelado de manera total, mediante Resolución 375-2016/CSD de 5 de febrero de 2016, a raiz de la sollcitud presentada por Alder Hans Cordano Taira el 25 de septiembre de 2015. 3 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. Argumentos de la demanda de nulidad de MEGATEC: Lo argumentado por el INDECOPI no justifica en ningún extremo la denegatoria del registro del nombre comercial, teniendo en cuenta el hecho que lo efectuado corresponde a un análisis sesgado de la realidad.
Solamente se utiliza, para el análisis, la denominación MEGATEC, que corresponde a la marca registrada, pese a que el nombre comercial cuyo registro se pretende es MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN, y no se señala en forma categórica qué tipo de servicios o qué productos distingue la marca registrada solo como MEGATEC (denominativa).
Megatec Training S.A.C. es una institución especializada en capacitación de tecnologías mecánica, eléctrica, electrónica y automatización, además de prestar asesoramiento empresarial. En conclusión, es evidente que las actividades que viene realizando continuamente hasta la fecha con bastante éxito no genera confusión alguna entre los profesionales de ingeniería que concurren a especializarse en esta institución, puesto que no existe ninguna similitud.
El público consumidor al que se dirige Megatec Training S.A.C. corresponde exclusivamente a un segmento muy especializado, selecto y técnico, como son los ingenieros de las especialidades de mecánica, eléctrica, electrónica y automatización, es decir, un segmento que no sería inducido a errores o equivocaciones respecto de los servicios distinguidos por la marca MEGATEC (denominativa)..
Los servicios que Megatec Training S.A.C. viene ofreciendo en el comercio y cuyo registro de nombre comercial se ha denegado injustificadamente; aun cuando se encuentran en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza respecto a la marca MEGATEC (denominativa), no guardan semejanza alguna. Argumentos de la contestación a la demanda de INDECOPI: Se advierte que las actividades económicas relacionadas con el suministro de servicios de capacitación en tecnología mecánica, eléctrica y automatización, que pretende distinguir el nombre comercial registrado, se encuentran incluidas dentro de los servicios de educación y formación que distingue la marca registrada.
Los servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, comprendidos en la clase 41, constituyen servicios especializados, cuya 4 4.3. 4,4. 4.5. 5.1. contratación depende de las preferencias del público usuario, por lo que resulta razonable asumir que el público usuario prestará especial grado de atención al momento de su contratación, ya que para ello tendrá en consideración factores tales como el prestigio y reconocimiento de los lugares donde se ofrezcan dichos servicios, así como el costo, entre otros factores; adicionalmente, también podrá basar su opinión en las recomendaciones o experiencias de terceros.
En el presente caso, se puede apreciar que los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos, toda vez que ambos distinguen actividades económicas relacionadas con el suministro de servicios de capacitación en tecnologías, mecánica, eléctrica y automatización, incluidas dentro de los servicios de educación y formación que distingue la marca registrada.
Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado y la marca registrada MEGATEC (denominativa), se puede advertir que, si bien desde el punto de vista gráfico, se observa que el signo solicitado presenta elementos gráficos y figurativos a diferencia de la marca registrada, toda vez que se trata de un signo de naturaleza denominativa, lo que determina que exista una impresión visual en conjunto distinta, desde el punto de vista fonético, los signos confrontados comparten una misma denominación (MEGATEC), lo cual determina una pronunciación y entonación de conjunto idéntica.
Confrontados los signos en materia, aun cuando el público consumidor lograra percibir y recordar diferencias gráficas, por el hecho mismo de ser semejantes fonéticamente, son susceptibles de inducir a confusión a los consumidores; confusión que se vería reforzada cuando se aprecia la existencia de actividades comerciales relacionadas con el suministro de servicios de capacitación en tecnología mecánica, eléctrica y automatización, que se encuentran incluidas dentro de los servicios que distingue la marca registrada.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda, al considerar fundamentalmente lo siguiente: Respecto a que los signos de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales de la Clase 41 no son de exclusividad de la marca MEGATEC (denominativa), no se discute la exclusividad de los servicios distinguidos por la marca registrada, sino la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado a registro y esta marca previamente registrada. 5.2. 5.3. 5.4.
Respecto a lo señalado por la demandante con relación a que sus actividades económicas no serian las mismas o no guardarían semejanza alguna con los servicios prestados por la titular de la marca registrada MEGATEC (denominativa), según las notas explicativas de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, esta clase ”( ) comprende principalmente los servicios prestados por personas O instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas oO animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener.
( ) Esta clase comprende en particular: ( ) todos los servicios relacionados con la educación de personas o la doma y adiestramiento de animales ( J”; mientras que la palabra “capacitar” significa "hacer a alguien apto, habilitarlo para algo". En tal sentido, tomando en consideración que la marca MEGATEC (denominativa) se encuentra registrada para distinguir, entre otros, servicios de educación y formación, y que el nombre comercial solicitado distingue actividades económicas vinculadas al suministro de servicios de capacitación en tecnología mecánica, eléctrica y automatización, se concluye inequívocamente que los servicios de capacitación con los que se encuentran relacionadas las actividades económicas de la demandante se encuentran comprendidos dentro de los servicios de educación y formación que distingue la marca registrada MEGATEC (denominativa).
Se advierte que, en el nombre comercial solicitado a registro, el elemento dominante es el denominativo, ello debido a que: (i) la palabra MEGATEC sobresale dentro del conjunto de la marca por su tamaño y ubicación; (ii) por lo general, los servicios son adquiridos verbalmente, lo que genera que las denominaciones jueguen un papel primordial en las transacciones comerciales; y, (il) en una visión de conjunto, el elemento gráfico no reviste particularidades susceptibles de impregnarse en la mente del consumidor para ser el indicativo del origen empresarial de los servicios y prevalecer sobre el elemento denominativo, cumpliendo una función meramente ornamental.
En el caso concreto, el nombre comercial solicitado a registro tiene como vocablo dominante a la palabra MEGATEC, dado que: (i) la palabra TRAINING, no obstante ser un vocablo inglés, podrá ser entendida por el consumidor debido a su parecida pronunciación con su traducción al español ENTRENAMIENTO, — significado que se encuentra estrechamente ligado al de “capacitación”, e incluso debido a ello es parte de varias marcas registradas a favor de terceros en la clase 41, por lo cual se trata de un vocablo que no posee fuerza distintiva en esta clase;
(ii) las siglas S.A.C. indican el tipo societario de la empresa, por tanto, no tienen fuerza distintiva; y, (iii) la frase ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN describe los servicios con los que se encuentran relacionadas las actividades económicas de la demandante, por lo que tampoco posee fuerza distintiva al confundirse 6 5.5. 6.2. con lo que pretende identificar, además se encuentra en un tamaño muy pequeño en proporción al conjunto del signo. Teniendo en cuenta lo siguiente: (i) que es una pauta primordial el poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, y que la semejanza consiste en que los signos confrontados comparten la denominación MEGATEC;
(ii) la dimensión característica del signo solicitado está determinada por su elemento denominativo; (iii) MEGATEC es la denominación relevante que determina la impresión de conjunto del nombre comercial solicitado a registro; (iv) la identidad fonética de los signos confrontados suscitada por el vocablo dominante MEGATEC; (v) los servicios relacionados a las actividades económicas que distingue el nombre comercial solicitado a registro se encuentran incluidos en los servicios distinguidos por la marca registrada; se concluye de la interrelación de todos estos factores mencionados que no obstante el especial grado de atención del consumidor de los servicios en cuestión y aun cuando los consumidores puedan advertir ciertas diferencias visuales entre los signos confrontados, la coexistencia de estos signos podría inducir en el consumidor a atribuir el mismo origen empresarial a las actividades comerciales de la demandante y los servicios distinguidos por la marca registrada, o que en caso advierta que se trata de empresas diferentes, piense que existe alguna vinculación empresarial o comercial entre los titulares de estos signos; por lo que el signo solicitado es susceptible de causar confusión en el público sobre la procedencia empresarial, incurriendo en la causal de prohibición de registro establecida en el literal c) del Artículo 194 de la Decisión 486.
Argumentos del recurso de apelación de MEGATEC:. El análisis verificado por el Juzgado no pasa de ser un análisis genérico y superficial, teniendo en cuenta que la razón social de Megatec Training S.A.C., si bien genéricamente podría comprenderse en el amplísimo rubro de la educación, resulta sumamente pueril concluir que los servicios de capacitación que brinda son similares a los de la marca MEGATEC (denominativa), tomando en consideración que la misma se ha registrado en forma muy genérica, para los servicios de educación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.
En tal sentido, Megatec Training S.A.C. no realiza actividades culturales, de esparcimiento, deportivas, ni genéricamente de educación. La actividad empresarial desarrollada por Megatec Training S.A.C. es muy definida y especializada, tal como lo expresa su lema: ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN. En consecuencia, los consumidores de sus servicios de capacitación vienen a ser, y son, ingenieros que quieren especializarse en las precitadas materias, dichos 7 6.3. 6.4. 6.5. profesionales, por su condición de tal, en todos los años que viene operando, jamás han tenido problema alguno al momento de elegir a Megatec Training S.A.C. en lo referente a las especializaciones brindadas, jamás hasta la fecha han expresado que les haya ocurrido alguna confusión con la marca MEGATEC (denominativa) y los servicios que presta.
El Juzgado incurre en error, por cuanto considera que la denominación MEGATEC, en su condición de elemento denominativo predominante, determina la impresión de conjunto del signo, y que por ello las semejanzas en cuanto a este aspecto son más relevantes que las diferencias advertidas en cuanto al plano visual o gráfico. En tal sentido, consideramos que las diferencias son más relevantes, ya que solo la denominación MEGATEC es semejante pero nuestro nombre comercial en su conjunto es MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN. Es preciso tomar en consideración el público objetivo para el cual está dirigido el servicio o producto, tal como en el presente caso, que se trata de un servicio especializado destinado a profesionales de la ingeniería, y no cualquier otro segmento.
En consecuencia, lo afirmado por el Juzgado, en el sentido que el signo solicitado “es susceptible de causar confusión en el público sobre la procedencia empresarial, incurriendo en la causal de prohibición de registro establecida en el literal c) del artículo 194 de la Decisión 486”, constituye una apreciación arbitraria, errada y superficial, que se contradice con la propia jurisprudencia del INDECOPI.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 194 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada?, De oficio se interpretará de oficio el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al tratarse de un tema de confusión con un signo previo.
Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina.- “Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: ( ) c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, 8 4 SARON 1.1. 1.2.
1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. El consumidor especializado y el carácter distintivo de un signo. El nombre comercial, su protección y su prueba. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
Pregunta formulada por el consultante. Conexión competitiva entre servicios comprendidos en la misma clase
41. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. El consumidor especializado y el carácter distintivo de un signo Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el nombre comercial MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRONICA, AUTOMATIZACIÓN (mixto), solicitado a registro por Megatec Training S.A.C., y la marca MEGATEC (denominativa), registrada a favor de Asociación Educativa Pacífico S.A.C., sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro solicitado.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4, Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados?. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?, 6 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-1P- 2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. A lbid. lh- 10 c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?, d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”, 1.5.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?! a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor??, 1.7.
Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer a Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. 10 tbid. q] Véase, por ejemplo, la Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 1 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. 11 E, me 1.8. 1.9. momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir!*, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables!!. El consumidor especializado y el carácter distintivo de un signo El demandante argumentó que la actividad económica desarrollada e identificada con el nombre comercial MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRONICA, AUTOMATIZACIÓN (mixto) se encuentra dirigida a un público especializado constituido por profesionales de ingeniería. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente referirse al presente subtema.
A este respecto, cabe recordar que el hecho de que el público pertinente sea especializado no puede ejercer una influencia determinante sobre los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter distintivo de un signo. Si bien es cierto que el grado de atención del público pertinente especializado es, por definición, más elevado que el del consumidor medio, no por ello se deduce necesariamente que basta un menor carácter distintivo cuando el público pertinente es especializado?*, 1.10.
En efecto, para apreciar si un signo carece o no de carácter distintivo, es 1.11. preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que este produce. Pues bien, el principio de visión o apreciación del signo en su conjunto quedaría en entredicho si el umbral de carácter distintivo de un signo denominativo dependiera, de modo general, del grado de especialización del público pertinente?6, En consecuencia, el hecho de que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar el carácter distintivo de un signo. Como el Tribunal ha manifestado en diversas oportunidades, para valorar si un signo cuenta con carácter distintivo, es preciso tomar en En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014.
Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 379-1P-2015 de 19 de febrero de 2016, pp. 9-10. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 379-IP-2015 de 19 de febrero de 2016, ya citada, pp. 9-10. 12 consideración la impresión de conjunto que produce tal signo. Sin embargo, el citado principio quedaría en entredicho si dicha valoración dependiera del grado de especialización del público pertinente. 2.
El nombre comercial, su protección y su prueba 2.1. En el presente caso, Megatec Training S.A.C. solicita el registro del nombre comercial MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRONICA, AUTOMATIZACIÓN (mixto), que fue denegado por cuanto —según el INDECOPI y el Juzgado de primera intancia-se encontraría incurso en la prohibición de registro establecida en el Artículo 194 literal c) de la Decisión 486.
En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. 2.2. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40- 1P-2013: “El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad z Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y ps la protección del nombre comercial.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.*?. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). > Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales..
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un Ly Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título Xl de la Decisión 486.
P 13 18 comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno O muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.” Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.3.
Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a) b) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la 14 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”18 c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo, constante y sustancial, El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios.
Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados??, En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, 18 +9 Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-1P-98. Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-1P-2014. 15 almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Protección en relación con signos idénticos y similares 2.10.El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.11.Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 2.12.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus caracteristicas son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 2.13. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones:? a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero).
El nombre comercial no debe ser confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para una oposición. E En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-IP-99; citada en el Proceso 36-1P-99 de 8 de octubre de 1999, pp. 13-14. p- 16 b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros). 2.14.
Además, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial:?! a) Personal.- La utilización y el ejercicio de la actividad que se identifica debe realizarse por parte de su propietario; b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esfera privada; c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y, d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio por inventarios). 2.15.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que, según el Artículo 194, no podrá registrarse como nombre comercial un signo que se encuentre comprendido en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior. 2.16.En el presente caso, se deberá atender a los criterios señalados precedentemente, a efectos de poder determinar si el nombre comercial 2 blo. 17 3.1. 3.2. 3.4. 3.3. solicitado a registro cumple con las características requeridas para poder acceder al mismo.
Comparación entre signos denominativos y mixtos El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del nombre comercial MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRONICA, AUTOMATIZACIÓN (mixto), solicitado por Megatec Training S.A.C., y la marca MEGATEC (denominativa), registrada a favor de Asociación Educativa Pacífico S.A.C., sobre la base del cual se denegó de oficio el registro solicitado.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso”.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?3, salvo que puedan suscitar 23 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 55-1P- 2013, p. 12; y del Proceso 178-1P-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 129-IP- 2015, p. 10. 18 3.5. una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?, b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:25 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?26 24 25 26 En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Sí al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominalivo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaP.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P- 2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 19 4.1.
(i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Conexión competitiva entre servicios comprendidos en la misma clase 41 Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se discute la existencia de conexión competitiva entre las actividades económicas relacionadas con el suministro de servicios de capacitación en tecnologías, mecánica, eléctrica y automatización, servicios comprendidos en la clase 41 para los cuales se solicitó el registro del nombre comercial solicitado MEGATEC TRAINING S.A.C. ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS: MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRONICA, AUTOMATIZACIÓN (mixto), y los servicios de “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, comprendidos en la clase 41, que 20 4.2. 4.3. 4.4. distingue la marca MEGATEC (denominativa) previamente registrada a favor de Asociación Educativa Pacífico S.A.C. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.27 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?8 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?2 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 27 28 29 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, tos Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 21 7 b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines*%, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.*! En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.?2 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina EJ 32 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.
Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario.
Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 22 4.5. 5.2. una mayor demanda en el otro%. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.34 Pregunta formulada por el consultante.
El consultante solicita que este Tribunal se pronuncie respecto al análisis del riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca cuya denominación es similar o idéntica, para distinguir los mismos servicios de la clase 41 de la Clasificación internacional de Niza. A este respecto, el Tribunal consultante plantea la siguiente interrogante: ¿Cuán relevante es el público objetivo al que se encuentran dirigidos los servicios y si ello puede determinar una posible coexistencia de los signos distintivos? 3 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relalivos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.qoogle.com.ec/fbooks?id=Id8168bW3eoC8pg=PA2478dg=microeconomia +etecto+sustitucionáhizesása=X8ved=0ahUKEwQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOGAENTA Citv=onepagegg=microeconomia%20efecto%20sustitucionsf=talse> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 Para determinar si existe riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca similar a éste y si ambos están destinados a identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se deben seguir las pautas determinadas en el punto 1 de la presente interpretación prejudicial.
Previo a dar contestación a la segunda inquietud del consultante, hay que definir lo que se entiende por público objetivo y que se lo define como “una noción que se emplea en el ámbito del marketing y la publicidad. El concepto hace referencia a un consumidor representativo e ideal al cual se dirige una campaña o al comprador al que se aspira a seducir con un producto o un servicio"95, Para el caso en análisis, nos referiremos como al consumidor medio, es decir, aquel al cual se dirige la marca.
Definitivamente el consumidor medio es de vital importancia dentro del sector de las marcas, toda vez que hacia él están dirigidos los productos o servicios que ampara una marca. La coexistencia de dos signos en el mercado no va a depender del consumidor ya que éste tan solo se limita a elegir de acuerdo a sus necesidades el producto o el servicio respecto de todas las alternativas que le brinda el mercado.
La coexistencia como tal, es una figura que como ya lo ha señalado este Tribunal, cuando es de hecho, no genera ningún tipo de derechos y cuando la oficina nacional competente, ha permitido la celebración de acuerdos privados, cada parte deberá competir en el mercado atrayendo al consumidor para que los elijan dejando a un lado a los otros signos que también ofertan en el mercado, tomando las precauciones del caso para evitar que se confunda, cumpliéndose con los siguientes requisitos: a) Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. b) Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. c) Que sean inscritos.en las oficinas nacionales competentes.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 8319-2013-0-1801-JR-CA- 26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de En Fuente: http://definicion.de/publico-objetivo/ 24 Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. LA Cecilia Lúña Ayilón Quinteros MAGISTRADA Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25