ón TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: 674-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera del Consejo de Estado, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00198 Referencia: Marcas RANGER (denominativa), BATERÍAS RANGER (mixta) y RANGER (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS El Oficio 4105, recibido el 10 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera del Consejo de Estado, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2009-00198.
El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Marpico S.A. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. Tercero interesado: Rodrigo Ángel Restrepo Hechos relevantes El 29 de mayo de 2007, Marpico S.A. presentó solicitud de registro de la marca RANGER (denominativa) para distinguir “máquinas y máquinas y herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres, instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos”, productos comprendidos en la Clase 7 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)!.
Publicada la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, Rodrigo Ángel Restrepo formuló oposición contra la mencionada solicitud, dentro del plazo legal, con fundamento en la titularidad de la marca BATERÍAS RANGER (mixta) previamente registrada para distinguir “baterías”, producto comprendido en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 29 de octubre de 2008, mediante Resolución 42122, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo sucesivo, la SIC) declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca solicitada. La SIC integró al cotejo de signos, con fundamento en su facultad oficiosa en el examen de registrabilidad, la marca RANGER (denominativa), registrada a favor de Ford Motor 4 2 Expediente administrativo 07-53798.
Certificado 327481. 24. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. Company para distinguir “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”, productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza?. Marpico S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 42122. El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 49521, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 42122.
El 18 de diciembre de 2008, mediante Resolución 53649, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 42122. El 7 de abril de 2009, Marpico S.A. interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 42122, 49521 y 53649. El 14 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal.
Argumentos de la acción de nulidad Marpico S.A. presentó demanda de nulidad manifestando lo siguiente: La SIC deniega la marca solicitada RANGER (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base de un supuesto riesgo de confusión con las marcas BATERÍAS RANGER (mixta), registrada para identificar productos incluidos en la Clase 9, obviando u omitiendo por completo el principio de especialidad, por cuanto entre las clases 7 y 12, así como entre las clases 7 y 9, no se presenta conexión competitiva alguna.
En el presente caso, ninguno de los productos de la Clase 9, de manera necesaria, se complementa con ninguno de los productos de la clase 7, y viceversa, ya que no tienen relación alguna; por ejemplo, una máquina perforadora no necesita de una incubadora de huevos, y viceversa. Adicionalmente, los productos de una y otra clase pertenecen a géneros muy distintos y tienen finalidades muy diferentes; por lo tanto, no presentan conexión competitiva..
No se presenta conexión competitiva entre los productos comprendidos en la Clase 7 y los contenidos en la Clase 12, por cuanto es improbable que en un almacén especializado en comercializar motores para Certificado 203722. 3.4. 4.1. vehículos terrestres se encuentren motores y órganos de transmisión para vehículos que no sean terrestres.
Asimismo, donde se comercializan instrumentos agrícolas, no se comercializan aparatos de locomoción. Adicionalmente, los productos de una y otra clase pertenecen a géneros muy distintos y tienen finalidades muy diferentes, por lo tanto, no presentan conexión competitiva. En conclusión, los productos comprendidos en las clases 7 y 12 no presentan conexión competitiva, así igual que los productos incluidos en las clases 7 y 9 tampoco la presentan.
Adicionalmente, las resoluciones impugnadas violan el derecho de igualdad, ya que la SIC ha concedido marcas similares o iguales en las clases 7 y 9, y 7 y 12, a favor de distintos titulares. En consecuencia, las resoluciones demandadas carecen de motivación en el fondo, por lo que resultan contrarias al debido proceso. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda expresando que: a) Las resoluciones expedidas por la SIC son acordes con el contenido del literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto el signo solicitado RANGER (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 7, se halla incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del referido Artículo 136. b) Entre los productos contenidos en la Clase 7, que pretende distinguir el signo solicitado, y los productos comprendidos en las clases 9 y 12, que amparan las marcas previamente registradas BATERÍAS RANGER (mixta) y RANGER (denominativa), respectivamente, se presenta conexión competitiva; por lo tanto, se concluye que el signo solicitado a registro no es apto para distinguir en el mercado los productos que pretende amparar y, de haberse concedido su registro, seguramente se hubiera expuesto al consumidor a riesgo de confusión o asociación, dado que el mismo, al encontrarse en el mercado con los signos confrontados, no contaría con elementos diferenciadores suficientes. c) Contrariamente a lo que sostiene el actor, las resoluciones expedidas por la SIC tampoco vulneran los derecho y principios constitucionales a la igualdad y al debido proceso.
El actuar de la SIC dentro del trámite administrativo desplegado siempre estuvo ajustado a derecho; si bien en otras oportunidades la SIC ha concedido el registro de marcas similares para productos comprendidos en las clases 7, 9 y 12, ello no implica que se esté vulnerando el derecho a la igualdad de la solicitante y que las 4 d) resoluciones no se encuentren debidamente motivadas.
En cada caso concreto, la concesión o denegación del registro como marca obedece a circunstancias específicas que se valoran de manera independiente y autónoma. Entre el signo solicitado RANGER (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 7, y las marcas registradas BATERÍAS RANGER (mixta), para amparar productos contenidos en la Clase 9, y RANGER (denominativa), para identificar productos incluidos en la Clase 12, además de la evidente identidad de tipo gráfico, fonético y ortográfico entre los signos RANGER (solicitado), BATERÍAS RANGER (opositora) y RANGER (de oficio), se presenta evidente conexión competitiva, toda vez que entre los productos a amparar en el signo solicitado RANGER (denominativo) y los amparados por las marcas registradas BATERÍAS RANGER (mixta) y RANGER (denominativa) existe una relación de conexidad.
Como observó la División de Signos Distintivos de la SIC, en la Resolución 42122, “los motores son utilizados en los vehículos y aparatos de locomoción aérea o marítima y se erigen en un elemento esencial de la mayoría de ellos, por lo que es evidente la relación existente entre los bienes que identifican los signos. Además, los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos aéreos y acuáticos (que no fueron excluidos del petitorio) tienen un uso complementario a los vehículos aéreos y acuáticos, ya que los primeros son necesarios para la fabricación de los segundos y deben ser empleados como repuestos de éstos, siendo evidente su complementariedad y la conexión en la utilización de los medios de comercialización”. 4.2.
Rodrigo Ángel Restrepo, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda señalando lo siguiente: a) b) Las resoluciones demandadas aplicaron de manera correcta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios al denegar la marca solicitada, dado que, tanto los productos de la Clase 7 como los contenidos en las clases 9 y 12, no solo comparten los mismos canales de comercialización, sino que los productos del primero se vinculan con los productos de los dos últimos, como lo ha expresado de manera reiterada la SIC en diversas resoluciones que resuelven casos similares.
La demanda interpuesta por Marpico S.A. no tiene asidero jurídico habida cuenta del principio de especialidad, por cuanto la SIC dio debida aplicación al mentado principio, con el fin de no generar un perjuicio, tanto a los consumidores, quienes son finalmente los 5 llamados a ser protegidos por la Decisión 486, ni al empresario que cuenta con un registro de marca previo. c) El argumento de la demandante respecto de que los productos identificados por las marcas no presentan conexión competitiva podría considerarse valedero, en el sentido que la marca previamente registrada estuviera reivindicando todos los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, pero como se observa en el certificado 327481, la marca se encuentra registrada para identificar baterias, lo cual genera una mayor conexidad dado que, como lo establece la SIC en las resoluciones demandadas, son usadas como fuente de energía de los productos comprendidos en la Clase 7. d) De igual manera, los productos incluidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza son conexos a aquellos en la Clase 7, que pretendía reivindicar la marca denegada.
Para el consumidor promedio, la relación será estrecha hasta el punto de creer que provienen del mismo origen empresarial, ocasionando un perjuicio para el consumidor, que adquirirá el producto bajo tal pensamiento; así como también un perjuicio para el empresario. e) Los aparatos eléctricos que pretende distinguir la demandante funcionan con energía eléctrica o, en su reemplazo, con baterias; por consiguiente, el consumidor, al estar frente a dos productos que se identifican de la misma manera, no discurrirá acerca de si los productos son comercializados mediante los mismos canales de distribución, pues para él se tratará de unos productos con un mismo origen empresarial, confusión que pretende evitar la SIC.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada*. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J" 1.1. 1.2.
1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.
Comparación entre signos denominativos. Conexión competitiva entre productos comprendidos en la clase 7 y los contenidos en las clases 9 y 12. Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo RANGER (denominativo), solicitado por Marpico S.A., y las marcas BATERÍAS RANGER (mixta) y RANGER (denominativa), registradas a favor de terceros, sobre la base de las cuales se denegó el registro del signo solicitado.
En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar 7 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor*. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.
Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados$, b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia”.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 325-1P- 2015, pp. 9-10. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. E ibid. 1.5. 1.6. d) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?.
Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!!.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12, tbíd. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12;
Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 9 1.7. 1.8. examinar los diferentes detalles!?. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!?.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!4, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir?S, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables'6, 12 34 15 16 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14, ya citada, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barílla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto 7-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C- 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 512-IP-2014. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado, 10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del signo RANGER (denominativo), solicitado por Marpico S.A., y la marca opositora BATERÍAS RANGER (mixta), registrada a favor de Rodrigo Ángel Restrepo, sobre la base de la cual se denegó el registro solicitado.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso””.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial**, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión!?, Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55- IP-2013, p. 12; y del Proceso 178-1P-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir 11 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos que serán desarrolladas en el siguiente acápite?, En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo opositor es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?!: Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 21 pacíficamente en el ámbito comerciaf.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 88-IP-2015, pp. 10- 11 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015 12 2.5.6.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.56,2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor 2.6. 3.1. 3.2. distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o particulas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre signos denominativos En virtud de que la controversia radica en la posibilidad de confusión entre el signo RANGER (denominativo), solicitado por Marpico S.A., y la marca RANGER (denominativa), registrada a favor de Ford Motor Company, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados Únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual??.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:2 23 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida en del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016.
Ibid. 13 3.3. 3.4. 4.1. a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; O, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?* (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos RANGER (denominativo) y RANGER (denominativo).
Conexión competitiva entre productos comprendidos en la clase 7 y los contenidos en las clases 9 y 12 Marpico S.A. solicitó el registro de la marca RANGER (denominativa) para distinguir “máquinas y máquinas y herramientas, motores (excepto motores para vehiculos terrestres) acoplamientos y órganos de 24 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. 14 4.2. 4.3. 4.4. transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres, instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos”, productos comprendidos en la Clase 7.
Por su parte, las marcas confrontadas amparan “baterias”, producto contenidos en la Clase 9, y “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”, productos incluidos en la Clase 12. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.25 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.28 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?” 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Imtemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13, 45 b) Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines”, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.30 28 29 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13.
Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario.
Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 16 4.5. 5.1. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro*!.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.32 Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas Se desarrollará el presente tema en virtud de que, del demandante arguye vulneración al principio de igualdad por cuanto -según aduce- la 3 32 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<htips://books google com.ec/books?id=Id8l68bW3eoC8pg=PA2478dq=microeconomia zefecto+sustitucionghisesésa=X8ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOBAEIJTA Cifv=onepage2q=microeconomia%20efecto%20Osustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472AP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 5.2. SIC habría concedido, en otras oportunidades, registros de marcas similares o idénticas para productos similares contenidos en las clases 7, 9 y 12. La SIC, por su parte, alega que la concesión o denegación del registro como marca obedece a circunstancias específicas que se valoran de manera independiente y autónoma en cada caso concreto.
Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema. El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes características: a) b) d) Es autónomo. Sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina.
El examen de registrabilidad debe realizarse analizando cada caso en concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independientemente del análisis ya efectuado respecto a signos idénticos o similares. Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación de realizar el análisis de registrabilidad estudiando cada caso en particular, considerando las particularidades de cada caso en concreto y, desde luego, las normas comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el derecho comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países Miembros a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan.
Es de oficio. Se debe realizar el correspondiente examen, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Es integral. Se debe llevar a cabo un examen total del signo solicitado para registro, lo cual supone analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los Artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486.
Es motivada. Debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la respectiva resolución, la cual es notificada al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. 18 5.3. En consecuencia, se deberá tomar en consideración, que cada examen de registrabilidad que realice la oficina nacional competente es autónomo —independiente de análisis anteriormente realizados por otras oficinas o por la misma oficina nacional-, de oficio —en virtud de lo cual podría integrar signos adicionales al cotejo— integral y motivado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00198, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luísa Aplórí Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán R IDENTE SECRETARIO 19 Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20