TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: 677-AP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00072 Referencia: Marcas ZOALS (mixta) y ZOELY (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS El Oficio 4121, recibido el 10 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2014- 00072.
El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Laboratorie Theramex Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia 1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. Tercero interesado: Asi Brand S.A. Hechos relevantes El 3 de enero de 2012, Asi Brand S.A. presentó solicitud de registro de la marca ZOALS (mixta) para distinguir “productos farmacéuticos" comprendidos en la Clase 5 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)!.
El 31 de enero de 2012, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial 637. El 1 de marzo de 2012, Laboratorie Theramex formuló oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento en la titularidad de la marca ZOELY (denominativa) previamente registrada para distinguir “productos ginecológicos especialmente anticonceptivos orales”, igualmente comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza?.
El 31 de agosto de 2012, mediante Resolución 52902, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo sucesivo, la SIC) declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada. El 5 de marzo de 2012, Laboratorie Theramex interpuso recurso de apelación contra la Resolución 52902. El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 49521, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 52902.
El 28 de agosto de 2013, mediante Resolución 51258, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 52902. Expediente administrativo 12-000538. Certificado 404459, 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. El 16 de enero de 2016, Laboratorie Theramex interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 52902 y 51258.
El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal. Argumentos de la acción de nulidad Laboratorie Theramex presentó demanda de nulidad manifestando lo siguiente: Al aplicar la jurisprudencia comunitaria al caso que nos ocupa, se puede observar que se cumple la causal de irregistrabilidad relativa contemplada en el Artículo 136 literal a), por cuanto la marca solicitada ZOALS (mixta) y la marca registrada ZOELY (denominativa) son similarmente confundibles, dado que las mismas presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y gráficas que inducen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.
La marca ZOALS (mixta) fue solicitada para amparar “productos farmacéuticos”, mientras que la marca ZOELY (denominativa) identifica “productos ginecológicos especialmente anticonceptivos orales", los cuales se encuentran incluidos dentro del género de los “productos farmacéuticos”, amparados por la marca ZOALS (mixta), solicitada con posterioridad.
En ese sentido, es posible inferir que las marcas en conflicto identifican productos que se encuentran en una relación género-especie, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza. La comercialización de los productos bajo la marca solicitada ZOALS (mixta), causará en el público consumidor una inevitable confusión directa con aquellos comercializados bajo la marca ZOELY (denominativa), toda vez que la identidad entre ambas marcas y la identidad entre los productos que estas identifican conducirá al consumidor a acceder a un producto determinado creyendo que está accediendo a otro.
Al aplicar los criterios de conexión competitiva, se encuentra que en relación con los productos que identifica la marca ZOELY (denominativa), registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 5, y los productos que ampara la marca solicitada ZOALS (mixta), existe conexión competitiva, tienen una misma naturaleza y presentan una relación género-especie.
Además, se ofrecen y prestan a través de los mismos canales y se promocionan a través de los mismos medios de publicidad y, por lo tanto, se encuentran dirigidos a un mismo público 3 4.1. 4.2. consumidor. Por consiguiente, es claro que se trata de productos que guardan una relación de conexidad. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda expresando que: a) b) d) Si bien es cierto que existe similitud en la parte inicial de los conjuntos enfrentados, no puede desconocerse que tal semejanza no implica un origen empresarial concreto, pues la configuración de los signos dista en su secuencia vocálica y en el orden de las mismas, modificándose asi la expresión del signo, en particular su pronunciación. Nótese como el signo concedido ZOALS (mixto) hace uso de las últimas vocales de manera conjunta, haciendo que la pronunciación de la última parte del signo una dos consonantes (L — S), mientras que la marca opositora ZOELY (denominativa), en su última letra utiliza un fonema fonéticamente equivalente a la vocal “”, pronunciándose SO / E / LI, variando en el número de sílabas y dando la impresión de tratarse de un término de configuración corriente para el lenguaje español, contrario a la marca concedida cuya composición no hace parte del lenguaje habitual del consumidor.
Adicionalmente, el signo concedido ZOALS (mixto) se encuentra acompañado de un elemento gráfico que le otorga distintividad y genera una impresión que el consumidor recordará e individualizará. En consecuencia, los signos confrontados pueden coexistir en el mercado. De conformidad con estas consideraciones, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC concluyó que el signo concedido no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Asi Brand S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda señalando lo siguiente: a) La marca ZOALS (mixta) contiene un elemento figurativo que le da la distintividad necesaria respecto a la marca denominativa opositora. En cuanto al componente ortográfico, aunque las marcas confrontadas tienen un mismo número de letras, hay diferencia respecto al número de sílabas y, finalmente, no comparten raices ni terminaciones iguales. b) d) Respecto al componente fonético, el hecho que ambas marcas suenen distinto, se pronuncien distinto y tengan la sílaba tónica en una sección diferente a la otra, significa una diferente recordación para el consumidor, lo cual significa a su vez descartar la posibilidad de un riesgo de confusión o de asociación, así las mismas compartan algunas letras.
En relación con el componente conceptual o ideológico de los signos comparados, la palabra ZOELY no tiene significado alguno en el idioma español, al igual que en el idioma inglés. En la misma línea, la palabra objeto de análisis no es representativa ni evocativa de ninguna figura fisica o abstracta, sentimiento, color, sensación u objeto; por lo tanto, carece de significado conceptual alguno que permita generar confusión o evocar lo mismo que la palabra ZOALS.
La palabra ZOALS es una denominación de fantasia, sin más significado que la distinción de los productos de Asi Brands S.A.; sin embargo, ZOELY puede llegar a tener un contenido ideológico por consistir en el nombre de una mujer, teniendo en cuenta que la marca registrada a favor de Laboratorie Theramex distingue productos ginecológicos especialmente anticonceptivos orales y que es una práctica común en el mercado que tales productos utilicen nombres de mujer o palabras que se asemejen.
Porlo tanto, no se puede predicar similitud ideológica alguna. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 literal b) de la citada Decisión, por cuanto, la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro no es materia de controversia en el proceso interno. En consecuencia, procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (y sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Marcas de fantasía. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.
Conexión competitiva entre productos comprendidos en la misma clase
5. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ZOALS (mixto), solicitado por Asi Brand S.A., y la marca ZOELY (denominativa), registrada a favor de Laboratorie Theramex, sobre la base de la cual se interpuso la oposición al registro de la primera y, posteriormente, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar 1.4. riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados*. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?, Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 325-1P- 2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. ¿bíd. 1.5. 1.6. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las sernejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria?%.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a 10 Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. lbíd. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12;
Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 8 1.7. 1.8. examinar los diferentes detalles*!. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento??.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!3, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'*.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?5, “ 12 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14, ya citada, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C- 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobiemo alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a fa siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 512-1P-2014. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. 2.2. 2.3. 2.4. Comparación entre signos denominativos y mixtos El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del signo ZOALS (mixto), solicitado por Asi Brand S.A., y la marca opositora ZOELY (denominativa), registrada a favor de Laboratorie Theramex, sobre la base de la cual se denegó el registro solicitado.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?f, En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial?”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?8, 16 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55- IP-2013, p. 12; y del Proceso 178-1P-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”, Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir 10 E Al E 2.5. 3.1. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas de fantasía En el presente caso, Asi Brand S.A. sostiene que el signo solicitado ZOALS (mixto) está conformado por una denominación de fantasía, por lo que no existiría similitud conceptual o ideológica con la marca 19 pacíficamente en el ámbito comerciaf.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 88-1P-2015, pp. 10- 11. 11 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. previamente registrada ZOELY (denominativa). En tal virtud, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de las marcas de fantasía. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores.
Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus propiedades. Los signos de fantasía tienen generalmente una elevada aptitud distintiva y, por lo tanto, al ser registrados, poseen mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o similares.
De conformidad con lo anterior, se deberá analizar si el signo solicitado ZOALS (mixto) es de fantasía, para posteriormente poder realizar un adecuado análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. En el caso concreto, la marca ZOALS (mixta) se solicitó para distinguir “productos farmacéuticos” comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por su parte, la marca opositora ZOELY (denominativa) fue registrada para distinguir “productos ginecológicos especialmente anticonceptivos orales”, igualmente contenidos en la Clase 5 de la referida Clasificación. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario concluir analizando el presente tema. En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede estar latente y, por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un producto para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.
Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren productos farmacéuticos directamente sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la subregión por variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de 12 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. la recomendación que le ofrezcan las farmacias o droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.
En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, tampoco en estos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; no obstante carece de conocimiento especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia. De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de la marca ZOALS (mixta), solicitada por Asi Brand S.A., examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor y, en consecuencia, de permitir daños irreparables a la salud humana.
Conexión competitiva entre productos comprendidos en la misma clase 5 Asi Brand S.A. solicitó el registro de la marca ZOALS (mixta) para distinguir “productos farmacéuticos” comprendidos en la Clase 5. Por su parte, la marca previamente registrada ZOELY (denominativa) ampara "productos ginecológicos especialmente anticonceptivos orales”, igualmente contenidos en la Clase 5.
En tal virtud, el Tribunal considera conveniente concluir refiriéndose al presente tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,20 20 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 13 5.3. 5.4, Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?? Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?? Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines”, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la 21 2 23 Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la Similitud ni ta disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiclales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de novlembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 14 venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios, Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.?* En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.25 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro? Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su 24 25 26 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.
De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario, Doctrina - Legistación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonla Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=ld8l68bW3eoC8pg=PA2478dq=microeconomia +efecto+sustitucion8hl=esésa=X8ved=0ahUKEw¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCQGAELJTA Cifv=onepage8:q=microeconomia%20efecto%20sustitucionaf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.27 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2014-00072, la que deberá adoptarta al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto/del Tribunal. / ] 5 Cecilia Luisa AylórrGiteros a Merchán MAGISTRADA ISTRADA PA Hernán Réméro ZamBran Hugo Ramiro Gómez Apac 'AGISTR MAGISTRADO E Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
VO-Garciz SECRETA Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17