TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 95-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00393 Referencia: Patente: DENTÍFRICO BLANQUEADOR DE FASE DOBLE Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0588, recibido el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00393; y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY E 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos relevantes El 26 de marzo de 2008, COLGATE PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE) solicitó en fase nacional el registro de la patente de invención titulada: "DENTÍFRICO BLANQUEADOR DE FASE DOBLE”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/035277 de 12 de septiembre de 2006.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 604, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. El 9 de abril de 2013, mediante Oficio 5983, la oficina nacional requirió al solicitante para que en los términos del Artículo 45 de la Decisión 486, responda a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad de la solicitud.

El 8 de julio de 2013, COLGATE dio contestación al requerimiento formulado por la autoridad. El 30 de julio de 2013, mediante Resolución 43911 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, resolvió denegar la solicitud de patente presentada por COLGATE, por carecer de nivel inventivo. COLGATE presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 43911.

El 26 de diciembre de 2013, mediante Resolución 86096, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 43911. COLGATE presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 43911 y 86096. El 19 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486.

Expediente interno 08-029935-0000-0000. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Argumentos de la demanda planteada por COLGATE: A criterio de la autoridad la solicitud de patente no cumple con el requisito de nivel inventivo, emitiendo un juicio erróneo, toda vez que el examen de patentabilidad fue conducido mediante un análisis en retrospectiva que no permitió establecer un juicio de valor respecto al nivel inventivo de la patente que se solicitó. La autoridad se limitó a identificar de manera aislada e inconexa alguna de las características técnicas que definen a la invención objeto de la solicitud, y a suponer que la combinación de las mismas sería evidente para una persona normalmente versada en la materia.

El estado de la técnica citado por la SIC falla completamente en poner a disposición del versado en la materia instrucciones o motivación concreta que lo conduzcan a alcanzar de manera obvia la invención cuya patente se solicitó. Las divulgaciones del documento D1 que sirvió para denegar la patente, éstas se alejan en varios aspectos técnicos de los conceptos inventivos que caracterizan a la invención objeto de la solicitud de patente, los cuales además de definirla y hacerla distinguible del estado de la técnica, asumen un rol importante por cuanto permiten dar solución al problema técnico propuesto.

Las enseñanzas del documento D1 son insuficientes para que el versado en capacidad de desarrollar una composición oral como la reivindicada en la solicitud de la patente, la cual provea efectos blanqueadores mejorados y capacidades de limpieza superiores en comparación con las ya conocidas en el estado de la técnica y de esta manera, de solución al problema técnico que enfrenta y resuelve la invención. De igual manera el documento D2 es insuficiente para los fines que persigue el versado en la materia.

Ni el documento D1 ni el D2, así como tampoco el estado de la técnica, anticipan el objeto de la solicitud de patente presentada ni proporcionan al versado, en la materia herramientas, instrucciones o motivación suficiente para alcanzar la materia ahí reivindicada, hecho que la constituye en novedosa, inventiva y por tanto meritoria del privilegio de patente. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: 4.1. No es cierto que se haya realizado un análisis en retrospectiva, toda vez que los documentos del arte previo fueron publicados con anterioridad a la fecha de prioridad de la invención, esto es el 27 de mayo de 2005. 4.2. El privilegio de la patente no se denegó por carencia de novedad sino de nivel inventivo, 4.3.

El documento D1 pertenece al mismo campo técnico de la invención, toda vez que divulga uma composición para el cuidado oral que comprende dos fases, tal como lo reconoce el demandante, una en la cual se encuentra un agente blanqueador y un vehículo oralmente aceptable, y otra en la que se encuentra un abrasivo incompatible con el peróxido, donde las dos fases se mantienen separadas hasta el momento de su uso. 4.4.

Respecto al documento D2, pertenece al mismo campo técnico de la invención y aunque no proporciona composiciones de dos fases, divulga composiciones orales con un vehículo anhidro, estables durante el almacenamiento, que tienen un efecto blanqueador. 4.5. La persona del oficio normalmente versada en la materia tiene suficiente motivación para combinar los documentos D1 y D2, toda vez que el documento D1, es el más cercano a la invención, el cual enseña composiciones de dos fases, una de las cuales comprende una fuente de peróxido, y el documento D2 sugiere excluir el agua de composiciones que comprendan fuente de peróxido porque esto favorece a que el agente blanqueador no libere oxígeno dentro de la formulación de tal manera que provea un poderoso agente blanqueador que libere el oxigeno al momento de usarse. 4.6.

La invención no presenta una ventaja o una mejora respecto a las composiciones de cuidado oral del arte previo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación de los 2 “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

( ) “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 19) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. artículos 14 y 18, y no del 30 ni 45, toda vez que no se analiza en el proceso interno lo relacionado a las reivindicaciones ni de los informes técnicos.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo "hindsight” o “ex post facto”. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo “hindsight” o “ex post facto” En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de nivel inventivo.

La demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó a identificar de manera aislada e inconexa alguna de las características técnicas que definen a la invención objeto de la solicitud, y a suponer que la combinación de las mismas sería evidente para una persona normalmente versada en la materia. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que denegó la solicitud de patente no por falta de novedad, sino porque no se cumplió con el requisito del nivel inventivo.

Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad, y especialmente al del nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del "técnico medio en la materia”, Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Articulo 14 de la Decisión 486.

Según lo dispuesto por el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?. Del nivel! inventivo: En el caso en concreto se denegó la patente por falta de nivel inventivo, por lo que se profundizará este requisito. 3 Ibidem. <s 1.7.

De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486*, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.8. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones': 1.8.1.

Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.8.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar", Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.8.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.8.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.8.3.2.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existia al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos o Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. $ Proceso 560-1P-2015, 5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. 6 mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.9. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”. 1.10.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución): 1.10.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.10.2. Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.10.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.10.4.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.11.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis E Ibidem. O Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http:/Awww.comunidadandina.ora/publicipatentes. pdf. 7 retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00393, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo La presente interpretación prejudicial se firma por los ¡el tm pe que del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hugo iro Góméz Apac MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. a Herná Mee mbrano ar IDENTE SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.