L y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 560-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00037 Referencia: Patente: “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES” Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3393 recibido el 20 de octubre de 2015, mediante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2012-00037; y El auto de 21 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FMC CORPORATION Y: 7 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Hechos Relevantes: El 12 de octubre de 2006, FMC CORPORATION (en adelante FMC), solicitó en fase nacional la patente de invención COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES, cuya solicitud internacional fue PCT/US 2005/012398 de 13 de abril de 2005 (expediente administrativo PCT/06- 103412).
El 31 de octubre de 2007, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 581 sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. El 13 de mayo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio 06477, requirió al solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas en relación con la patentabilidad de la invención. FMC respondió al requerimiento efectuado y presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones.
El 10 de septiembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio 11687, dio un nuevo traslado en relación con el requisito de nivel inventivo. FMC respondió el requerimiento efectuado y presentó un nuevo pliego reivindicatorio. El 28 de marzo de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 15958, decidió denegar la patente solicitada.
Argumentó la falta de nivel inventivo soportada en los documentos US 5,360.806 (D1) y US 6,387.388 (D2). El 27 de abril de 2011, FMC interpuso un recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. El 31 de agosto de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 47419, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado. 2.10.
FMC presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya pretensión principal es la nulidad de los anteriores actos administrativos. 2.11.El 20 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 3393, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por FMC: Adujo que la patente solicitada no resuelve el mismo problema técnico de las anterioridades D1 y D2, como erradamente lo sustentó la Superintendencia de Industria y Comercio. Sostuvo que la invención solicitada presenta una fórmula de un agente que resulta dispersable, manteniendo la estabilidad y efectividad de la composición, lo cual no se habría obtenido con las anterioridades D1 y D2, ni resultaría obvio para un experto medio en la materia.
Expuso que no se valoró en debida forma el nivel inventivo de la patente solicitada, pues éste reside en el logro de una determinada combinación de tensoactivos con un determinado ingrediente activo y en un determinado tipo de formulación, que en conjunto resulta eficaz. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen indicó que el objeto de la solicitud presentada no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que se deriva de manera evidente del estado de la técnica y no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente.
Manifestó que la solicitud no se niega por falta de novedad sino por falta de nivel inventivo, toda vez que a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 un técnico medio puede derivar de manera evidente la materia denegada. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los articulos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que se realizará por ser procedente, salvo la del articulo 45 porque no está en debate el trámite del examen de fondo.! Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Artículo 44.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia.
Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud presentada por FMC cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia?. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia.
Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 1.4.1. Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.
Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. ( ) Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-1P-2012 del 20 de julio de 2012: 157-1P.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5.
Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”'. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio.
Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.4.5.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendria un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.
Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.4.5.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existia al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de ta solicitud de patente.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición Madrid — España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE. EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089 serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 1.5.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance O salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.6.
De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas del análisis del problema - solución': 1.6.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.6.2. Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.6.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.6.4.
Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? 1 5 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad * Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004 Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina org/publicipatentes pdf. hos 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos Como la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, un técnico medio puede derivar de manera evidente la materia denegada, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la material.
La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto”.
De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual seria patentable*.
Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente. En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia.
No resultaría acorde con el espiritu de la normativa sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00037, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en Se puede ver la Interpretación Prejudicial 102-IP-2012 de 31 de octubre de 2012.
Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.him. Sobre esto se puede ver ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN", Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último parrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gó Apac 'AGIST o” MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la A Prejudicial el Presidente y el Secretario. ero,Zambrano Gustav E ESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 560-IP-2015 |