TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre del 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 574AP-2015 Interpretación Prejudicial La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2008-00023 Marcas involucradas CETIGEL (denominativa) y las registradas RETIGEL (denominativa) Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 3476, recibido el 27 de octubre del 2015, mediante el cual ta Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00023; y, El Auto de 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Hechos Relevantes El 31 de mayo del 2006, el señor RAFAEL PANTOJA, solicitó' ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo CETIGEL (denominativo), para distinguir “( ) Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos” de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Ej 30 de junio del 2006, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 565 y, dentro del término oportuno, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición al registro, con fundamento en que la marca solicitada guardaba extrema similitud con la marca RETIGEL?, registrada desde el 13 de octubre de 2005, la cual distingue “( ) Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico 0 veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 20 de diciembre del 2006, mediante Resolución 35036, la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió a favor del señor RAFAEL PANTOJA, el registro de la marca CETIGEL (nominativa), para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que los signos enfrentados no presentaban semejanzas que pudieran inducir a error al consumidor.

Posteriormente, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos por la SIC, mediante las Resoluciones 003535 del 16 de febrero del 2007 y 22216 del 26 de julio del 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 35036 del 20 de diciembre del 2006.

El 7 de diciembre del 2007, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Expediente Administrativo N* 0652055 Certificado N* 304494. Ss, 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. las Resoluciones 35036 de 20 de diciembre de 2006, 003535 de 16 de febrero de 2007, 22216 de 26 de julio de 2007.

El 3 de agosto del 2010, la SIC contestó la demanda. Mediante auto de 1 de diciembre del 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos “( ) deja a lado la prudencia y extrema precaución que se debe tener en cuanto a los nombres entre los medicamentos y cosméticos, especialmente aquellos que por sus propiedades pueden generar, así como un beneficio en el cuerpo también un daño a quienes los consuman sin requerirlo o bien de forma diferente para la cual se predica su uso”.

“( ) al omitirse ese examen o hacerlo de forma equivocada se genera un error de hecho”. “( ) todos los productos destinados al tratamiento de ACNE se venden bajo fórmula médica así como de productos destinados a vitrina cosméticos para el mismo tratamiento de la piel y se expenden en los mismos sitios, las farmacias y almacenes de cadena".

En el aspecto gráfico, “( ) la marca CETIGEL es una expresión muy fácilmente confundible con la marca registrada por mi poderdante RETIGEL y donde se dejó de lado el cotejo que se debe realizar entre las marcas de forma integral entre lo nominativo y las dos expresiones". Es importante aclarar que en este caso “( ) los médicos por regla general, tienen una grafología de muy dificil comprensión y los expendedores interpretan por regla general las primeras y las ultimas letras en la formula, y también es absolutamente claro que los médicos no se toman el tiempo para explicar que hay dos productos en el mercado”.

“( ) Si la colocáramos seguidas tal como lo establece la regla número uno de cotejo doctrinariamente adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio se puede apreciar la fácil y evidente confundibilidad de estas dos expresiones”. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. ¡Omar tm — — 3 1] a 5 Riatipor; E Ratigor; El Cetigor, Cotigor, E) e e e -. e u o ki] LS o 1] e asines Lasigar ss A Si hablamos sobre la vocalización de ambas marcas, la demandante dice que “( ) aún con vocalización adecuada una persona a quien se llegase a formular verbalmente, al llegar a la farmacia con cualquiera de estas dos expresiones, puede ser cuestionada por el farmaceuta de cuál de los dos productos se trata y puede llegar a escoger el producto contrario al realmente recomendado o formulado por el galeno”.

Lo antes mencionado es muy comprensible y posible de suceder ya que “( ) las dos expresiones se componen de solo tres sílabas, donde las dos son absolutamente idénticas salvo por la consonante inicial de ellas y además expresiones giran alrededor de las mismas vocales” “( ) se desconoce el esfuerzo y la inversión de la marca RETÍGEL por parte de mi poderdante que durante más de 22 años ha mantenido el producto en el mercado con el reconocimiento del cuerpo médico droguistas y consumidores que confundirían la marca tanto de oídas como en su forma gráfica” Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa La SIC en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Los actos administrativos acusados no han incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que la concesión del registro de la marca “CEGITEL” (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional se hizo porque la solicitud de registro se ajustaba a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria vigente.

“( ) Aun cuando los signos CETIGEL y RETIGEL, tengan similitudes en su estructura gramatical, (etigel) y fonética (retigel-cetigel), el signo solicitado (cetigel) está provisto de la suficiente fuerza distintiva que se requiere para ser registrada como marca, sin que ella genere confusión o asociación entre los consumidores” 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

“( ) las marcas farmacéuticas, así como aquellas de productos de las clases 1 o 3, suelen estar compuestas de radicales que sugieren la composición química o aplicación del producto, o evocan propiedades o cualidades, lo cual no significa que la División pueda ser más laxa en el análisis de confundibilidad” La SIC mantiene que “( ) el signo CETIGEL y la marca opositora RETIGEL, comparten el prefijo GEL, partícula incorporada en diversas marcas registradas en la clase 5, por lo cual no es susceptible de aprobación individual” “( ) se puede afirmar que los signos RETIGEL y CETIGEL, a pesar de tener en común la partícula común GEL, no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en cada caso sus terminaciones o sufijos RETI y CETI, combinan sus letras y vocales en un orden distinto, generando diferencias visuales y fonéticas” “( ) no presentan semejanzas, que puedan inducir al consumidor a error, habida cuenta que estas al ser escuchadas o percibidas son completamente diferentes, así mismo cada una cuenta con elementos que le dan suficiente distintividad” “( ) nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso” NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De los cuales únicamente procede la interpretación del Artículo 135 Literal g) de la referida Decisión 488”, no se interpretará el Artículo 155, pues en el proceso interno no se trata un tema de infracción de derechos sobre una marca registrada, sino de oposición al registro de una marca. De oficio se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina“, por considerar pertinente su “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que.

(-) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto O servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals” “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando. 1.1. 1.2. análisis, al ser la controversia por posible identidad o similitud entre signos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para hacer el cotejo de signos. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Partículas de uso común en la conformación de marcas. Comparación entre Marcas Denominativas.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para hacer el cotejo de signos. En el proceso interno se discute si los signos denominativos CETIGEL y RETIGEL son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. > 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 41.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe conexión entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: Directa e indirecta y de asociación. 1.4.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.S 5 Ver a modo de referencia el Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015, Caso: "LOCKHEED MARTIN". $ Ver a modo de referencia el Proceso B9-Ip-2005, de 20 de julio de 2005.

Caso; "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 1.5. 1.6. 1.4.2. El riesgo de asociación, acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7.

Es importante que al resolver el recurso interpuesto se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad 2.1. únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas denominativas CETIGEL y RETIGEL, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.

Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado CETIGEL pretende distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registrada y base de la oposición RETIGEL distingue productos incluidos en la Clase 5 de la precitada Clasificación Internacional, siendo además que LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. en su demanda ha manifestado que los productos para tratamientos de acné se venden “( ) bajo formula médica así como de productos destinados a vitrina cosméticos para el mismo tratamiento de la piel y se expenden en los mismo sitios, las farmacias y almacenes de cadena”. 2.2.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 3 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 5 que distingue la marca registrada. 2.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 7 Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y fos servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Regístro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes Las clases de la Clasificación internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la gisimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 2.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 2.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza” Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines?, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12- 13. 10 existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el Precio de un producto origina una mayor demanda en el otro!!.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 2.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que 10 31 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legistación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos a servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”, [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <hutp z 2OsustttucionsE=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 11 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.*? Partículas de uso común en la conformación de marcas La SIC señala que “( ) el signo CETIGEL y la marca opositora RETIGEL, comparten el prefijo GEL, partícula incorporada en diversas marcas registradas en la clase 5, por lo cual no es susceptible de aprobación individual”.

En este marco, es apropiado referirse a las partículas genéricas y de uso común utilizadas en la conformación de marcas. Para lo anterior, se reitera lo expresado'? en interpretaciones precedentes, esto es, que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Si bien la aludida norma prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una 1 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-1P-2013. 3.6. 4.2. fuerza limitada de oposición, ya que las particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.** Se deberá tener en cuenta que se debe determinar si la partícula “GEL” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. Comparación entre marcas denominativas Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos CETIGEL y RETIGEL, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas!*: 4.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, silabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 4.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado. Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si el cotejo de los signos en conflicto se realizó de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos CETIGEL y RETIGEL. 14 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-1P-2015, 200-1P-2013 y 438-1P-2015. 13 AS 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos El signo opositor ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el tema análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El análisis de confundibilidad de los signos que amparan productos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 y 3 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas quimicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 14 5.6.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. 5.7. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas. 5.8.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos farmacéuticos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso 2008-00023, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Martha Rue: MAGISTRADA Hugo Ram MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 15 Dr. Herná P T Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16