TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre de 2016 Proceso: 131-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06740-2010-01801-JR-CA-07 Referencia: Marcas involucradas: FRESCO MATIC (denominativa) y AIRWICK FRESHMATIC (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 06740-2010-0/5tSECA-CSJLI-PJ, recibido el 19 de marzo de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Articulos 134 Literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 06740-2010-01801-JR-CA-07; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. - A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Intradevco Industrial S. A. PS Y. | p a 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) de la República del Perú Tercero interesado: Reckitt 8 Colman (Overseas) Limited Hechos Relevantes El 2 de diciembre de 2008, Intradevco Industrial S. A. (en adelante, Intradevco) solicitó el registro del signo FRESCO MATIC (denominativo)' para distinguir “( ) productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos; material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 25 de enero de 2009, se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca FRESCO MATIC (denominativa)? en el Diario Oficial “El Peruano”. El 2 de marzo de 2009, Reckitt 8. Colman (Overseas) Limited, formuló oposición por ser titular de la marca AIRWICK FRESHMATIC (denominativa) en Colombia, para distinguir productos incluidos en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 18 de noviembre de 2009, mediante Resolución 003209-2009/CSD- INDECOP!I, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la oposición formulada por Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, y se denegó el registro de marca de producto solicitada por Intradevco. El 26 de noviembre de 2009, Intradevco interpuso recurso de apelación. El 1 de septiembre de 2010, mediante Resolución 1967-2010/TPl- INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 3209-2009/CSD- INDECOPI.
Expediente Administrativo 375095-2008. Marca registrada para distinguir Y ) productos farmacéulicos y velerinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos; material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”, incluidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional”. 2.7. 2.8. 2.9.
El 13 de octubre de 2010, Intradevco interpuso demanda contenciosa administrativa en la que solicitó la nulidad de la Resolución 1967- 2010/TPI-INDECOPI. El 12 de abril de 2011 el Indecopi contestó la demanda. El 24 de julio de 2014, a través de Sentencia Quince el Juzgado Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, al considerar que se configura el supuesto de confusión y riesgo de asociación; las diferencias son insuficientes para neutralizar la semejanza producida por la inclusión en la marca registrada de un componente casi idéntico al signo solicitado. 2.10.El 7 de agosto de 2014, Intradevco interpuso recurso de apelación 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. contra la Sentencia Quince.
Mediante Auto de 9 de marzo del 2015, la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa INTRADEVCO en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La Sala ha señalado de manera absurda que los signos confrontados (FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC) en el aspecto conceptual, (haciéndose sólo un análisis entre FRESCO MATIC y la denominación FRESHMATIC, cuando debió tener en cuenta todo el signo registrado de la opositora) pues resultan ser semejantes ya que aluden al mismo concepto, debido a que el término “FRESH” es conocido por el público dado su uso extendido en el mercado.
La Sala no ha tenido en cuenta los demás elementos que acompañan a los signos confrontados (si bien señaló que el consumidor podría percibir diferencias entre los signos), ya que luego de efectuar un examen comparativo de los signos, se debe tener en cuenta a éstos de manera conjunta y sin desmembrarlos. Si bien los signos en controversia comparten algunos caracteres, se debe tener en consideración que los consumidores identificarán a las marcas de Reckitt £ Colman (Overseas) Limited por la primera denominación, es decir, por el término AIRWICK, por lo que los signos son diferentes, motivo por el cual se evidencia una clara discordancia desde el aspecto visual y sonoro. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1.
Afirma poseer derechos sobre el signo MATIC, el cual alude a su origen empresarial, denominación que se encuentra incluida en marcas registradas a su favor sin que hubiera existido oposición. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa (Indecopi) El Indecopi en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El riesgo de confusión no se limita a las semejanzas en el aspecto visual y sonoro, sino que puede generar una confusión directa cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares.
El análisis comparativo entre ambas marcas se ha efectuado respecto de los signos en su integridad incluyendo a la denominación "AIRWICK" al analizar el signo registrado. La ubicación al inicio del signo registrado de la denominación AIRWICK no implica que los consumidores identificarian los productos únicamente por esa denominación sino por todos sus elementos.
Lo relevante de este punto es que, toda vez que aun presentando diferencias pueden ser capaces de inducir a error al consumidor por la presencia de una confusión indirecta. Al no tener un significado la palabra AISWICK se coteja FRESHMATIC y FRESCO MATIC, siendo FRESCO el significado de FRESH, concepto conocido por el consumidor, el cual genera la misma impresión conceptual.
Respecto a los registros alegados por la actora sobre el signo MATIC, esta partícula no es de uso exclusivo ya que se lo encuentra en otras marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por el Tercero Interesado Reckitt 8 Colman (Overseas) Limited en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: La semejanza fonética y gráfica es concluyente por cuanto el signo solicitado reproduce en su totalidad uno de los elementos denominativos de la marca registrada, esto es, la denominación FRESHMATIC, teniendo en consideración que la traducción al español de la denominación FRESH es justamente FRESCO, algo que por cierto es conocido y reconocido por la gran mayoría del público consumidor. 5.2. 5.3. 5.4, 6.1.
Intradevco se ha limitado a repetir uno de los elementos denominativos de la marca registrada, para de esta manera generar una impresión gráfico-fonética cuasi idéntica y, con ello un beneficio a costa del público y de la empresa Reckitt 2: Colman (Overseas) Limited. Es más que evidente que la posible coexistencia de la marca registrada con el signo solicitado va a generar problemas de confusión en el público consumidor al obtener referencias de los productos que ofrece Reckitt 8 Colman (Overseas) Limited bajo la marca AIRWICK FRESHMATIC o de los productos de la solicitante ya sea oralmente o a través de algún medio escrito.
Para legitimar su interés en el mercado peruano, solicitó el registro de la marca AIRWICK FRESHMATIC, para las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo los expedientes 383207 de 2009 y 383208 de 2009, los que fueron concedidos sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia El Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda seguida por Intradevco contra el Indecopi y confirmó la Resolución 1967- 2010/TPI-INDECOPI, al considerar entre otros argumentos, que si bien es cierto que desde los planos gráfico y fonético, los signos confrontados suscitan impresiones de conjunto diferente, para lo cual, ha intervenido la denominación AIRWICK; también lo es que dichas diferencias son insuficientes para neutralizar la semejanza producida por la inclusión en la marca registrada de un componente casi idéntico al signo solicitado (FRESHMATIC/FRESCO MATIC), e impedir que al advertir un signo contenido en otro, los consumidores sean confundidos respecto al origen empresarial de los productos o vinculen las empresas titulares de los signos en cuestión. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación. Intradevco en su recurso de apelación, en lo principal, manifestó lo siguiente:.
El consumidor peruano es plenamente consciente que la denominación MATIC, alude indefectiblemente a su origen empresarial, pues ella se encuentra incluida en marcas registradas a su favor, las cuales fueron otorgadas sin que exista oposición alguna. Ello implica que el consumidor medio asociará la denominación MATIC, con la empresa que los produce, es decir, Intradevco. un 7.3.
El signo solicitado constituye simplemente una derivación de su derecho sobre la denominación “MATIC”, la misma que como puede apreciarse, pertenece a Intradevco Industrial S.A. de modo exclusivo. 7.4. La resolución impugnada no ha tenido en cuenta los demás elementos que acompañan a los signos y aunque luego de efectuar un examen comparativo de los signos se debe tener en cuenta a éstos de manera conjunta y sin desmembrarlos.
Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, los cuales se interpretarán por ser aplicables al caso concreto.
La Sala consultante adicionalmente ha solicitado que el Tribunal se pronuncie expresamente sobre: - Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos productos y otros vinculados. - La oposición Andina, y la legitimidad para obrar del titular de la marca registrada *( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Palses Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerta. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el regístro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.
DD NADON 1.1. 1.2.
1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre Signos Denominativos Compuestos. La Oposición Andina. Las Palabras en Idioma Extranjero. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. En el proceso interno se discute si los signos denominativos FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4, Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.* Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1.
La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.* 4 Vera modo de referencia el Proceso 51 2-IP-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: "LOCKHEED MARTIN”. 5 Ver a modo de referencia el Proceso 89-Ip-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR”. ap | 1.5. 1.6. A En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto, 1.6.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/oa semejante. igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8. 1.9. 1.7.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Orientados por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas denominativas FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.
Comparación entre Signos Denominativos Compuestos. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado.
A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-1P-2015, 200-1P-2013 y 438-1P-2015. 10 2.2. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.3. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
La Oposición Andina Consta en el expediente del proceso interno, que el 3 de marzo de 2009, RECKITT 8 COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, formuló oposición por ser titular de la marca AIRWICK FRESHMATIC (denominativa) en Colombia, para distinguir productos incluidos en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y legitimó su interés solicitando la marca AIRWICK FRESHMATIC en la República del Perú para las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente abordar el tema de la oposición andina.
La Sala consultante ha solicitado expresamente que este Tribunal se pronuncie sobre la “( ) oposición Andina, y la legitimidad para obrar del titular de la marca registrada”, por lo que resulta pertinente abordar el tema propuesto. Por su parte, el Artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien solicitó primero el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
Precisamente, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponerla”. El interés legítimo para presentar oposiciones conforme al Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar la titularidad de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Se advierte que el Artículo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones.
En efecto, matiza el principio de territorialidad del derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países Miembros. 7 Proceso 140-IP-2014, de fecha 20 de noviembre del 2014, nombre comercial “Agua Bendita” (mixto). 12 3.5. 3.6. 4.2. 4.3.
Para responder de manera precisa la consulta realizada, el Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Paises Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”? (el subrayado es nuestro) De acuerdo al caso, se debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: - Que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error, y, - Que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del Pals Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. Las Palabras en Idioma Extranjero En atención a que el signo denominativo compuesto base de la oposición se encuentra conformado por una expresión y una partícula perteneciente al idioma inglés (AIRWICK y FRESH), resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.
En tal sentido, es importante tener presente que anteriores interpretaciones se ha dicho que los signos formados por una o más palabras y/o partículas en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.? Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
Proceso 153-1P-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta. 9 Revisar a modo de referencia el Proceso 57-1P-2015, marca “BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA” (mixta), de fecha 13 de mayo del 2015, Pág. 12. 10 Ibidem. 13 Y 44. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Para resolver el recurso de apelación interpuesto por INTRADEVCO INDUSTRIAL S. A., se deberá verificar si se tuvo en cuenta que es pertinente establecer si las palabras y/o partículas en idioma extranjero (AIRWICK y FRESH) que conforman la marca registrada, cuya traducciones serían MECHA y FRESCO, son de conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos distinguidos, debiéndose además determinar si dichas palabras o particulas son de uso común o no en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común (MATIC) En el proceso interno, el Indecopi al contestar la demanda ha manifestado que respecto a los registros alegados por la actora sobre el signo MATIC, esta partícula no es de uso exclusivo ya que se encuentra en otras marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional! de Niza.
En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir uno para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.
Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoria de los medicamentos, lo cual suele suceder en los países de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse apremiados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.
En los productos farmacéuticos de libre venta al público lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, por lo tanto, las fallas en la selección de los productos que habrán de ingerirse o de conservarse en el hogar no está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado como aquí se precisa, en los derechos fundamentales a 14 6 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas y, por consiguiente, al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos.
Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos cientificos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia. Por lo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde ta perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver.
Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, esta población puede ser mayormente expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana.
De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común. Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan partículas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una 15 fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 5.10.
No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, 5.11. 6.1. 6.2. 6.3. llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de los signos en conflicto en el presente asunto FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado FRESCO MATIC pretende distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registrada y base de la oposición AIRWICK FRESHMATIC distingue productos incluidos en las Clases 3 y 5 de la precitada Clasificación Internacional.
En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 5 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos/servicios de las Clases 3 y 5 que distingue la marca registrada. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.** 41 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la_similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” Ey (Subrayado agregado) OS 6.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o retación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. *? 6.5.
Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza!? Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines**, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independiente o diferente indican la existencia a 2016. 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor, Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13, Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12- 13. 17 de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o ¿ ntercambiabilidad) o complementariedad de los productos** En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos. presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.** Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el Precio de un producto origina una mayor demanda en el otro”.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que Ud Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.
De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legistación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quilo, 2004, p. 400. 7 Ento que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado par Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustiluye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. a=XGved=0ah A ZAX sus tucion£:=false: > sido el9 de mayo de 2010) 18 son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. ** En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 06740-2010-01801-JR-CA- 07, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA | Hugo Ramiro Góm Apac MAGISTRADO js Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
US — PRESIDENTE Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20