4, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 302-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00016 Referencia: Signo ANDITEL (mixto) y ANDINATEL (mixto y denominativo) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 1944 recibido por este Tribunal el 23 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N? 2008-00016; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ANDITEL S.A. Demandada: LA NACIÓN -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ANDINATEL S.A. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Hechos Relevantes: El 6 de abril de 1987, ANDITEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDITEL (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores”.
La misma fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28115 de 18 de noviembre de 2004 (Expediente 92 268881). El 6 de abril de 1987, ANDITEL S.A. solicitó el registro del nombre comercial ANDITEL para: “actividades comerciales relacionadas con importación, exportación, instalación, ensamblaje, fabricación, diseño, distribución, mantenimiento, arrendamiento, compostura, armado, compra, venta y comercio en general de artículos eléctricos, electrónicos, equipos de telefonía y radiotelefonía, comunicaciones de todo género".
El mismo fue registrado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 006958 de 25 de agosto de 1989. El 27 y 28 de mayo de 1999, ANDINATEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDINATEL (mixta), para amparar productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Fueron concedidas mediante las Resoluciones 3889, 3944 y 3888 de 28 de febrero de 2000 (Expedientes N* 99033220, 99032989 y 99032991).
El 27 de mayo de 1999, ANDINATEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDINATEL (denominativa), para amparar productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Fueron concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones 3890, 3891 y 3892 de 28 de febrero de 2000 (Expedientes N* 99032985, 99032986 y 99032987).
El 27 de mayo de 1999, ANDINATEL S.A. solicitó el registro del nombre comercial ANDINATEL (mixto y denominativo), para amparar productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones 17489 y 17488 de 27 de mayo de 1999. El 4 de julio de 2006, ANDITEL S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto ANDITEL?, para amparar los siguientes productos y servicios “Compuesta por varios elementos que Son: Elementos denominativos: Consistentes en la expresión ANDITEL, y las expresiones explicativas dentro del conjunto consistente en la frase comercial TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES. 2 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3.1. de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza: Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad: aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido O imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, Clase 38: “Telecomunicaciones", Clase 42: “Servicios cientificos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ('software'); servicios públicos”.
(Expedientes 06 99932, 0699928 y 06 99930). Una vez publicadas no se presentaron oposiciones. El 30 de abril de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones 011937, 011935 y 011936, denegó el registro de la marca mixta ANDITEL por considerar que no se ajustaba a los requisitos legales establecidos en las nomas marcarias vigentes.
Contra dicho acto administrativo la sociedad ANDITEL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 29 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones 019960, 019967 y 019962, resolvió el recurso de reposición confirmando los actos administrativos impugnados, y concediendo el recurso de apelación. El 15 y 6 de agosto de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 25186, 24050 y 24051, resolvió el recurso de apelación confirmando las decisiones impugnadas.
ANDITEL S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos referenciados anteriormente, proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 22 de junio de 2015, la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 1944 de 22 de junio de 2015, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por ANDITEL S.A.: Alega que los signos en conflicto no son confundibles entre si y que la autoridad nacional omitió tener en cuenta la naturaleza de los prefijos que conforman el signo mixto solicitado: ¡) el prefijo ANDI que pertenece a la (..) Elementos figurativos: Consistentes en un rectángulo y una franja gruesa horizontal en la parte inferior del rectángulo, y en el tipo especial de letra.
Elementos cromáticos: Consistente en los colores azul y blanco, incorporados en los elementos denominativos y figurativos dentro del conjunto". 3 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. sociedad demandante por encontrarse incluido en varios de sus registros de marcas; ii) el prefijo TEL que es una particula de uso común en relación con productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
También aduce que las marcas ANDINATEL están compuestas por los sufijos y/o prefijos ANDINA y TEL, los cuales son de uso común en relación con productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. De otra parte, que el componente denominativo de la marca mixta ANDINATEL es débil, y que por lo tanto se le debió dar mayor relevancia a los elementos característicos restantes (figurativos y cromáticos), y que la comparación denominativa debió partir de la expresión AT ANDINATEL, por lo cual agrega que el examen debió hacerse en su conjunto y no en relación con cada uno de sus elementos independientemente considerados.
Manifiesta que la concesión de las marcas ANDINATEL por parte de la autoridad nacional, se efectuó con posterioridad a la fecha de solicitud de la marca mixta ANDITEL (6 de abril de 1987), y que a su vez se otorgó el registro de la marca mixta ANDITEL, conociendo de la existencia de las marcas de titularidad de la sociedad ANDINATEL S.A., por lo que aduce estar verificado nuevamente que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado.
Así mismo, que la concesión de las marcas ANDINATEL por parte de la autoridad nacional, se efectuó con posterioridad a la fecha de solicitud del nombre comercial ANDITEL (6 de abril de 1987) y que por lo tanto quedó constatado nuevamente que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado. Igualmente, que la solicitud del nombre comercial ANDINATEL (mixto y denominativo), para amparar productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se efectuó con posterioridad a la fecha de solicitud (6 de abril de 1987) y registro (25 de agosto de 1989) del nombre comercial ANDITEL, por lo cual reitera que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado.
Finalmente, que la autoridad nacional está desconociendo sus propios precedentes, porque otorgó el registro de los signos mixtos y denominativos ANDINATEL, conociendo de la existencia del signo mixto ANDITEL para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que aquella no formuló oposición al registro solicitado.
Argumentos de la Contestación presentados por La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Aduce que los signos en conflicto son confundibles entre sí y que el signo solicitado incorpora el elemento predominante de las marcas ANDINATEL. 4 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Añade que el simple hecho de cambiar la letra “E” por la letra “A” no le otorga distintividad al signo solicitado a registro y en cuanto al hecho de presentarse coexistencia de ciertos signos, manifiesta que ello no significa que al estudiar las circunstancias particulares de cada caso, la autoridad registral no pueda denegar el registro solicitado.
Argumentos del Tercero Interesado ANDINATEL S.A.: Manifiesta que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico. Alega que la sociedad demandante carece de los registros que aduce tener y que incorporan el prefijo ANDI. Indica que basta con revisar la base de datos de la autoridad nacional para constatar que mientras ANDITEL S.A. cuenta con registros negados o caducos, ANDINATEL S.A. es titular de registros de marcas mixtas y denominativas.
Así mismo que la composición constructiva de la marca no obedece única y exclusivamente al prefijo ANDI, sino que se vale de otras letras, sílabas, palabras, etc. Además, que la titularidad primigenia que argumenta tener la sociedad demandante sobre la expresión ANDITEL, no está llamada a prosperar porque la autoridad nacional en la debida oportunidad declaró la caducidad de dicho registro por no completar los requisitos dentro del término conferido para el efecto, por lo que tampoco se configura la pretendida coexistencia de marcas que la accionante invoca.
Que los signos en conflicto identifican productos y servicios en las mismas clases de la clasificación internacional de Niza y que la sociedad demandante desconoce que para invocar la protección de un nombre comercial como defensa a la denegatoria del registro solicitado, debe acreditarse su uso real, continuo y efectivo, porque el acto de depósito del nombre comercial es un acto meramente declarativo..
Agrega que los ámbitos de aplicación de la normativa sobre nombres comerciales y marcas son totalmente diferentes, y que es imposible alegar la pretendida coexistencia registral entre las marcas de la sociedad demandada y el nombre comercial de la sociedad demandante. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de los cuales procede interpretar el segundo y no asi el primero en mención por no ser directamente aplicable para resolver el caso particular.
Adicionalmente, el Tribunal interpretará de oficio el artículo 135 literal g, al referirse a las partículas de uso común, 136 literal b), así como los artículos 150, 190, 191, 192 y 193 de la de la misma normatividad? en consideración a los temas de los cuales informa la controversia, entre ellos, sobre el presunto conflicto entre marcas con un nombre comercial.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial. El signo solicitado para registro como marca y anteriormente usado como nombre comercial. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. Comparación entre signos mixtos.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Articulo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su USO pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (-) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sino se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (-) Articulo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193 Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. (y. n+- 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. Coexistencia de hecho de marcas.
El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas: De oficio, motivado, autónomo e integral. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial. El signo solicitado para registro como marca y anteriormente usado como nombre comercial Según lo informa el proceso interno, la demandante sostuvo que la concesión de las marcas ANDINATEL (mixta y denominativa), se efectuó con posterioridad a la fecha de solicitud del nombre comercial ANDITEL, mientras ANDINATEL argumentó que la demandante no tuvo en cuenta que para invocar un nombre comercial como defensa de la denegatoria del registro solicitado, debe haberse acreditado su uso real, continuo y efectivo, por cuanto el acto de registro del nombre comercial es meramente declarativo.
Corresponde por lo tanto abordar el tema anunciado en este punto, a lo cual procederá el Tribunal con sujeción a la jurisprudencia que ha desarrollado en la materia a partir de lo establecido en las disposiciones respectivas del Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el titulo X de esta Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Es asi como la primera de las disposiciones citadas, establece: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".
Se destaca la siguiente providencia: Interpretaciones Prejudiciales del 6 de febrero de 2013 en el proceso 156-IP-2012; del 19 de junio de 201, en el marco del proceso 40-IP-2013; del 28 de agosto de 2013 en el proceso 142-1P-2013; del 17 de septiembre de 2014 en el proceso 99-1P-2014; del 20 de mayo de 2015 en el marco del proceso 192-1P-2014; del 15 de julio de 2015 en el proceso 324- |P-2014; y del 27 de octubre de 2015 en el proceso 35-IP-2015. 7 1.5. 1.6. 1.7.
( )". (negrillas fuera de texto) Previo a referirse el Tribunal a la protección que el Ordenamiento Jurídico Comunitario otorga al nombre comercial, habrá de reiterar los rasgos que lo caracterizan, lo cual ha precisado a lo largo de múltiples interpretaciones a partir de la noción que sobre el mismo trae el articulo 190 de la misma Decisión 486, cuya norma postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas O sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones O razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes características: 1.6.1.
El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.* 1.6.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 4.6.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. 1.6.4.
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón O denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social. Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera El sistema de protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan: Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 8 “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” -(negrillas fuera de texto)-.
“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191” «(negrillas fuera de texto)-. 1.8.
De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explicitamente en ellas se determina, y por lo tanto puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el artículo 191 arriba citado. 1.8.1.
Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como asi lo deja en claro por su parte el artículo 193 ya citado al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.
A A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro p de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, 4 por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por Ó otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior 9 quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.8.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales, y constante que su uso sea permanente?. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.2.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.8.2.2.
Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas U orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaria ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero, Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98. 10 Ss 1.9. 2.1. 2.2. El signo solicitado para registro como marca y anteriormente usado como nombre comercial Si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, ello no le confiere el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca.
El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros?.
Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El consumidor medio Como en el proceso interno se discute si los signos “ANDITEL” (mixto) y “ANDINATEL” (mixto y denominativo), son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para tos mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
Sobre esto se puede ver: OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo — Perrot, pág. 234, Buenos Aires Argentina, 2010, 7* edición. Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013 11 DS 2.3. 24. 2.5. 2.6.
De ahi que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante*? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan, 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 10 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, 12 > 2.7. 2.8. 3.1. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos “ANDITEL" (mixto) y “ANDINATEL” (mixto y denominativo) y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos!?: 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y en consecuencia para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos ANDITEL y ANDINATEL, debe tenerse cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen por Un elemento n Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P- 2009 13 3.2. denominativo y uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 14 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 3.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.3.4.
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos “ANDITEL” y “ANDINATEL”, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia también informa de la presunta confusión entre el signo mixto ANDITEL y el denominativo ANDINATEL, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Se deberá establecer cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas!? de comparación: 4.2.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 422. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos descritas en al acápite precedente. Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos “ANDITEL” (mixto) y “ANDINATEL” (denominativo) cuyo análisis puede permitir a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 15 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Examen de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común Como en el proceso interno se discute si las partículas ANDINA, ANDI y TEL es de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencial al respecto! y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El creador de una marca al conformaria puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. La norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes O usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del articulo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones O partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
De todos modos, el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 13 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 25 de septiembre de 2015 en el Proceso 112-1P-2015. 16 5.6. 5.7. 5.8. 6.2. 6.3. 6.4.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si las particulas ANDINA, ANDI y TEL, son de uso común en las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Intemacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común o descriptivos que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.6.
Coexistencia de hecho de marcas Como quiera que la demandante argumentara que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, resulta pertinente abordar el tema de coexistencia de hecho de marcas o coexistencia pacifica de signos. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 17 6.5. 6.6. 6.7.
La coexistencia pacifica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 6.7.1.
Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 6.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico O virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 6.7.3.
Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 6.7.4.
La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 6.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 18 > 6.8. 7.1. 7.2. En consecuencia, se deberá establecer si los signos ANDITEL (mixto) y ANDINATEL (mixto y denominativo), coexisten pacificamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en esta providencia con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o de asociación. El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas.
De oficio, motivado, autónomo e integral Como la demandante argumentó que la demandada formuló oposición al registro solicitado, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos!*, El articulo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.
Dicho examen tiene las siguientes características: 7.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el limite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantias procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes 14 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004;
Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-1P-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-1P-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-1P-2013 19 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan.
Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede O deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Juez Consultante al resolver el proceso interno 2008-00016, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia de Ayll ant ón Quinteros rtha Rueda Merchán MAGISTRADA ¡STRADA Y Hernán ero Zambrano Hugo Ramiro Góm pac RADO MAGISTRADO 20 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 302-1P-2015 | 21