(AÑ (sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 311-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial — Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-005327 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.
Signos involucrados: KIUT (mixto) — KIUT SPRING (mixto). Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 1003-159 recibido el 26 de junio de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industria! — Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literal d) y 243 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-005327; y, El auto de 27 de octubre de 2015 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. 4 2.2. 2.3. 2.4. Demandado: LUKAS EDITORES S.A.S. Hechos Relevantes:. Se afirmó que CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., funge como “holding” que aglomera todas las marcas del GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL, cuya sociedad matriz es CARVAJAL S.A., y por ende es la titular de varios registros de marca, dentro de los cuales se destaca el signo mixto KIUT, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificados 316839 y 360530).
Además se destaca que CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.: i) cuenta con la marca NORMA, la cual es utilizada como “marca sombrilla” para varios productos de papelería y está registrada, entre otras, para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) es una empresa líder en Colombia y en 17 países de América Latina, con más de 100 años de trayectoria en el mercado en sectores relacionados con la producción de artículos escolares, como cuadernos, libretas, carpetas, una amplia variedad de nuevos desarrollos en la línea de arte, impresión de libros y publicaciones, diseño, producción y distribución de empaques para la industria de papel, entre otros; ii) se caracteriza por ser una empresa innovadora en la producción y diseño de artículos escolares, utilizando tecnología de punta y el uso de herramientas digitales en las aulas (Expedientes administrativos 05 107108, 07 107621).
Se indicó de otra parte, que la marca mixta KIUT ha sido utilizada desde hace varios años, no solamente en Colombia sino también en países como México, Puerto Rico y Perú (a través de una extensa red de distribuidores y clientes); y para su producción se han implementado plantas en Colombia, Ecuador y México. Asimismo, que la marca mixta KIUT es notoriamente conocida en el sector pertinente, en razón de que sus productos y útiles escolares (cuadernos;! libretas y agendas; carpetas, mochilas, bolsos y cartucheras; entre otros); tienen un diseño exclusivo y novedoso dentro del mercado, combinado con funcionalidad y excelente calidad.
Razón por la cual son recordados y preferidos por los estudiantes y sus padres. “( ) diseños originales, resistencia y durabilidad, y sus múltiples usos. Se ha caracterizado por el cosido duralink, argollado doble-o y su empastado (pasta dura). Sus carátulas son metalizadas y con escarcha, trae bolsillos de cartón, rayado personalizado, hoja de stickers metalizada, regla troquelada y hojas con bordes de color” (Fl. 5). 2 2.5. 2.6. 2.7.
Se expresó que LUKAS EDITORES $.A.S., cuyo objeto social consiste en “( ) A) la impresión, encuademación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, revistas, cuademos, afiches, tarjeteria, folletos, prospectos y en general publicaciones de carácter literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural.
B) podrá también dedicarse a la distribución, importación, exportación, consignación y comercialización de las publicaciones aquí referidas, ya sea de edición propia o ajena ( )”, ha desplegado actos preparativos de distribución y masiva comercialización de “cuadernos” que utilizan la expresión KIUT SPRING (MIXTA), para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Motivo por el cual se aprecia la evidente infracción a los derechos de propiedad industrial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., en los términos de los literales a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486. El 26 de noviembre de 2014, mediante requerimiento extrajudicial CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. conminó a LUKAS EDITORES S.A.S., a que se abstuviera de utilizar y/o comercializar, y/o introducir en el mercado productos que emplearan, reprodujeran o contuvieran la marca notoria KIUT.
No hubo respuesta oportuna de parte de dicha sociedad. El 13 de enero de 2015 CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. interpuso demanda por infracción a los derechos de propiedad industrial contra LUKAS EDITORES S.A.S. solicitando: i) que se declare que LUKAS EDITORES S.A.S. violó los derechos que como titular de la marca mixta KIUT (Certificados 316839 y 360530) le asisten a CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.; ii) que como consecuencia de lo anterior se ordene a LUKAS EDITORES S.A.S. bien de forma directa y/o a través de interpuesta persona natural o jurídica, lo siguiente: a) Que en forma inmediata y definitiva cese el ejercicio de los actos que constituyen la infracción a la cual se hace referencia; b) que de igual forma se abstenga de utilizar la marca mixta KIUT (Certificados 316839 y 360530) dentro del diseño de la expresión KIUT SPRING (MIXTA); c) que se abstenga de utilizar en publicidad, sea oral, escrita o visual, en forma directa o indirecta, por cualquier medio y para cualquier producto, la marca mixta KIUT (Certificados 316839 y 360530), dentro del diseño de la expresión KIUT SPRING (MIXTA); d) que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de los actos constitutivos de infracción de marcas; ii) que como consecuencia de la declaración de las anteriores pretensiones, se le ordene a la demandada que proceda a la publicación de la sentencia condenatoria y a su notificación a las personas interesadas en un diario de amplia circulación en las ciudades en donde la demandada tenga su domicilio y en las ciudades donde aquella opere a través de sus establecimientos de 3 2.8. 2.9. comercio; iv) que de conformidad con la normativa nacional, se condene a la demandada al reconocimiento y pago a favor de la demandante de una indemnización de perjuicios de hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; v) que se condene a la sociedad demandada al pago de las costas, agencias en derecho y gastos de este proceso.
Además se presentó solicitud de medidas cautelares (fis. 23 a 26) de conformidad con el artículo 245 y ss. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de cesar la ocurrencia de la infracción. El 14 de enero de 2015, mediante auto 01016 la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó la adopción de las referidas medidas cautelares.
El 23 de febrero de 2015, mediante auto 10949 la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, puso en conocimiento de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., el cumplimiento de la orden de la medida cautelar ordenada. 2.10.El 26 de junio de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 3.1. 3.2.
Propiedad Industrial - Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentados por CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.: Manifestó que la demandada ha vulnerado el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, por cuanto es claro el uso no autorizado de la marca mixta KIUT dentro de la expresión KIUT SPRING (MIXTA).
Agrega que la marca en cuestión no sólo identifica “cuadernos” (productos comprendidos dentro de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza) sino también que la demandada ejecuta un objeto social muy próximo al de la demandante, lo cual deriva en un evidente riesgo de asociación corporativo (vincular con una línea especial de la demandante) para el público consumidor.
Adicionalmente expone que la demandada trasgrede el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, por cuanto salta a la vista que la marca KIUT SPRING (MIXTA), conlleva la necesaria fabricación, manufactura, producción y posterior ofrecimiento y comercialización de los "cuadernos" a los cuales se les incorpora la denominación KIUT de propiedad de la demandante. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Igualmente que la demandada trasgrede el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, en tanto que en el caso sub examine no existen meras similitudes o semejanzas entre los signos en conflicto, sino que hay absoluta identidad entre ambas, particularmente del vocablo infractor KIUT. Argumentos de la contestación presentados por LUKAS EDITORES S.A.S.: Adujo que en aras de evitar un conflicto con la sociedad demandante, el 12 de febrero de 2015 procedió a desistir del registro como marca del signo mixto KIUT SPRING, lo cual fue aceptado por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución 8479 de 27 de febrero de 2015.
Por lo tanto, pese a que en el momento de solicitar el registro no tenían conocimiento de la existencia de la marca a favor de la demandante, se incurre en un desatino al tildarla de “desplegar actos preparativos de distribución y masiva comercialización de los cuademos”, ya que la sociedad LUKAS EDITORES S.A.S., no sólo cuenta con una amplia trayectoria en el mercado, sino que siendo consciente de la existencia de los derechos de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., presentó su desistimiento ante la autoridad competente.
Relata que en reiteradas oportunidades se intentó llegar a un acuerdo amistoso con la demandante, sin obtener respuesta alguna. Por lo tanto, resulta desacertada la afirmación de la demandante cuando señala que intentó sentar propuestas de diálogo, ya que su ofrecimiento vino en una época que le resultaba imposible a la demandada darle una respuesta oportuna (alta temporada de fin y comienzo de año).
Que sin perjuicio de lo anterior, según lo anota el elemento relevante del signo mixto KIUT SPRING es la denominación SPRING y que por lo tanto, no es exacto lo afirmado por la demandante en el sentido de hacerse un uso completo y/o absoluto, y/o idéntico de su marca, por lo que, yerra al señalar que se incurre en las causales contempladas en los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que los mismos presentan diferencias entre si.
Indicó que en lo que respecta a la posible vulneración del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la sociedad demandada dando cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenadas por auto 01016 de 14 de enero de 2015, aportó el Acta de Destrucción de las planchas correspondientes al diseño de los cuadernos con la marca KIUT SPRING (MIXTA), firmada y reconocida ante notario público.
De igual manera, se allegó Acta de Compromiso firmada por la representante legal de 5 <>
4.5. LUKAS EDITORES S.A.S., con el compromiso de no seguir generando productos con la marca KIUT SPRING (MIXTA), ni publicidad por ningún medio. Sostuvo que por medio del auto 10949 de 23 de febrero de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento a la parte demandante del cumplimiento de la orden de la medida cautelar ordenada.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 243 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y de oficio se interpretará el artículo 155 literales a) y c) de la misma normativa?, ya que estos prevén las causales de irregistrabilidad discutidas en el proceso interno. El Órgano Consultante delimitó así su solicitud: “interpretación prejudicial del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de explicar si la presunción de la existencia de un riesgo de confusión previsto en esa norma se genera en los casos en que se reproduce de manera idéntica únicamente el elemento preponderante de una marca mixta (por ejemplo si se trata de una marca mixta cuyo elemento denominativo es el preponderante dentro del conjunto del signo y es precisamente ese elemento denominativo el que es reproducido de manera idéntica por un tercero).
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-.-) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos;
( ) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales; ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el tilutar del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: (.,) b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción”.
(.J”. 6 1.1. 1.2. Interpretación prejudicial del literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de indicar si para acoger la pretensión de indemnización del titular de una marca es necesario que se demuestre (i) que la infracción alegada existió, (ii) que se le causó un daño, (ii) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, o si para acoger esa pretensión le basta con demostrar (i) la existencia de la infracción y (ii) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero fabrique etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
La indemnización de daños y perjuicios en el marco de la acción por infracción de derechos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada El derecho al uso exclusivo de la marca El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.
Consagra esta disposición el principio “registral”, de acuerdo con el cual “el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro”. Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades: E 1.3. 14. 1.5. 1.2.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.2.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. 1.2.2.1.
En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya. 1.2.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada Informa el proceso materia de esta consulta, el haberse interpuesto una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, argumentándose por la denunciante CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. que la denunciada LUKAS EDITORES S.A. viene usando sin autorización de aquella su marca mixta KIUT, por lo cual el Tribunal abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia?.
El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el jus prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibidem.
En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. En el caso particular, se investigan las conductas descritas en tos literales a) y d) del artículo en mención, en las cuales se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-1P-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015. 8 1.6. Por metodología el Tribunal habrá de referirse primeramente a la conducta descrita en el literal d) de la norma en mención, del siguiente tenor literal: “Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: eN) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. (Y. 1.7. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit. d) Art. 155 Decisión 486): 1.7.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 1.7.1.1. 1.7.1.2. 1.7.1.3. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.8. 1.7.2.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado*. 1.7.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos'. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-1P-2008).
Se debe determinar cuál es el elemento predominante del signo mixto y tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado, En el presente asunto como el elemento denominativo es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. - — Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 10 1.9. Frente a la norma que viene siendo interpretada el Órgano Consultante, contextualizó así su solicitud: “Interpretación prejudicial del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de explicar si la presunción de la existencia de un riesgo de confusión previsto en esa norma se genera en los casos en que se reproduce de manera idéntica únicamente el elemento preponderante de una marca mixta (por ejemplo si se trata de una marca mixta cuyo elemento denominativo es el preponderante dentro del conjunto del signo y es precisamente ese elemento denominativo el que es reproducido de manera idéntica por un tercero)”.
Para incurrir en la presunción prevista en la norma, el signo usado en el comercio debe ser exactamente igual al registrado, lo que implica que reproduzca integralmente todos sus elementos y su disposición en el conjunto marcario. De no ser así, se deberá demostrar el riesgo de confusión. Ahora bien, tratándose de la conducta contemplada en el literal a), la misma es así descrita: “Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos”. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. - Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: - Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. - Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. — Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto”. 41 Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit. a) Art. 155 Decisión 486): 1.9.1.
El literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1.9.1.1. Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 1.9.1.2, Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo. 1.9.1.3.
Supuesto Ill: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos | y ll. Llama la atención que a diferencia del literal d) del artículo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos servicios que ampara la marca registrada.
El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestosó: Y jeto. A su Á Suje L Sujeto pasivo Resumen del Ñ activo supuesto eN, A | Ñ Supuesto Es titular de Usa la marca Marca protegida ¡GN 0d," l una marca | directamente para productos s que sobre los $ El cuadro fue tomado de interpretación Prejudicial del Proceso 367-IP-2015, anteriormente citada. > 12 distingue mismos aplicada sobre productos. | productos. productos.
Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre para servicios que productos aplicada sobre Supuesto | distingue vinculados a productos. 1] servicios. los servicios que distingue la marca protegida. Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre envases, | para productos o que envolturas, servicios distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto | productos o | acondicionamie | envases, tl servicios. ntos de los envolturas, productos embalajes o mencionados acondicionamien en los tos de supuestos | y Il. | productos.
El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 1.10.
Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta?. 2.
Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero fabrique etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca 2.1. Como el denunciante sostuvo que la denunciada transgredió el literal c) del artículo 155, en la medida en que la marca KUIT SPRING conlleva la Se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 7 de julio de 2016, en el Proceso 376-1P- 2015. 13 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. necesaria fabricación, manufactura, producción y posterior ofrecimiento y comercialización de los cuadernos que incorporan la denominación KIUT, se abordará el tema propuesto.
Esta causal de infracción es así prevista en el respectivo literal: “Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales”.
Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.
Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: 2.4.1. Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. 2.4.2. Comercializar: Incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. 2.4.3. Detentar: Incurre en la conducta quien almacene dichos materiales con la intención de su posterior uso en la comisión de la infracción. La simple acción de poseer los elementos sin la intención de la comisión de la infracción no hace parte del supuesto de hecho que prevé la norma.
Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice, es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 14 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Finalmente, es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada, es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición. La indemnización de daños y perjuicios en el marco de la acción por infracción de derechos Teniendo en cuenta que el proceso interno se adelanta en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, y que el Consultante solicita ciertas precisiones sobre el tema, se abordará el asunto SS reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la material, Como ya se expuso, el medio procesal previsto en el régimen comunitario para realizar el jus prohibendi en el ámbito marcario, es la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, por cuya vía procesal se investigan las conductas infractoras atrás analizadas.
Establece el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
Como se desprende de esta disposición, claramente en ella se determina, de una parte, que el sujeto pasivo de la infracción o del comportamiento, es el titular o cotitular de la marca presuntamente afectado con la comisión del comportamiento infractor, mismos quienes están legitimados para instaurar la respectiva acción y, de otra parte, que el sujeto activo de la infracción es cualquier ¡persona que ejecute alguno de tos comportamientos constitutivos de alguno de aquellos lesivos de los derechos de propiedad industrial y, por lo tanto, quien efectivamente lo vulnera, lo cual desde luego implica demostrar también la ocurrencia del hecho constitutivo de la infracción. Ver la Interpretación Prejudicial 322-IP-2015 del 23 de junio de 2016. 15 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9, También puede ser sujeto activo de la infracción cualquier persona que realice actos manifiestos encaminados a ejecutarla, de donde los actos que manifiesten la inminencia deben entenderse como aquellos idóneamente dirigidos a la realización de la infracción, esto es, que racionalmente permitan inferir la dirigida comisión material del acto adecuado a la misma según se trate, lo cual lógicamente debe tener la demostración fáctica que así permita inferirlo válidamente.
Lo anterior sintetiza el objeto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, es decir, que se investigue y se obtenga de la autoridad nacional competente el pronunciamiento que en derecho corresponda en relación con los comportamientos denunciados de infringir los derechos de propiedad industrial, así como la adopción de las medidas que procedan de acuerdo con las establecidas en el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuya norma está prevista una serie de medidas no taxativas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente, tales como el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.
Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar como allí se prevé, la indemnización de daños y perjuicios. Por su parte, el artículo 243 establece los parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para valorar la indemnización, cuyos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. En efecto, el artículo 243 contempla en forma no taxativa, los criterios que deberán observarse para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor, quien deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos las bases para fijaria.
En conclusión, para que se pueda obtener una indemnización de daños y perjuicios en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se deberá probar la infracción, el daño y el nexo causal. Para calcular el monto de la indemnización se deben utilizar los criterios no taxativos enunciados en el mencionado artículo 243; además del lucro cesante y el daño emergente, se presentan otras alternativas como el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de la infracción, o el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual.
Frente a la materia regulada en las precitas normas, el Órgano Consultante contextualizó así su solicitud: 16 “Interpretación prejudicial del literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de indicar si para acoger la pretensión de indemnización del titular de una marca es necesario que se demuestre (i) que la infracción alegada existió, (ii) que se le causó un daño, (iii) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, o si para acoger esa pretensión le basta con demostrar (i) la existencia de la infracción y (ii) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción”.
De conformidad con los fundamentos de interpretación ya expuestos, para acoger la pretensión de indemnización es necesario que se demuestre la infracción, el daño causado y el nexo causal. Ahora bien, para calcular el monto de la indemnización se pueden utilizar, entre otros, los criterios plasmados en el articulo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Si se pretende aplicar el literal b) de la misma norma, se deberá demostrar, en efecto, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2015-005327, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudiciai se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estat Cecilia LUISA Ayllérluinteros MAGISTRADA o del Tribunal. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 17 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 311-IP-2015 | 18