TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 355-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00094 Referencia: Diseño industrial: “CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES”.
Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2292, recibido el 17 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 115, 124 y 126 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2012-00094; y, El auto de 7 de diciembre de 2015 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1%. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ( pe 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Hechos Relevantes: El 23 de julio de 2009, COLGATE PALMOLIVE COMPANY (en adelante COLGATE), solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del diseño industrial “CEPILLO DE DIENTES”.
(Expediente administrativo 09 076855). El 30 de julio de 2009, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones mediante Oficio 8617, solicitó a COLGATE cambiar el titulo del diseño industrial solicitado por el de "CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES”. El título fue modificado. Una vez publicada no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 30 de abril de 2010, la División de Nuevas Creaciones mediante Resolución 024150, negó el registro del diseño industrial solicitado.
Consideró que carece manifiestamente de novedad afirmando que: “( ) hechos los análisis de la anterioridad (D1) y comparados estos con la solicitud, se determina que: i) se trata de diseños que comparten formas similares. ii) se presentan diferencias secundarias entre el diseño solicitado y el antecedente presentado en cuanto (1) a los arcos en alto relieve ubicados en el arco posterior de la cabeza del cepillo en el diseño solicitado, (2) en cuanto a la presencia de pequeñas formas cuadradas en la parte inferior del mango del cepillo en el diseño solicitado y (3) en cuanto a la presencia de pequeños círculos alrededor del cuerpo del cepillo en D1.” COLGATE presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.
IS 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. El 17 de mayo de 2011, la División de Nuevas Creaciones mediante la Resolución 25907, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación. El 10 de octubre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 55681, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
COLGATE presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad de los anteriores actos administrativos. El 17 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 2292, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por COLGATE: Manifestó que la solicitud presentada no fue objeto de oposición de terceros, por lo cual no era viable el examen de novedad realizado por la SIC. Al realizarlo la Entidad violó el derecho del solicitante al debido proceso, en tanto actuó en contravención del procedimiento establecido en el inciso 2 del artículo 124 de la Decisión 486.
Agregó que las únicas diferencias evaluadas por la Superintendencia fueron “los arcos de alto relieve ubicados en el costado posterior de la cabeza del cepillo y la presencia de formas cuadradas en la parte inferior del mango en el diseño de la solicitud”, olvidando considerar las demás diferencias visibles entre el diseño solicitado a registro y el referido en el documento D1!.
Sostuvo que el diseño solicitado tiene una única superficie (sin delimitación de sus secciones de cabeza, empuñadura y base), en cuya parte central se aprecia una serie de figuras en forma de rombos y diamantes; mientras que en el diseño D1 el cuerpo del cepillo esta visualmente dividido en tres secciones demarcadas por dos lineas curvas, estando las secciones inferiores libres de ornamentos, mientras que la sección central se encuentra adornada por figuras circulares abiertamente distribuidas Indicó que el diseño solicitado genera una impresión diferente a la que tiene el diseño D1, de modo que a los ojos del consumidor el nuevo modelo resultará más atractivo, lo que hará que se decida por elegirlo.
D476,156 S USPTO, 24 de junio de 2003. 3.5. Manifestó que las similitudes entre los diseños comparados basadas en 4.1. la función ergonómica no deben ser tenidas en cuenta, ya que para determinar la novedad y singularidad solamente son relevantes las diferencias puramente estéticas. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen, señaló que según el artículo 124 de la Decisión 486, se encuentra facultada para realizar de oficio el examen de novedad cuando el diseño industrial “carezca manifiestamente de novedad” y que por las evidentes semejanzas encontradas no se podía considerar novedoso el diseño solicitado.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 115, 124 y 126 de la Decisión 486, los cuales se interpretarán por ser procedentes. De oficio, se interpretará el artículo 113 de la mima normativa?, por ser pertinente en el presente asunto precisar los requisitos para la protección del diseño industrial.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias. Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los articulos 113 y 116.
La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentará una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.
Artículo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro. 1.1. 1.2. 1.3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico.
El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. Como en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial “CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES”, y como quiera que la Superintendencia negó la solicitud, el Tribunal abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes.? El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial.
El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
De la anterior definición normativa, se podrían establecer las siguientes caracteristicas de la figura del diseño industrial*: 1.3.1. Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética, es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica.
Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios y singulares.? “ Se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010 y 248- IP-2015 de 4 de febrero de 2016.
Sobre las características de los Diseños Industriales se puede ver: Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, octubre, 2002, Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005. 1.3.2. Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto.
Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. 1.3.3, Recae sobre aspectos no técnicos. Las caracteristicas exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. 1.3.4. Incorporación en un artículo utilitario.
Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función, es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el Diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.
Requisitos y efectos del registro 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Esto quiere decir que el acto de registro es constitutivo del derecho, cuya duración será de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (artículo 128 de la Decisión 486).
El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. De conformidad con el artículo 115 de la Decisión 486 un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.
Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta). Si bien la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales, ya que la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras, el Tribunal encuentra que las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, en lo que corresponda de conformidad con su naturaleza, serán aplicables a la figura del diseño industrial.
Lo mencionado es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 195-1P-2013 de 20 de marzo de 2014. 1.9. 1.10. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. En consecuencia con lo anterior, no es registrable un diseño industrial que consista exclusivamente en formas usuales de los productos, ni tampoco si es confundible con otros signos distintivos previamente registrados o solicitados.
Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, se debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias Como en el proceso interno se discute si el diseño solicitado es novedoso en relación con el diseño antecedente: D476,156 S (D1), se tratará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes”. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.
Se considerarán secundarias las diferencias entre dos diseños industriales, si para el consumidor no son un parámetro de elección al adquirir un producto en el mercado. Si las diferencias, por el contrario, se constituyen como un elemento fundamental en la elección, podriamos afirmar que las diferencias son sustanciales. Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: 2.4.1.
Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. 2.4.2. La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 248-IP-2015 del 4 de febrero de 2016 y 155-1P-2015 de 19 del febrero de 2016.
Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 del 23 de agosto de 2005 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. 2.4.3.
Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, éstos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo. Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor, el juez consultante encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión sería que no posee novedad.
Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería que el diseño solicitado sí cumple con el requisito de novedad. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional Como la demandante sostuvo que las similitudes en relación con la función ergonómica de los diseños no deben ser tenidas en cuenta, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia”.
El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohibe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.
Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre si, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue.
Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 248-1P-2015 del 4 de febrero de 2016 y 155-1P-2015 del 19 de febrero de 2016. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una caracteristica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto.
Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado.
Por lo tanto, se deberá determinar si la cabeza y el mango del cepillo de dientes solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con el diseño existente, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad Como en el proceso interno se discute si la Superintendencia estaba facultada para hacer un examen de oficio en el marco del artículo 124 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto.
El párrafo segundo del artículo 124 de la Decisión 486 consagra una expresa prohibición para la oficina nacional competente en el campo de los diseños industriales: no podrá realizar de oficio la solicitud de un diseño industrial argumentando la falta de novedad. Esto implica que si no se presentan oposiciones, la oficina Únicamente analizará si el objeto de la solicitud es protegible mediante la figura del diseño industrial, es decir, si cumple con las características básicas contenidas en la definición plasmada en el artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 116 de la misma normativa, pero no hará un examen de novedad de oficio, es decir, no realizará una búsqueda de anterioridades en sus bases de datos.
No obstante lo anterior, en el párrafo tercero del propio artículo 124 se establece una excepción: que el diseño solicitado carezca manifiestamente de novedad. Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por lo tanto, la oficina nacional en estos casos no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños 4.5. similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte arbitrario y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos.
Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente. En consecuencia, se deberá analizar si el diseño industrial CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES carecia de novedad manifiesta, de conformidad con los parámetros expresados en la presente interpretación prejudicial y, de esta manera, determinar si la oficina nacional competente cumplió con los requisitos de la normativa comunitaria al denegar el registro (artículo 126 de la Decisión 486).
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00094, la que deberá adoptarla a! emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Cecilia Luisa A / | HÓñ Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro z Apac MAGISTRADO 10 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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