/ % yo TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de octubre de 2016 Proceso: 409-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00380 Referencia: Signos EMILIA ROMAGNA (mixto) y LA ROMANA (denominativo) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2650, recibido el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2010-00380; y, El auto de 25 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: JORGE E. VERA VARGAS (AGENTE OFICIOSO DE CÉSAR ¡[ANNINI SALAS SS 1 2.1. 2.2.
2.3. REPRESENTANTE LEGAL DE lANINI 8 SURACE LTDA.) Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA ES SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: SICADIA LTDA. Hechos Relevantes: El 27 de junio de 2008, SICADA S.A. solicitó el registro del signo EMILIA ROMAGNA (mixto), para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios para proveer alimentos y bebidas” (Expediente administrativo 08 066522).
CÉSAR IANNINI SALAS presentó oposición argumentando la existencia de riesgo de confusión con el signo denominativo LA ROMANA, previamente solicitado como marca y presuntamente utilizado como enseña comercial, para amparar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente administrativo 0656211). El 26 de mayo de 2009 mediante Resolución 25760 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca EMILIA ROMAGNA (mixta).
Contra dicho acto administrativo CÉSAR JANNINI SALAS interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. El 30 de junio de 2009 mediante Resolución 32914, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado, y concedió el recurso de apelación. El 28 de agosto de 2009 mediante Resolución 43160, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.
JORGE E. VERA VARGAS, actuando como agente oficioso de CÉSAR ¡ANNINI SALAS, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando la nulidad de los actos administrativos referenciados anteriormente. El 14 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 2650 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por CESAR JANNINI SALAS: Indicó que el signo solicitado no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica consagrados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que los signos en conflicto son confundibles entre sí. Además, que la enseña comercial LA ROMANA ha sido utilizada por la sociedad IANNINI 8 SURACE LTDA., desde hace aproximadamente cuarenta (40) años.
Por lo tanto, al haberse otorgado el registro del signo mixto EMILIA ROMAGNA, se está desconociendo el derecho de uso exclusivo que radica sobre la precitada enseña comercial, la cual se ha venido empleando para distinguir servicios de: "Restaurante, cafetería, lonchería y similares. Compra, transformación y venta al público de artículos alimenticios y bebidas”, de igual manera que aporta suficiente material probatorio que acredita el uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial LA ROMANA.
Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:. En resumen informó que los signos en conflicto no son confundibles y que por lo tanto pueden coexistir en el mercado, que la composición ortográfica de los signos en conflicto difiere notablemente porque el signo solicitado cuenta con dos (2) expresiones, mientras que la enseña comercial de la demandante está conformada por una sola. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Señaló que los conceptos a los que aluden los signos en conflicto son bastante diferentes entre si: i) El signo solicitado corresponde a un nombre y apellido femenino; ii) La enseña comercial se refiere a un gentilicio de una persona oriunda de Roma y el elemento gráfico del signo solicitado contribuye a incrementar o potencializar su distintividad.
Participación del Tercero Interesado SICADA LTDA.: Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético, ideológico y gráfico. Adujo que el objeto social del RESTAURANTE EMILIA ROMAGNA es: “La instalación y explotación de restaurantes y similares, e importación de productos y bienes para su funcionamiento”.
Por lo tanto, debe considerarse que los servicios que ofrece son totalmente diferentes a los de “cafetería y loncheria, entre otros”, que presta la parte demandante. indicó que los productos que ofrecen ambos establecimientos comerciales difieren sustancialmente entre sí, y están destinados a un público consumidor específico. De igual manera los medios de comunicación al momento de publicitar los establecimientos comerciales de las partes en conflicto, lo hacen esclareciendo las particularidades de los servicios y productos que ofertan.
Adicionó que los origenes geográficos de los signos en conflicto difieren entre sí: i) EMILIA ROMAGNA: región de Italia; ii) LA ROMANA: evoca a la ciudad de Roma y que aun cuando el consumidor medio no conociera dicha diferencia geográfica, la denominación EMILIA ROMAGNA aludiría a un nombre femenino además de prevalecer el elemento gráfico.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará por ser procedente el artículo 136 literal b) y no así el artículo 134, ya que como contiene el concepto de marca no es necesariamente aplicable para resolver el caso bajo estudio.
De oficio, se interpretarán los artículos 191, 192, 193 y 200 de la misma normativa! en consideración a los temas de los cuales informa Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) 4 1.1. la controversia, entre ellos, sobre el presunto conflicto entre marcas con una enseña comercial.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ambito de protección de la enseña comercial. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica. El consumidor medio. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección de la enseña comercial Teniendo en cuenta que la sociedad demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con su enseña comercial LA ROMANA, la cual ha sido usada desde hace aproximadamente 40 años según lo aduce, corresponde abordar el tema anunciado en este punto, a lo cual procederá el Tribunal con sujeción a la jurisprudencia que ha desarrollado en la materia a partir de lo establecido en las disposiciones respectivas del Régimen Común de Propiedad Industrial b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193 Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. (..) Artículo 200. La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro". 5 1.2. 1.3. 1.4. contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
Aunque esta normativa no trae una definición explícita de enseña comercial, ésta es entendida como el signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento de comercio, a diferencia del nombre comercial cuyo esencial atributo consiste en identificar la actividad mercantil o empresarial desarrollada por una persona física o jurídicas.
De conformidad con la remisión normativa que hace el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma incluida en su Título XI denominado "De los Rótulos o Enseñas”, la enseña comercial se rige por las disposiciones aplicables al nombre comercial, como así lo ordena esta disposición: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro".
Por lo tanto, como la protección y el depósito de las enseñas comerciales debe sujetarse a la regulación establecida en esta misma normatividad para la protección del nombre comercial, resultan aplicables a la enseña comercial los artículos 191 a 193, cuyas normas respectivamente establecen: “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” -(negrillas fuera de texto)-.
“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. El Tribunal ha trazado abundante línea jurisprudencial sobre la materia, dentro de la cual se destaca la Interpretación Prejudicial del 13 de noviembre de 2012 en el marco del proceso 109- 1P-2012. Aunque el concepto de enseña comercial se encuentre cobijado dentro de lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, las dos figuras son diferentes: el nombre comercial identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que la enseña identifica un establecimiento mercantil.
Si bien el legislador comunitario en el mencionado articulo incurrió en una imprecisión, su intención fue diferenciar las dos figuras. Por tal motivo introdujo los titulos X y XI para tratar las figuras de manera independiente. 6 5 >, “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191” -(negrillas fuera de texto)-. 1.5. Aplicadas entonces estas disposiciones a la enseña comercial, el derecho exclusivo sobre la misma únicamente se adquiere por el uso, y por consiguiente su protección jurídica en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto.
Es decir, el derecho sobre la enseña comercial solamente se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 191 arriba citado. 1.5.1. Acorde con lo expuesto, el depósito de la enseña comercial no es constitutivo de derechos, pues aplicado por su parte el artículo 193 que también se citó, le es optativo al titular de la enseña comercial proceder al registro o al depósito, de donde el registro de una enseña comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre la enseña comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.
En conclusión, lo importante es demostrar su uso, ya que esto es lo que genera el derecho, pues una enseña comercial registrada y no usada pierde absolutamente el sustento jurídico de su protección, como tampoco la tiene si una enseña comercial es registrada de una manera y usada sustancialmente de otra, pues en esas condiciones no generaría ninguna clase de derecho.
La función de un sistema de registro de enseñas comerciales es por un lado informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. 1.5.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre una enseña comercial deberá probar su uso real y constante en el mercado.
Se debe demostrar que la enseña comercial efectivamente ampara un establecimiento mercantil. En tal sentido, el uso de la enseña comercial podrá demostrarse mediante fotografías, videos, imágenes del establecimiento captadas en publicidad, documentos comerciales que acrediten dicho uso, y todo tipo de material probatorio admitido por normativa nacional. 1 1.6. 2.1.
El uso debe ser constante, es decir, se debe demostrar que de manera permanente la enseña comercial identifica un establecimiento mercantil. 1.5.3. De otra parte cabe observar que quien alegue y pruebe el uso real y constante de una enseña comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse al registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 1.5.4.
Así mismo quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de una enseña comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá denunciar dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de una enseña comercial, se deberá al momento en que el signo mixto EMILIA ROMAGNA fue solicitado para registro, determinar si la enseña comercial denominativa LA ROMANA, era real y constantemente usada en el mercado, para así determinar si era protegible por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica. El consumidor medio Como en el proceso interno se discute si los signos EMILIA ROMAGNA” (mixto) y “LA ROMANA” (denominativo), son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J 4 Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. A 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser. 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos gue constituyen los signos en conflicto. ] Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 9 2.7. 2.8. 2.9. consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos EMILIA ROMAGNA (mixto) y LA ROMANA (denominativo), asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético.
Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 2.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 10 3.1. 3.2. 3.3. 2.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.94. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos compuestos De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto EMILIA ROMAGNA con el signo denominativo LA ROMANA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas! para el cotejo entre los mismos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 11 A a 3.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.3.2.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo en los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?: 3.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 9 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 12 3.5. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.
En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2.
Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto EMILIA ROMAGNA con el signo denominativo LA ROMANA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto. 13 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 201 0-00380, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estate Tribunal.
A ) / / y / y 1) Cecilia Lia Ayllór Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Herná e brano IDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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